ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98
Справа № 54/139 15.02.13
За позовом Компанії "Лєк фармацевтська дружба д.д."
До 1) Підприємства з іноземною інвестицією у формі Товариства з обмеженою відповідальністю "ФАЛБІ"
2) Державна служба інтелектуальної власності України
Про визнання недійсним Свідоцтва України № 99529 на знак для товарів і послуг "Амокси-АПО-Клавулін"
Суддя Прокопенко Л.В.
Представники:
Від позивача не з'явився
Від відповідача-1 не з'явився
Від відповідача-2 Запорожець Л.Г. - представник (дов. №16-8/6282-с від 01.09.2011)
Компанія "Лєк фармацевтська дружба д.д." звернулася до Господарського суду міста Києва з позовом до Підприємства з іноземною інвестицією у формі Товариства з обмеженою відповідальністю "ФАЛБІ" (відповідач-1) та Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (відповідач-2) про визнання недійсним Свідоцтва України № 99529 на знак для товарів і послуг "Амокси-АПО-Клавулін" та зобов'язання Державного департаменту інтелектуальної власності внести відповідні зміни до Державного реєстру знаків для товарів і послуг і здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність".
Позовні вимоги обґрунтовані тим, що знак для товарів і послуг "Амокси-АПО-Клавулін" не відповідає умовам надання правової охорони з огляду на його схожість до ступеня змішування із зареєстрованим за позивачем знаком для товарів і послуг "Амоксиклав". Також, на думку позивача, така схожість знаків може ввести в оману споживача щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар чи надає послугу.
Ухвалою від 17.04.2009 порушено провадження у справі № 54/139, розгляд справи призначено на 06.05.2009.
Одночасно з позовом позивачем подано заяву про забезпечення позову шляхом:
- заборони Підприємству з іноземною інвестицією у формі товариства з обмеженою відповідальністю "ФАЛБІ" до винесення рішення суду та набрання ним законної сили відчужувати знак для товарів і послуг "Амокси-АПО-Клавулін" за Свідоцтвом України № 99529 у будь-який спосіб, відмовлятися від Свідоцтва України № 99529 на знак для товарів і послуг "Амокси-АПО-Клавулін" повністю або частково, видавати ліцензії на використання знаку для товарів і послуг "Амокси-АПО-Клавулін" за Свідоцтвом України № 99529;
- заборони Державному департаменту інтелектуальної власності до винесення рішення суду та набрання ним законної сили вносити до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомості про зміни, пов'язані зі зміною особи власника (власників) Свідоцтва України № 99529 на знак для товарів і послуг "Амокси-АПО-Клавулін", про припинення дії Свідоцтва України № 99529 на знак для товарів і послуг "Амокси-АПО-Клавулін" повністю або частково та про видачу ліцензії на використання знака для товарів і послуг "Амокси-АПО-Клавулін" за Свідоцтвом України № 99529.
Заява про забезпечення позову задоволена судом частково в частині заборони Державному департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України до винесення рішення суду у справі № 54/139 та набрання ним законної сили вносити до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомості про зміни, пов'язані зі зміною особи власника (власників) Свідоцтва України № 99529 на знак для товарів і послуг "Амокси-АПО-Клавулін".
У зв'язку з неявкою відповідача-1 та неподанням ним витребуваних документів розгляд справи відкладено на 27.05.2009 р.
Відповідач-2 у поданому відзиві заперечив проти вимог позивача, пославшись на те, що відповідачем-1 під час проведення експертизи заявки та видачі оспорюваного свідоцтва не було виявлено підстав для відмови в наданні правової охорони позначенню "Амокси-АПО-Клавулін", а позначення "Амокси-АПО-Клавулін" за оспорюваним свідоцтвом не є схожим настільки, що його можна спутати із позначенням "Амоксиклав" за Свідоцтвом № 42286.
У поданому 27.05.2009 р. відзиві відповідач-1 також заперечив проти вимог позивача і просив відмовити у їх задоволенні, обґрунтовуючи свої заперечення тим, що позначення "Амокси-АПО-Клавулін" не є схожим настільки, що його можно сплутати із позначенням "Амоксиклав" за Свідоцтвом № 42286, а зображення знака "Амокси-АПО-Клавулін", яке міститься на упаковці, внаслідок кардинальної відмінності від зображення знака "Амоксиклав", ніяким чином не може ввести в оману споживача щодо товару, послуги та особи, яка виробляє відповідний товар.
Ухвалою від 17.06.2009 у справі № 54/139 призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено безпосередньо спеціалісту, а саме атестованому судовому експерту відповідно до витягу з Реєстру атестованих судових експертів Коваленко Тетяні Вікторівні, провадження у справі відповідно до ст. 79 ГПК України зупинено до отримання висновків експертизи.
25.08.2009 до суду надійшов Висновок № 563 судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, згідно з яким:
1. Позначення "Амокси-АПО-Клавулін", що охороняється Свідоцтвом України № 99529, та позначення "Амоксиклав", що охороняється Свідоцтвом України № 42286, є схожими настільки, що їх можна сплутати.
2. Позначення "Амокси-АПО-Клавулін", що охороняється Свідоцтвом України № 99529, є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар.
Ухвалою суду від 31.08.2009 поновлено провадження у справі, її розгляд призначено на 21.10.2009.
У наданих додаткових пояснення на висновок судової експертизи позивач вважає зазначений висновок обґрунтованим, вірним по суті та таким, що відповідає матеріалам справи.
Відповідач-2 у наданих поясненнях на висновок судової експертизи зазначає, що він є необґрунтованим та таким, що викликає сумнів у його правильності.
У судове засідання 21.10.2009 представник відповідача-1 не з'явився, через відділ діловодства суду подав клопотання про відкладення розгляду справи у зв'язку з неможливістю явки представника, який перебуває у відпустці. Клопотання задоволено, розгляд справи відкладено на 20.11.2009.
У судове засідання 20.11.2009 представник відповідача-1 не з'явився, витребуваних документів суду не надав. Ухвалою суду від 20.11.2009 розгляд справи відкладено на 15.01.2010.
У зв'язку із перебуванням судді Демченко Т.С. на лікарняному, судове засідання, призначене на 15.01.2010, не відбулося. Ухвалою суду від 15.02.2010 розгляд справи призначено на 24.02.2010.
У судове засідання 24.02.2010 представник відповідача-1 не з'явився, про причини неявки суд не повідомив, у зв'язку з чим розгляд справи відкладено на 16.04.2010.
Ухвалою суду від 03.03.2010 виправлено описку у зазначенні дати та часу розгляду справи, вказаних в ухвалі від 24.02.2010.
Як вбачається зі змісту Висновку № 563 судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, схожість знаків для товарів і послуг "Амокси-АПО-Клавулін" та "Амоксиклав" обґрунтовується експертом тим, що вказані позначення є схожими за фонетичним, графічним та семантичними ознаками.
Згідно з ч. 4 ст. 5 Закону України "Про охорону знаків для товарів і послуг" обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.
Як передбачено пунктом 4.3.2.4. Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України № 116 від 28.07.1995 (в редакції наказу Державного патентного відомства України № 72 від 20.08.1997), позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.
Враховуючи різну кількість складів та звуків порівнюваних позначень, наявність у позначенні "Амокси-АПО-Клавулін", що охороняється Свідоцтвом України № 99529, середньої частини -АПО-, яка відсутня у позначенні "Амоксиклав" за Свідоцтвом України № 99529, та враховуючи різне звучання кінцевих частин порівнюваних позначень, висновки експерта щодо фонетичної схожості вказаних позначень викликають сумнів у їх правильності.
Також викликає сумнів у його правильності висновок експерта щодо графічної схожості порівнюваних позначень, оскільки експерт лише припускає можливість їх схожості за певних умов використання, зазначаючи, що "знак для товарів і послуг "Амокси-АПО-Клавулін" за Свідоцтвом України № 42286 та знак для товарів і послуг "Амоксиклав" за Свідоцтвом України № 99529 можуть бути схожими за графічними ознаками за певних умов їх використання, тобто вони можуть стати схожими настільки, що виникне ризик їх сплутування споживачем у разі виконання їх однаковим шрифтом та/або кольором та/або у складі однакових за графічними елементами етикеток".
Як передбачено п. 9.2. Роз'яснення Вищого арбітражного суду України № 02-5/424 від 11.11.1998 "Про деякі питання практики призначення судової експертизи", якщо висновок експерта визнано необґрунтованим чи таким, що суперечить іншим матеріалам справи, або коли він викликає сумнів у його правильності, з ініціативи суду або за клопотанням учасників процесу призначається повторна судова експертиза.
Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку про необхідність призначення у справі повторної експертизи об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої суд вважає за доцільне доручити безпосередньо спеціалісту, а саме атестованому судовому експерту відповідно до витягу з Реєстру атестованих судових експертів Мещеряковій Н.М.
Ухвалою суду від 17.06.2009 призначено у справі № 54/139 повторну судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено атестованому судовому експерту відповідно до витягу з Реєстру атестованих судових експертів Мещеряковій Наталії Миколаївні (робоча адреса: ТОВ "Експертне бюро з питань інтелектуальної власності", 04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, буд. 32, оф. 9), на вирішення експерта поставлено наступні питання:
- Чи є такими самими або спорідненими товари і послуги, для яких зареєстрований знак для товарів і послуг "Амокси-АПО-Клавулін", що охороняється Свідоцтвом України № 99529, із товарами і послугами, для яких зареєстрований знак для товарів і послуг "Амоксиклав", що охороняється Свідоцтвом України № 42286?
- Чи є позначення "Амокси-АПО-Клавулін", що охороняється свідоцтвом України № 99529, та позначення "Амоксиклав", що охороняється Свідоцтвом України № 42286, схожими настільки, що їх можна сплутати?
- Чи є позначення "Амокси-АПО-Клавулін", що охороняється Свідоцтвом України № 99529, оманливим або таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар?.
Ухвалу та матеріали справи № 54/139 надіслано на адресу експерта: 04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, буд. 32, оф. 9, ТОВ "Експертне бюро з питань інтелектуальної власності", витрати по проведенню експертизи покладено на Підприємство з іноземною інвестицією у формі товариства з обмеженою відповідальністю "ФАЛБІ" (03170, м. Київ, вул. Тулузи, 3 Б).
Суд зобов'язав Підприємство з іноземною інвестицією у формі товариства з обмеженою відповідальністю "ФАЛБІ" здійснити попередню оплату експертизи відповідно до виставленого експертом рахунку, зобов'язав експерта після проведення дослідження та підготовки письмового висновку направити належним чином засвідчені копії експертного висновку сторонам у справі.
Провадження у справі № 54/139 зупинено до закінчення проведення судової експертизи.
Розпорядженням заступника Голови Господарського суду міста Києва від 07.12.2010 передано справу № 54/139 на розгляд судді Прокопенко Л.В.
Відділом діловодства суду було отримано від ТОВ «Експертне бюро з питань інтелектуальної власності» повідомлення та матеріали справи, з повідомлення вбачається, що експертизу не проведено, оскільки не оплачена вартість проведення експертизи.
Відповідно до ч. 3 ст. 79 ГПК України господарський суд поновлює провадження у справі після усунення обставин, що зумовили його зупинення.
Ухвалою від 26.09.2011 поновлено провадження у справі № 54/139, призначено розгляд справи на 09.11.2011, зобов'язано сторін надати письмові пояснення з урахуванням обставин, викладених у повідомленні ТОВ «Експертне бюро з питань інтелектуальної власності».
В судовому засіданні 09.11.2011 суд прийшов до висновку про необхідність проведення повторної експертизи, проведення доручити судовим експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6).
В судовому засіданні представник відповідача - 2 не заперечив.
Ухвалою від 09.11.2012 призначено у справі повторну судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено Київському науково-дослідному інституту судових експертиз.
01.08.2012 відділом діловодства суду отримано від Київського науково-дослідного інституту судових експертиз матеріали справи, а також повідомлення про неможливість дачі висновку в зв'язку з несплатою вартості проведення експертизи.
Ухвалою від 03.08.2012 провадження у справі поновлено, розгляд справи призначено на 29.08.2012.
27.08.2012 до відділу діловодства суду надійшли від представника позивача додаткові пояснення на виконання вимог ухвали Господарського суду від 03.08.2012.
В судовому засіданні 29.08.2012 представник відповідача 1 не з'явився, причини неявки суду на повідомив.
У зв'язку з неявкою представника відповідача 1 розгляд справи відкладено на 30.10.2012.
В судовому засіданні 30.10.2012 представник відповідача2 заявив клопотання про про зміну Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України правонаступником.
Відповідно до ст. 25 Господарського процесуального кодексу України, в разі вибуття однієї з сторін у спірному або встановленому рішенням господарського суду правовідношенні внаслідок реорганізації підприємства чи організації господарський суд здійснює заміну цієї сторони її правонаступником, вказуючи про це в рішенні або ухвалі. Усі дії, вчинені в процесі до вступу правонаступника, є обов'язковими для нього в такій же мірі, в якій вони були б обов'язковими для особи, яку він замінив. Правонаступництво можливе на будь-якій стадії судового процесу.
Заслухавши пояснення представника відповідача 2 та дослідивши матеріали справи суд дійшов висновку про те, що заявлене клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
В судовому засіданні 30.10.2012 суд прийшов до висновку про необхідність проведення повторної експертизи, проведення доручити судовим експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6).
Відповідно до ч. 4 ст. 42 ГПК України при необхідності господарський суд може призначити повторну судову експертизу і доручити її проведення іншому судовому експерту.
Ухвалою суду від 30.10.2012 замінено Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України правонаступником-Державною службою інтелектуальної власності України та призначено у справі № 54/139 повторну судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено Київському науково-дослідному інституту судових експертиз
18.01.2013 відділом діловодства суду отримано від Київського науково-дослідного інституту судових експертиз
матеріали справи, а також повідомлення про невиконання судової експертизи в зв'язку з не оплатою Компанією "Лєк фармацевтська дружба д.д" вартості проведення експертизи.
Відповідно до ст. 79 ГПК України, господарський суд поновлює провадження у справі після усунення обставин, що зумовили його зупинення.
Ухвалою суду від 18.01.2013 провадження у справі № 54/139 поновлено розгляд справи на 15.02.2013.
В судове засідання представник позивача не з'явився, причини неявки суду не повідомив, вмотивованих заяв та клопотань до суду не направив.
В судове засідання представник відповідача 1 не з'явився, причини неявки суду не повідомив, вмотивованих заяв та клопотань до суду не направив.
В судове засідання представник відповідача 2 з'явився, заперечив проти задоволення позову.
Оскільки представник позивача та відповідача 1 у судове засідання 15.02.2013 не з'явилися, вимог ухвали суду про поновлення провадження у справі №54/139 від 18.01.2013 не виконали, з метою створення сторонам необхідних умов для встановлення фактичних обставин справи і правильного застосування законодавства, забезпечення рівності всіх учасників судового процесу перед законом і судом, суд вирішив відкласти розгляд справи.
Враховуючи вищенаведене та керуючись ст.. ст. 77, 86 ГПК України, суд, -
УХВАЛИВ:.
1. Відкласти розгляд справи на 12.03.2013 о 11 год. 00 хв.
2. Зобов'язати сторін надати суду письмові пояснення щодо не оплати вартості експертизи.
3. Попередити сторін, що у будь-яких випадках зловживання процесуальними правами господарський суд реагуватиме на відповідні порушення у спосіб, передбачений статтею 90 ГПК України, шляхом винесення окремих ухвал, а за наявності підстав також і надіслання повідомлень органам внутрішніх справ чи прокуратури.
4. Попередити відповідачів, що у разі не направлення до суду свого повноважних представників справа буде розглянута на підставі ст. 75 ГПК України за наявними матеріалами.
Засідання відбудеться в приміщенні Господарського суду міста Києва (01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького,44-Б) в залі судових засідань № 21.
Участь представників сторін в судовому засіданні обов»язкова.
Суддя Л.В. Прокопенко
12.03.2013 о 11:00.