ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98
Справа № 54/97 20.11.12
За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Акуна Україна"
До Товариства з обмеженою відповідальністю "Акуна Юкрейн"
Про припинення порушення прав інтелектуальної власності
За позовом третьої особи з Компанія "AKUNA CZ s.r.o." ("АКУНА ЧЗ")
самостійними
вимогами на предмет спору
До Товариства з обмеженою відповідальністю "Акуна Україна"
Про припинення порушення прав інтелектуальної власності
Колегія суддів у складі:
Головуючий суддя Бондаренко Г.П.
Суддя Гумега О.В.
Суддя Картавцева Ю.В.
Представники сторін:
Від позивача Білорус С.А. (директор, довідка №072462)
Від відповідача Даниленко С.І. (дов. б/н від 19.10.2011р.)
Від третьої особи Рижова Т. Ю. (дов. б/н від 25.03.2011р.)
Відповідно до ст. 85 ГПК України в судовому засіданні 20.11.2012р. оголошено вступну та резолютивну частини рішення.
Товариство з обмеженою відповідальністю "Акуна Україна" (далі по тексту - позивач) звернулося до Господарського суду м. Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Акуна Юкрейн" (далі по тексту - відповідач) про зобов'язання відповідача припинити використання тотожного комерційного найменування "Акуна Юкрейн" та "Акуна".
Позовні вимоги обґрунтовані тим, що відповідач порушує права інтелектуальної власності позивача на комерційне найменуванням, неправомірно використовуючи комерційне найменування "Акуна Юкрейн", яке є схожим з комерційним найменуванням позивача "Акуна Україна", що може призвести до змішування з діяльністю позивача.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 15.06.2010 р. було порушено провадження у справі № 54/97, розгляд справи призначено на 07.07.2010 р.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 07.07.2010 року розгляд справи був відкладений на 08.09.2010 року, цією ж ухвалою суд залучив до участі у справі Компанію "AKUNA CZ s.r.o." як третю особу без самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача, судом відмовлено Товариству з обмеженою відповідальністю "Акуна Україна" у задоволенні заяви про забезпечення позову.
Розпорядженням Заступника Голови Господарського суду міста Києва Шевченко Е.О. від 11.10.2010 року справу №54/97 передано на розгляд судді Бондаренко Г.П., у зв'язку з перебуванням судді Демченко Т.Ф. на лікарняному.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 22.10.2010 року справу прийнято до провадження, розгляд справи призначено на 25.11.2010 року. Відповідно до ст. 77 ГПК України розгляд справи неодноразово відкладався.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 16.12.2010 року прийнято позовну заяву третьої особи з самостійними вимогами - Компанії "AKUNA CZ s.r.o." (далі - третя особа з самостійними вимогами, компанія "Акуна ЧЗ") про зобов'язання ТОВ "Акуна Україна" внести зміни до установчих документів шляхом виключення слова "Акуна" зі свого найменування, а також заборони ТОВ "Акуна Україна" здійснювати використання комерційного (фірмового) найменування компанії "Акуна Ч" у своїй господарській діяльності для сумісного розгляду з первісно заявленими позовними вимогами, відкладено розгляд справи на 19.01.2011 р. з викликом представників сторін, яких зобов'язано надати суду документи, необхідні для вирішення спору.
Представником позивача у судовому засіданні 19.01.2011 року подано заяву про призначення колегіального розгляду справи на підставі ч. 1 ст. 46 Господарського процесуального кодексу України, оскільки є підстави вважати дану справу складною.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 19.01.2011 р. у справі № 54/97 суд призначив розгляд даної справи у колегіальному складі суду, відклав розгляд справи, в зв'язку з призначенням колегіального складу розгляду справи на дату, яка буде визначена ухвалою про прийняття справи до провадження колегією суддів, призначеною у відповідності до ст. 2-1 ГПК України.
Розпорядженням від 03.02.2011 р. Голови Господарського суду міста Києва було визначено колегію суддів для розгляду справи № 54/97 у складі: головуючий суддя Бондаренко Г.П.; суддя Гумега О.В.; суддя Картавцева Ю.В. Ухвалою Господарського суду міста Києва від 07.02.2011р. колегією суддів справу прийнято до провадження, розгляд справи призначено на 01.03.2011р.
Відповідно до норм ст. 77 ГПК України в судових засіданнях оголошувались перерви, про що представники сторін були повідомлені під розписку.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 15.04.2011 року призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності у справі №54/97, проведення якої доручено атестованому судовому експерту Дорошенко Олександру Федоровичу, зупинено провадження у справі до надання висновків експертизи об'єктів інтелектуальної власності, призначеної у справі.
01.09.2011 року до канцелярії Господарського суду міста Києва надійшов висновок судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності №745 від 29.08.2011 року у справі №54/97 разом з матеріалами справи. В зв'язку з усуненням обставин, що зумовили зупинення провадження у справі, ухвалою Господарського суду міста Києва від 20.09.2011 року поновлено провадження у даній справі, розгляд справи призначено на 26.10.2011 року.
В порядку ст. 77 ГПК України в судовому засіданні 26.10.2011 року оголошувалась перерва до 17.11.2011 року для надання можливості представникам сторін подати письмові пояснення на висновок судової експертизи, проведеної у справі.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 17.11.2011 року за результатами розгляду заяви про відвід складу суду відмовлено у задоволенні поданого клопотання з мотивів, наведених в ухвалі. Ухвалою Господарського суду міста Києва від 17.11.2011 року розгляд справи відкладено на 28.11.2011 року, у зв'язку з неявкою відповідача та третьої особи з самостійними вимогами в судове засідання, розгляд клопотання про призначення у справі повторної судової експертизи відкладено судом до наступного судового засідання, запропоновано сторонам у справі письмово висловити думку щодо клопотання позивача про призначення у справі повторної судової експертизи, а також в порядку ст. 31 ГПК України зобов'язано судового експерта Дорошенко О.Ф. з'явитись в судове засідання та надати письмові пояснення у справі щодо наявності в матеріалах справи двох різних висновків №745 судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 29.08.2011р.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 28.11.2011р. у даній справі призначено повторну експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено Київському науково-дослідному інституту судових експертиз, провадження у справі зупинено до надання висновків судової експертизи, матеріали справи направлено до експертної установи.
27.04.2012 року через відділ канцелярії Господарського суду міста Києва надійшов лист КНДІСЕ №13455/11-53 від 25.04.2012 року разом з матеріалами справи №54/97, в якому повідомлено про залишення ухвали суду від 28.11.2011р. без виконання, у зв'язку з несплатою вартості експертизи ТОВ "Акуна Україна" на підставі рахунку, направленого 16.01.2012р. на адресу товариства.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 07.05.2012 року поновлено провадження та призначено розгляд справи на 14.06.2012 року.
Розпорядженням Голови Господарського суду міста Києва від 13.06.2012 року, у зв'язку зі знаходженням судді Бондаренко Г.П. у щорічній відпустці, справу №54/97 передано для розгляду колегії суддів у складі: головуючий суддя Балац С.В.; суддя Гумега О.В.; суддя Картавцева Ю.В.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 18.06.2012 року справу прийнято до провадження колегії суддів та призначено до розгляду в судовому засіданні на 10.07.2012р.
Розпорядженням Голови Господарського суду міста Києва від 02.07.2012 року, у зв'язку з виходом судді Бондаренко Г.П. з відпустки справу №5011-9/320-2012 передано на розгляд колегії суддів у складі: головуючий суддя Бондаренко Г.П.; суддя Гумега О.В.; Картавцева Ю.В. Ухвалою Господарського суду міста Києва від 05.07.2012 року справу прийнято до провадження колегії суддів у складі: головуючий суддя Бондаренко Г.П.; суддя Гумега О.В.; Картавцева Ю.В.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 10.07.2012 року розгляд справи відкладено на 24.07.2012 року, у зв'язку з неявкою позивача в судове засідання, необхідністю надання сторонами додаткових пояснень по справі.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 24.07.2012 року розгляд справи відкладено на 04.09.2012 року, у зв'язку з необхідністю надання сторонами додаткових пояснень по справі, викликом експерта в судове засідання для дачі пояснень. В порядку ст. 31 ГПК України викликано для надання роз'яснень судового експерта Дорошенко О.Ф.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 04.09.2012 року розгляд справи відкладено на 27.09.2012 року, у зв'язку з необхідністю участі судового експерта в судовому засіданні, явка якого була визнана судом обов'язковою для надання ним усних роз'яснень на запитання суду та сторін щодо зроблених висновків судової експертизи.
27.09.2012 року через відділ канцелярії Господарського суду міста Києва позивачем за первісним позовом подано Заяву про відвід експерта в порядку ст. 31 ГПК України.
Розпорядженням Голови Господарського суду міста Києва від 27.09.2012 року, у зв'язку з перебуванням судді Бондаренко Г. П. у відпустці, справу 54/97 передано на розгляд колегії суддів у складі: Головуючий суддя - Балац С. В., суддя Гумега О. В., суддя Картавцева Ю. В.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 27.09.2012 року справу № 54/97 прийнято до провадження колегією суддів у новому складі, а розгляд справи призначено на 30.10.2012 року.
Відповідно до Розпорядження Голови Господарського суду міста Києва від 15.10.2012 року, у зв'язку із виходом судді Бондаренко Г. П. із відпустки, справа № 54/97 передана для подальшого розгляду колегії суддів у складі: головуючий суддя - Бондаренко Г.П., судді Гумега О.В., Картавцева Ю.В. За таких обставин, справа № 54/97 прийнята до провадження колегією суддів у складі: головуючий суддя - Бондаренко Г. П.,суддя Гумега О. В., суддя Картавцева Ю. В.
30.10.2012 року через відділ канцелярії Господарського суду міста Києва позивачем за первісним позовом подано клопотання про відвід судового експерта.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 30.10.2012 року за результатами розгляду заяв позивача за первісним позовом від 27.09.2012 року та 30.10.2012 року про відвід експерта відмовлено у задоволенні поданих заяв з мотивів, наведених в ухвалі. В судовому засіданні 30.10.2012 року судом була оголошена перерва до 20.11.2012 року, в порядку ст. 77 ГПК України, в зв'язку з необхідністю надання додаткових пояснень по справі.
20.11.2012 року через відділ канцелярії Господарського суду міста Києва позивачем за первісним позовом подано клопотання про витребування доказів, клопотання про відвід судового експерта та клопотання про відкладення розгляду справи.
В судовому засіданні 20.11.2012 року суд, розглянувши подане клопотання про витребування доказів, задовольнив його та оглянув в судовому засіданні оригінал довіреності представника третьої особи з самостійними вимогами на предмет спору, на підставі якої останній здійснює участь в судових засіданнях по справі.
Розглянувши клопотання про відвід судового експерта, подане 20.11.2012 року, суд прийшов до висновку, що воно задоволенню не підлягає з огляду на наступне.
Клопотання первісного позивача про відвід експерта, подане 20.11.2012 року, ґрунтується в цілому на тих самих підставах, що і клопотання про відвід експерта, подане позивачем 27.09.2012 року. Суд вважає достовірними дані Державного реєстру атестованих судових експертів, ведення якого покладено на Міністерство юстиції України та як вже зазначалося в ухвалі від 30.10.2012 року у суду не має підстав сумніватися в компетенції та кваліфікації судового експерта Дорошенко О.Ф. Інші обставини, викладені в заяві про відвід судового експерта, зокрема щодо того, що експерта вступав в контакти з представником відповідача, розголошував дані, що стали відомі під час проведення експертизи, не підтверджується жодними доказами, крім тверджень представника позивача за первісним позовом.
З огляду на вищенаведене, заява позивача за первісним позовом про відвід судового експерта не підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. 4 п. 1.2.5. Постанови Пленуму Вищого господарського суду України, від 26.12.2011, № 18 "Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції" відмовивши в задоволенні наступної заяви (клопотання) про відвід, суд має право/не позбавлений права, продовжити розгляд справи, в якій заявлено такий відвід, із зазначенням про це в протоколі судового засідання та в описовій частині судового рішення з наведенням в останньому відповідних мотивів; додатково ухвала як окремий процесуальний документ у такому разі не виноситься.
В судовому засіданні 20.11.2012 року представник позивача за первісним позовом підтримав заявлені позовні вимоги про зобов'язання відповідача припинити використання тотожного комерційного найменування -"Акуна Юкрейн" та "Акуна", які вмотивовані ст. 90, 489-491 ЦК України та ст. 159 ГК України.
Відповідачем заперечено проти задоволення вказаних позовних вимог з тих підстав, що висновком судової експертизи встановлено, що комерційні найменування позивача та відповідача за первісним позовом не є тотожними. Представником третьої особи з самостійними вимогами на предмет спору надано усні пояснення по справі, заперечено проти задоволення позовних вимог за первісним позовом.
Представником третьої особи підтримано позовні вимоги третьої особи з самостійними вимогами на предмет спору про зобов'язання ТОВ "Акуна Україна" внести зміни до установчих документів шляхом виключення слова "Акуна" зі свого найменування, заборонити ТОВ "Акуна Україна" здійснювати використання комерційного (фірмового) найменування компанії "Акуна ЧЗ" у своїй господарській діяльності, які вмотивовані ст. 4 Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків, ст. 6 Паризької конвенції про охорону промислової власності та ст.ст. 454, 495 ЦК України та ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", а також ст.ст. 90, 489-491 ЦК України.
Представником позивача за первісним позовом заперечено проти задоволення позовних вимог третьої особи з самостійними вимогами на предмет спору з підстав їх необґрунтованості, в той час як представник відповідача за первісно заявленими позовними вимогами підтримав позов третьої особи з самостійними вимогами.
При цьому, суд зазначає, що справа вирішується за наявними в ній матеріалами у відповідності до п. 3.13. постанови Пленуму Вищого Господарського суду України "Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції" зазначено: неподання або несвоєчасне подання стороною у справі, іншим учасником судового процесу доказів з неповажних причин, спрямоване на затягування судового процесу, має розцінюватися господарським судом як зловживання процесуальними правами. У разі неподання учасником судового процесу з неповажних причин або без повідомлення причин матеріалів та інших доказів, витребуваних господарським судом, останній може здійснити розгляд справи за наявними в ній матеріалами та доказами або, з огляду на обставини конкретної справи, залишити позов без розгляду на підставі пункту 5 частини першої статті 81 ГПК. У наведених випадках відповідні докази не повинні прийматися в подальшому й судом апеляційної інстанції.
Враховуючи те, що позивачем не було здійснено оплати повторної судової експертизи, призначеної у справі, суд приходить до висновку, що справа має вирішуватися відповідно до наявного в матеріалах справи висновку судової експертизи № 745, проведеного експертом Дорошенко О.Ф.
Розглянувши подані матеріали, заслухавши пояснення повноважних представників сторін, всебічно і повно з'ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги, Господарський суд міста Києва -
15.09.2004 року на території України було здійснено державну реєстрацію Товариства з обмеженою відповідальністю "Акуна Україна" з місцезнаходженням: м. Київ, Русанівський бульвар, 7. Види економічної діяльності товариства:
51.18.0 - посередництво в спеціалізованій торгівлі іншими товарами,
52.27.2 - роздрібна торгівля іншими продовольчими товарами,
51.46.0 - оптова торгівля фармацевтичними товарами.
51.38.2 - спеціалізована оптова торгівля іншими видами продовольчих товарів.
11.02.2010 року на території України було здійснено державну реєстрацію Товариства з обмеженою відповідальністю "Акуна Юкрейн" з місцезнаходженням: м. Київ, вул. Воровського, 4. Види економічної діяльності вказаної юридичної особи згідно КВЕД:
51.18.0 - посередництво в спеціалізованій торгівлі іншими товарами,
52.27.2 - роздрібна торгівля іншими продовольчими товарами,
51.38.0 - оптова торгівля іншими продуктами харчування,
51.46.0 - оптова торгівля фармацевтичними товарами.
Компанія "AKUNA CZ s.r.o." ("АКУНА ЧЗ", Чеська Республіка), яка розпочала свою діяльність 19.08.1999 року (нотаріальна засвідчена копія дозволу з перекладом - стор. 96 т. 1) є власником словесної торгівельної марки AKUNA", що охороняється на підставі міжнародної реєстрації №747333.
У матеріалах справи зазначені відомості щодо знака для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією №747333 містяться у копії свідоцтва про реєстрацію торговельної марки AKUNA" №747333 від 21.07.2000 р. (арк. справи 14-17 том 1).
Дата реєстрації (151) 21.07.2000; Чеська республіка.
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва - 21.07.2020;
Знак зареєстрований для товарів 5, 30, 32 класів МКТП, а саме:
"5 - Фармацевтичні, ветеринарні вироби, дієтичні та діабетичні речовини для медичного використання, дитяче харчування, продовольчі товари для особливого харчування, а саме: вітаміни, неорганічні добавки, екстракти рослин та їх суміші, всі ці товари для медичного використання, гербіциди.
30 - Кава, чай, какао, цукор, рис, тапіока, сурогати кави, мед, меласа, дріжджі, сіль, гірчиця, оцет, соуси, спеції, льод для охолодження.
32 - Пиво, мінеральні та газовані води та інші безалкогольні напої, фруктові напої та фруктові соки, сиропи та інші продукти для приготування напоїв".
Базова реєстрація: 21.07.2000. Позначення згідно Мадридського протоколу охороняється на території: Білорусь, Боснія і Герцеговина, Болгарія, Хорватія. Російська Федерація, Угорщина, Латвія, Польща, Румунія, Словаччина. Словенія, Швейцарія, Україна, Югославія.
Причиною спору по первісно заявленим позовним вимогам стало конкурування двох фірмових найменувань позивача та відповідача у справі, що на думку позивача, порушує його права на комерційне найменування, є недобросовісною конкуренцією з боку відповідача, що призводить до змішування діяльності двох господарюючих суб'єктів -позивача та відповідача на території України, з огляду на що позивач просить зобов'язати відповідача припинити використання тотожного комерційного найменування "Акуна Юкрейн" та "Акуна".
Причиною спору у справі щодо позову третьої особи з самостійними вимогами на предмет спору є те, що Компанія "AKUNA CZ s.r.o." ("АКУНА ЧЗ"), яка є власником торгівельної марки", що охороняється за міжнародною реєстрацією № 747333, вважає, що ТОВ "Акуна Україна" існуванням свого комерційного найменування порушує права третьої особи з самостійними вимогами на торгівельну марку та права на комерційне найменування третьої особи з самостійними вимогами, з огляду на що остання просить зобов'язати ТОВ "Акуна Україна" внести зміни до установчих документів шляхом виключення слова "Акуна" зі свого найменування та заборонити ТОВ "Акуна Україна" здійснювати використання комерційного (фірмового) найменування компанії "Акуна Ч" у своїй господарській діяльності.
Суд, розглянувши первісно заявлені у справі вимоги ТОВ "Акуна України", заслухавши пояснення представників сторін, дослідивши матеріали справи, оцінивши наявні в справі докази за власним внутрішнім переконанням, що ґрунтується на вимогах закону, прийшов до висновку, що позовні вимоги ТОВ "Акуна Україна" не підлягають задоволенню, виходячи з наступного.
Згідно ст.8 Паризької конвенції про охорону промислової власності 1883р., яка набула чинності для України 25 грудня 1991р. "фірмове найменування охороняється в усіх країнах Союзу без обов'язкового подання заявки чи реєстрації і незалежно від того, чи є воно частиною товарного знака".
В ч. 1 ст. 90 Цивільного кодексу України закріплено норми, що відносяться до найменування юридичної особи: "Юридична особа повинна мати своє найменування, яке містить інформацію про його організаційно - правову форму." Згідно з ч. 3 ст. 90 ЦК України: „Найменування юридичної особи вказується в її установчих документах і вноситься до єдиного державного реєстру."
Частина 2 ст. 90 Цивільного кодексу України встановлює: "Юридична особа, що є підприємницьким товариством, може мати комерційне (фірмове) найменування. Комерційне найменування юридичної особи може бути зареєстроване у порядку, встановленому законом".
Виходячи з аналізу наведеної норми, комерційне (фірмове) найменування не прирівнюється законом до того найменування, під яким зареєстрована юридична особа. Це додаткове найменування (а ним і є, як правило, розпізнавальна частина назви юридичної особи), яке можуть мати тільки підприємницькі товариства і яке, за їх бажанням, може бути зареєстроване у порядку, визначеному законом (на даний момент такий закон відсутній). У главі 43 Цивільного кодексу України "Право інтелектуальної власності на комерційне найменування", у частині 3 ст.489 додатково роз'яснено, що відомості про комерційне найменування можуть вноситися до реєстрів, порядок ведення яких встановлюється законом. Отже, суд приходить до висновку, що поняття найменування юридичної особи та комерційне (фірмове) найменування -це різні правові поняття.
Цивільний кодекс України (ст. 420), і Господарський кодекс України (ст. 155) відносять комерційне найменування до об'єктів права інтелектуальної власності. Зі змісту ст. 154 ГК України вбачається, що ГК визначає лише особливості використання об'єктів права інтелектуальної власності у господарській діяльності, а загальне регулювання відносин щодо набуття та реалізації прав на всі об'єкти права інтелектуальної власності, включаючи і комерційне найменування, здійснюється на підставі норм ЦК України.
Згідно зі ст.489 Цивільного кодексу України, Правова охорона надається комерційному найменуванню, якщо воно дає можливість вирізнити одну особу з-поміж інших та не вводить в оману споживачів щодо справжньої її діяльності. Право інтелектуальної власності на комерційне найменування є чинним з моменту першого використання цього найменування та охороняється без обов'язкового подання заявки на нього чи його реєстрації і незалежно від того, є чи не є комерційне найменування частиною торговельної марки.
Особи можуть мати однакові комерційні найменування, якщо це не вводить в оману споживачів щодо товарів, які вони виробляють та (або) реалізовують, та послуг, які ними надаються".
Відповідно до ст. 490 ЦК України, майновими правами інтелектуальної власності на комерційне найменування є:
1) право на використання комерційного найменування;
2) право перешкоджати іншим особам неправомірно використовувати комерційне найменування, в тому числі забороняти таке використання;
3) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.
Відповідно до ст. 159 ГК України, суб'єкт господарювання - юридична особа або громадянин-підприємець може мати комерційне найменування.
Відомості про комерційне найменування суб'єкта господарювання вносяться за його поданням до реєстрів, порядок ведення яких встановлюється законом. Суб'єкт господарювання, комерційне найменування якого було включено до реєстру раніше, має пріоритетне право захисту перед будь-яким іншим суб'єктом, тотожне комерційне найменування якого включено до реєстру пізніше.
Правовій охороні підлягає як повне, так і скорочене комерційне найменування суб'єкта господарювання, якщо воно фактично використовується ним у господарському обігу.
У разі якщо комерційне найменування суб'єкта господарювання є елементом його торговельної марки, то здійснюється правова охорона і комерційного найменування, і торговельної марки.
Особа, яка використовує чуже комерційне найменування, на вимогу його власника зобов'язана припинити таке використання і відшкодувати завдані збитки.
Отже, виходячи зі змісту наведених норм, до предмету доказування у даній справі входить встановлення факту тотожності (схожості) фірмових найменувань та можливість введення в оману споживачів, що потребує спеціальних знань у сфері охорони об'єктів інтелектуальної власності, для чого судом у справі було призначено судову експертизу об'єктів права інтелектуальної власності, на вирішення якої, зокрема, були поставлені наступні питання:
- чи є тотожними (цілковито схожими) комерційні найменування Товариства з обмеженою відповідальністю "Акуна Україна" та Товариства з обмеженою відповідальністю "Акуна Юкрейн"?
- чи може використання комерційного (фірмового) найменування Товариства з обмеженою відповідальністю "Акуна Україна" та Товариства з обмеженою відповідальністю "Акуна Юкрейн" ввести в оману споживачів щодо товарів (послуг), що виробляються (реалізовуються, надаються) позивачем та відповідачем у справі?
Як зазначено у пункті 4 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 23 березня 2012 року N 5 "Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності", в вирішенні спорів, пов'язаних з правовою охороною комерційного (фірмового) найменування, судам необхідно виходити зі змісту статей 489, 490 Цивільного кодексу України та статті 159 Господарського кодексу України, відповідно до яких комерційне (фірмове) найменування дає можливість вирізнити одну особу з-поміж інших та не вводить споживачів в оману щодо справжньої діяльності цієї особи. Тому правовласнику надається правова охорона як проти використання іншими особами тотожних найменувань, так і проти використання ними найменувань, які є схожими настільки, що їх можна сплутати з відповідним комерційним (фірмовим) найменуванням і це вводить в оману споживачів щодо товарів, які виробляються та (або) реалізовуються, та послуг, які надаються.
Отже, у спорах про захист права інтелектуальної власності на комерційне (фірмове) найменування господарським судом можуть порушуватися перед судовим експертом питання як про наявність чи відсутність схожості між комерційними (фірмовими) найменуваннями до такого ступеня, що їх можна сплутати, так і стосовно того, чи може використання особами однакових або схожих комерційних (фірмових) найменувань здійснюватися без введення в оману споживачів щодо товарів, які виробляються та (або) реалізовуються, та послуг, які надаються.
Висновком судової експертизи № 745, проведеної судовим експертом О.Ф. Дорошенко, призначеної ухвалою суду від 15.04.2011 року, у відповідь на вказані запитання суду вказано наступне:
Комерційне найменування Товариства з обмеженою відповідальністю "Акуна Україна" та Товариства з обмеженою відповідальністю "Акуна Юкрейн" не є тотожними, але є схожими настільки, що їх можна сплутати.
Використання комерційного (фірмового) найменування Товариства з обмеженою відповідальністю "Акуна Україна", схожого настільки, що його можна сплутати з комерційним найменуванням Товариства з обмеженою відповідальністю "Акуна Юкрейн", не може ввести в оману споживачів щодо товарів 5, 30, 32 класів МКТП і споріднених з ними послуг, що реалізовуються і надаються Товариством з обмеженою відповідальністю "Акуна Україна", оскільки зазначені юридичні особи здійснюють однакову діяльність.
Ґрунтуючись на вказаному, оскільки експертним висновком № 745, встановлено, що конкуруючі комерційні (фірмові) найменування не можуть ввести в оману споживачів щодо товарів та послуг, що реалізовуються позивачем та відповідачем, підстав для задоволення позовних вимог ТОВ "Акуна Україна" не має.
Суд критично оцінює наданий експертом висновок щодо питання, яке експерту на дослідження не ставилось, про те, що використання комерційного (фірмового) найменування Товариства з обмеженою відповідальністю "Акуна Україна", схожого настільки, що його можна сплутати з комерційним найменуванням Товариства з обмеженою відповідальністю "Акуна Юкрейн", може ввести в оману споживачів щодо особи, яка виробляє (розповсюджує) товари та надає послуги, тобто призвести до змішування діяльності двох суб'єктів господарювання, з огляду на наступне.
Суд також зазначає, що матеріали справи містять докази, зокрема пляшку напою O», дослідження продукту дієтичного споживання mint»свідчить, що станом на 15.06.2010 року (дата виробництва) виробництво продукту під назвою mint»здійснювалося компанією AKUNA Health Products Inc. (Канада).
Даний факт не заперечується жодною зі сторін спору, а отже висновок суду щодо можливості введення споживачів щодо особи виробника не підтверджується жодними доказами у справі, оскільки дані щодо особи виробника - AKUNA Health Products Inc. (Канада) повністю відповідають дійсності.
При цьому, матеріали справи містять докази (зокрема додані до позовної заяви третьої особи з самостійними вимогами), що Компанія "Акуна ЧЗ" (Чехія) до 02.03.2010 року була учасником ТОВ "Акуна Україна" а між Корпорацією Акуна Інтернешнл Корпорейшн та позивачем існував договір про ексклюзивні права від 29.11.2004 року, відповідно до якого постачання (продаж) на території України напою, що вироблявся Корпорацією, здійснювала TOB "АКУНА Україна" (позивач) до квітня 2010 року.
12.05.2010 року між Компанією "Акуна ЧЗ" та відповідачем -ТОВ "Акуна Юкрейн" було укладено ліцензійний договір на використання торгових марок, зокрема »та як слідує з тексту позовної заяви третьої особи з самостійними вимогами з травня 2010 року ТОВ "Акуна Юкрейн" здійснює реалізацію продукції Корпорація Акуна Інтернешнл Корпорейшн під торговою маркою », яка належить Компанії "Акуна ЧЗ", на території України.
За таких обставин, суд приходить до висновку, що позивач та відповідач співпрацювали з виробником продукції - Корпорація Акуна Інтернешнл Корпорейшн щодо реалізації на території України продукції виробника в різний проміжок часу. Доказів протилежного сторонами не наведено, а отже, суд не вважає належним доказом висновки експерта в цій частині.
Судом також зазначається, що ухвалою суду від 28.11.2011 року для усунення сумнівів у правильності судового висновку № 745, судом за клопотанням позивача було призначено повторну судову експертизу, яка однак не була проведена через несплату її вартості позивачем та відмовою інших представників сторін здійснити оплату вартості повторної експертизи. Отже, суд робить свої висновки за наявними в справі доказами, одним з яких є висновок судової експертизи № 745, який оцінюється судом на підставі ст. 43 ГПК України в сукупності з іншими матеріалами справи.
Суд, розглянувши позовні вимоги третьої особи з самостійними вимогами на предмет спору, заслухавши пояснення представників сторін, дослідивши матеріали справи, оцінивши наявні докази за власним внутрішнім переконанням, що ґрунтується на вимогах закону, прийшов до висновку, що позовні вимоги Компанії "AKUNA CZ s.r.o." задоволенню не підлягають, виходячи з наступного.
Як вже зазначалося судом вище Компанія "AKUNA CZ s.r.o." ("АКУНА ЧЗ", Чеська Республіка), яка розпочала свою діяльність 19.08.1999 року (нотаріальна засвідчена копія дозволу з перекладом - стор. 96 т. 1) у Чеській Республіці, є власником словесної торгівельної марки "АKUNA", що охороняється на підставі міжнародної реєстрації №747333.
Знак зареєстрований для товарів 5, 30, 32 класів МКТП, а саме:
"5 - Фармацевтичні, ветеринарні вироби, дієтичні та діабетичні речовини для медичного використання, дитяче харчування, продовольчі товари для особливого харчування, а саме: вітаміни, неорганічні добавки, екстракти рослин та їх суміші, всі ці товари для медичного використання, гербіциди.
30 - Кава, чай, какао, цукор, рис, тапіока, сурогати кави, мед, меласа, дріжджі, сіль, гірчиця, оцет, соуси, спеції, льод для охолодження.
32 - Пиво, мінеральні та газовані води та інші безалкогольні напої, фруктові напої та фруктові соки, сиропи та інші продукти для приготування напоїв".
Дата реєстрації 21.07.2000 року.
У відповідності до ст. 4 Мадридської Угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 14.04.1891 року, з дати реєстрації, зробленої таким чином в Міжнародному бюро відповідно до положень статей 3 та 3 ter, у кожній зацікавленій договірній країні знаку надається така сама охорона, як і у випадку, коли б він був заявлений там безпосередньо.
Отже, позначення, що належить третій особі з самостійними вимогами, згідно Мадридського протоколу охороняється на території: Білорусь, Боснія і Герцеговина, Болгарія, Хорватія. Російська Федерація, Угорщина, Латвія, Польща, Румунія, Словаччина. Словенія, Швейцарія, Україна, Югославія.
Відповідно до ст. 495 ЦК України, майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є:
1) право на використання торговельної марки;
2) виключне право дозволяти використання торговельної марки;
3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання;
4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.
Майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку належать володільцю відповідного свідоцтва, володільцю міжнародної реєстрації, особі, торговельну марку якої визнано в установленому законом порядку добре відомою, якщо інше не встановлено договором.
Відповідно до частин 4, 5 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів та послуг", свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом:
зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг;
зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги;
позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати;
позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.
Виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак не поширюється на:
здійснення будь-якого права, що виникло до дати подання заявки або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки;
використання знака для товару, введеного під цим знаком в цивільний оборот власником свідоцтва чи за його згодою, за умови, що власник свідоцтва не має вагомих підстав забороняти таке використання у зв'язку з подальшим продажем товару, зокрема у разі зміни або погіршення стану товару після введення його в цивільний оборот;
некомерційне використання знака;
усі форми повідомлення новин і коментарів новин;
добросовісне застосування ними своїх імен чи адрес.
Висновком № 745 від 29.08.2011 року судової експертизи, призначеної ухвалою суду від 15.04.2011 року, експертом у відповідь на запитання суду встановлено:
Комерційне (фірмове) найменування Товариства з обмеженою відповідальністю "Акуна Україна" є схожим зі знаком для товарів і послуг, що охороняється за міжнародною реєстрацією №747333 настільки, що дане комерційне (фірмове) найменування та знак можна сплутати, та воно може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги.
Товари, щодо яких зареєстровано торговельну марку, яка охороняється за міжнародною реєстрацією №747333, та послуги, які надає Товариство з обмеженою відповідальністю "Акуна Україна", є спорідненими.
Не ставлячи під сумнів висновки експертизи про те, що комерційне (фірмове) найменування позивача є схожим з торгівельною маркою третьої особи з самостійними вимогами, суд однак зазначає, що третьою особою з самостійними вимогами не правильно обрано спосіб захисту порушеного права на торгівельну марку, оскільки заявлено вимоги не про заборону ТОВ "Акуна Україна" використовувати товарний знак у своїй діяльності, а стосується зобов'язання внести зміни в установчі документи.
ТОВ "Акуна Україна", яка є відповідачем за позовом третьої особи з самостійними вимогами, є господарським товариством зареєстрованим за законодавством України, а отже його діяльність регулюється нормами ЦК України та Закону України "Про господарські товариства".
Відповідно до ст. 113 ЦК України, господарським товариством є юридична особа, статутний (складений) капітал якої поділений на частки між учасниками.
Як встановлено ст. 145 ЦК України, вищим органом товариства з обмеженою відповідальністю є загальні збори його учасників. До виключної компетенції загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю належить, зокрема, внесення змін до статуту товариства, зміна розміру його статутного капіталу.
Вказані положення деталізовані в Законі України "Про господарські товариства". Виходячи зі змісту наведених норм, суд приходить до висновку, що внесення змін до установчих документів, про що просить у позові третя особа з самостійними вимогами, відноситься до виключної компетенції загальних зборів.
Отже, третьою особою з самостійними вимогами обрано невірний спосіб захисту порушеного права, що є підставою для відмови у позові в цій частині. При цьому, суд позбавлений права здійснювати самостійну трактовку заявлених позовних вимог.
Щодо позовних вимог в частині заборони ТОВ "Акуна Україна" здійснювати використання комерційного (фірмового) найменування Компанії "AKUNA CZ s.r.o.", то суд вважає, що позовні вимоги в цій частині є недоведеними.
Як вже зазначалося вище третя особа з самостійними вимогами створена за законодавством Чеської Республіки. Як свідчить нотаріальна засвідчена копія дозволу з перекладом (стор. 96 т. 1) третю особу було зареєстровано 19.08.1999 року, отже третя особа з самостійними вимогами набула права на своє фірмове найменування на території Чехії з моменту його першого використання.
Суд зазначає, що комерційне найменування третьої особи з самостійними вимогами викладено латиницею - "AKUNA CZ s.r.o.", а переклад даної назви кирилицею, що міститься в документах у справі, викладається, зокрема, і в документах третьої особи з самостійними вимогами, по різному.
Як свідчать матеріали справи третя особа з самостійними вимогами свого представництва на території України не має, діяльність на території України щодо реалізації свого товару здійснювала спочатку через ТОВ "Акуна Україна", а з травня 2010 року -через ТОВ "Акуна Юкрейн", які є юридичними особами, зареєстрованими за законодавством України.
Будь-яких доказів здійснення діяльності чи використання свого фірмового найменування на території України третьою особою з самостійними вимогами, матеріали справи не містять.
Відповідно до ч. 2 ст. 489 ЦК України, право інтелектуальної власності на комерційне найменування є чинним з моменту першого використання цього найменування та охороняється без обов'язкового подання заявки на нього чи його реєстрації і незалежно від того, є чи не є комерційне найменування частиною торговельної марки. Вказане положення узгоджується зі ст. 8 Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20.03.1983 року, якою передбачено, що фірмове найменування охороняється в усіх країнах без подання заявки чи реєстрації і незалежно від того, чи є воно частиною товарного знаку.
За таких обставин, суд приходить до висновку, що матеріали справи не містять доказів використання третьою особою свого комерційного найменування на території України щодо діяльності, спорідненої з діяльністю ТОВ "Акуна Україна".
Крім того, третьої особою з самостійними вимогами, взагалі не доведено, що її комерційне найменування та комерційне найменування ТОВ "Акуна України" є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з відповідним комерційним (фірмовим) найменуванням і це вводить в оману споживачів щодо товарів, які виробляються та (або) реалізовуються, та послуг, які надаються.
Будь-яких належних доказів цьому твердженню третьої особи з самостійними вимогами матеріали справи взагалі не містять.
У відповідності зі ст.33 ГПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.
Оскільки суд не вбачає підстав для задоволення позову, з огляду на його недоведеність, що є самостійною підставою для відмови в позові, дослідження факту пропущення строку позовної давності, на який посилалося ТОВ "Акуна Україна" у відзиві та просило суд застосовувати положення, що стосується позовної давності, є недоцільним (п. 11 Постанови Пленуму Верховного суду України № 14 від 18.12.2009 року). Тобто, відмова у позові з підстав пропущення строку позовної давності можлива лише у випадку, якщо судом буде встановлено наявність підстав для задоволення позову.
За таких обставин, суд відмовляє у задоволенні позовних вимог Компанії "AKUNA CZ s.r.o."
Виходячи з вищенаведеного та керуючись ст.ст.4, 49, 75, 82-85 Господарського процесуального кодексу, Господарський суд міста Києва, -
1. У задоволенні позову Товариства з обмеженою відповідальністю "Акуна Україна" відмовити.
2. У задоволенні позову Компанії "AKUNA CZ s.r.o." ("АКУНА ЧЗ") відмовити.
3. Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.
Повне рішення складено 10.12.12 року
Головуючий суддя Г.П. Бондаренко
Суддя О.В. Гумега
Суддя Ю.В. Картавцева