ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98
Справа № 5011-59/13104-2012 22.10.12
За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Донецька метізна компанія"
До 1. Приватного акціонерного товариства "Карбо та Кріплення"
2. Державної служби інтелектуальної власності України
про визнання патенту на корисну модель недійсним
Суддя Картавцева Ю.В.
Представники:
від позивача Фещенко М.Л. -представник (дов. № б/н від 16.07.2012 р.)
від відповідача 1Локтєв С.А. -представник (дов. № 12-819 від 03.10.2012 р.)
від відповідача 2Гніда Ю.Ю. -представник (дов. № 16-8/6283-с від 01.09.2011 р.)
Товариство з обмеженою відповідальністю "Донецька метізна компанія" звернулось до господарського суду Донецької області з позовом до Приватного акціонерного товариства "Карбо та Кріплення" та Державного департаменту інтелектуальної власності про визнання недійсним патенту на корисну модель № 43444 "Анкер" від 10.08.2009 p., належний ПрАТ "Карбо та Кріплення", та зобов'язання відповідача-2 внести зміни про визнання патенту на корисну модель № 43444 "Анкер" від 10.08.2009р. недійсним до Державного реєстру патентів України на промислові зразки і здійснити відповідну офіційну публікацію.
Позовні вимоги обґрунтовані тим, що позивач, вважає запатентовану відповідачем-1 корисну модель "Анкер" такою, що не відповідає умовам патентоздатності корисної моделі, а Патент № 34608 таким, що підлягає визнанню недійсним з огляду на те, що корисна модель, правову охорону якій надано вказаним патентом, не відповідає умовам патернтоздатності, є частиною існуючого в світі рівня техніки та не є новою, оскільки вже багато років використовується в Україні і в світі.
В підтвердження цього, позивач надає висновок експертизи ДП "Український інститут інтелектуальної власності" №10703/УЗ/11 від 25.05.2011р., в якому зазначено, що за результатами експертизи запатентованої корисної моделі встановлено, що запатентована корисна модель за деклараційним патентом України на корисну модель UA 43444 U, не відповідає умовам патентоздатності корисної моделі, визначеним для неї ч.1 ст.7 Закону, а саме: - за пунктом 1 формула не є новою.
Ухвалою господарського суду Донецької області від 12.08.2011р. порушено провадження у справі №33/147.
Рішенням господарського суду Донецької області від 05.06.2012р. у справі №33/147, що залишене без змін постановою Донецького апеляційного господарського суду від 03.07.2012р., у задоволенні позовних вимог Товариства з обмеженою відповідальністю "Донецька метізна компанія" відмовлено повністю.
Постановою Вищого господарського суду України від 28.08.2012р. скасовано рішення господарського суду Донецької області від 05.06.2012р. та постанову Донецького апеляційного господарського суду від 03.07.2012р. у справі № 33/147, та повернуто справу до господарського суду Донецької області для виконання вимог частини першої статті 17 ГПК України.
Листом від 14.09.2012 р. господарським судом Донецької області у відповідності з приписами ст.ст. 16, 17 ГПК України та на виконання вимог постанови Вищого господарського суду України від 28.08.2012р. по справі №33/147, направлено матеріали зазначеної справи на адресу господарського суду міста Києва.
За результатами автоматичного розподілу справу господарського суду Донецької області №33/147 передано на розгляд судді Картавцевій Ю.В.
Ухвалою господарського суду міста Києва від 27.09.2012р. прийнято до розгляду справу господарського суду Донецької області № 33/147, присвоєно справі господарського суду Донецької області № 33/147 номер 5011-59/13104-2012 та призначено справу до розгляду на 08.10.2012р.
05.10.2012р. відділом діловодства господарського суду отримано від відповідача 1 відзив на позовну заяву.
Відповідно до наданого відзиву, відповідач 1 заперечує повністю проти задоволення позовних вимог позивача та посилається на висновок №806 від 27.03.2012р. судової експертизи по господарській справі №33/147, яку було проведено Науково-дослідним інститутом інтелектуальної власності Національної академії правових наук України. Згідно даного висновку, експертом підтверджено, що Корисна модель на яку 10.08.2009р. видано патент на корисну модель №43444 "Анкер" відповідає умовам патентоздатності "промислова придатність" та "новизна".
Зважаючи на це, немає підстав для задоволення позовних вимог позивача.
В судовому засіданні 08.10.2012р. представником позивача надано письмові заперечення на відзив відповідача 1.
В даних запереченнях позивач, в підтвердження доводів позовної заяви, посилається на експертне дослідження, замовлене ним у Науково-дослідному центрі судових експертиз з питань інтелектуальної власності Міністерства Юстиції України. Так, Висновком №133/12 від 17.07.2012р. Науково-дослідного центру судових експертиз з питань інтелектуальної власності Міністерства Юстиції України, отримано відповідь, що корисна модель "Анкер" за патентом №43444 від 10.08.2009р. не відповідала умові патентоспроможності "новизна на дату заявки (09.07.2009р.).
Представником відповідача 2 в судовому засіданні 08.10.2012р. надано письмові пояснення.
Відповідно до даних письмових пояснень, відповідач 2 зазначає, що патент України № 43444 від 10.08.2009 року за заявкою № и200907148 на корисну модель "Анкер" був виданий відповідно до порядку, встановленого законодавством про охорону прав на винаходи і корисні моделі, а Державна служба, приймаючи рішення про видачу деклараційного патенту не порушила жодної з вимог законодавства України, діяла у відповідності із Законом, Правилами, та принципами, встановленими у ст. 19 Конституції України, а саме: на підставі, в межах та у спосіб, що передбачені Законом.
Також відповідач 2 в даних поясненнях доводить суд до відома, що Державним підприємством "Український інститут промислової власності" (далі - Установа) було проведено експертизу запатентованої корисної моделі за патентом України № 43444 щодо умов патентоздатності, відповідно до частини другої статті 33 закону. За результатами якої встановлено, що запатентована корисна модель за деклараційним патентом України на корисну модель № 43444, не відповідає умовам патентоздатності корисної моделі, визначеної для неї ч. 1 ст. 7 Закону, а саме за пунктом 1 формула не є новою.
В судовому засіданні 08.10.2012р. представник позивача усно заявив клопотання про призначення судової експертизи. Розгляд даного клопотання відкладено на наступне судове засідання.
В судовому засіданні 08.10.2012р. оголошено перерву до 22.10.2012р.
Представник позивача в судовому засіданні 22.10.2012р. подав у письмовому вигляді клопотання про призначення у справі №5011-59/13104-2012 повторної судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності.
В обґрунтуванні поданого клопотання представник позивача зазначає про факт наявності в справі висновку спеціаліста №128/12 від 10.05.2012р., висновку експертизи умов патентоздатності №10703/ЗУ/11 від 25.05.2011р. та висновку експертизи №116/12 від 17.07.2012р. проведеної НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності, які містять висновки повністю протилежні висновку судового експерта Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України Дорошенко О.Ф., який провів судову експертизу і надав висновок судової експертизи за №806 від 27.03.2012р.
Крім того, представник позивача зазначає, що вищевказаний висновок є необґрунтованим та таким, що суперечить матеріалам справи.
У зв'язку з наведеним позивач просить суд призначити у справі №5011-59/13104-2012 повторну судову експертизу деклараційного патенту №43444 від 10.08.2009р. на корисну модель "Анкер".
Представник відповідача 1 заперечив проти вищевказаного клопотання про призначення у справі №5011-59/13104-2012 повторної судової експертизи, посилаючись на наступне.
Відповідач стверджує, що судову експертизу проведену Науково-дослідним інститутом інтелектуальної власності Національної академії правових наук України проведено у суворій відповідності вимогам ст.ст. 41,42 ГПК України, ст.ст. 1,2,7,8 Закону України "Про судову експертизу", ст. 7 Закону України "Про охорону прав на винаходи та корисні моделі".
На підставі проведеного відповідно до чинного законодавства дослідження, було зроблено Висновок №806 від 27 березня 2012p про те, що корисна модель, на яку 10.08.2009 р. видано патент на корисну модель №43444 "АНКЕР", відповідає умові патентоздатності "промислова придатність" з урахуванням відомостей, що містяться у матеріалах справи.
За таких обставин немає необхідності проведення повторної експертизи у справі.
Ознайомившись з клопотання позивача, дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін, суд задовольняє клопотання позивача про призначення у справі №5011-59/13104-2012 повторної судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності з огляду на наступне.
Згідно з частиною 4 статті 42 Господарського процесуального кодексу України, при необхідності господарський суд може призначити повторну судову експертизу і доручити її проведення іншому судовому експерту.
Відповідно до п. 15.2 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 23 березня 2012 року N 4 "Про деякі питання практики призначення судової експертизи" зазначено, що повторною визнається судова експертиза, у проведенні якої експерт досліджує ті ж самі об'єкти і вирішує ті ж самі питання, які досліджувалися і вирішувалися у первинній судові експертизі. Нові об'єкти на дослідження повторної судової експертизи подаватися не можуть, так само як не можуть ставитися на її вирішення питання, які не розглядалися попередньою експертизою.
Повторна судова експертиза призначається з ініціативи суду або за клопотанням учасників процесу, якщо висновок експерта визнано необґрунтованим чи таким, що суперечить іншим матеріалам справи, або коли він викликає сумнів у його правильності, або за наявності істотного порушення норм, які регламентують порядок призначення і проведення експертизи. Повторну судову експертизу може бути призначено також, якщо є розходження у висновках кількох експертів і їх неможливо усунути шляхом одержання додаткових пояснень експертів у судовому засіданні. Повторну судову експертизу слід доручати іншому експерту (експертам).
Предметом спору у даній справі є визнання недійсним патенту на корисну модель № 43444 "Анкер" від 10.08.2009p., належний ПрАТ "Карбо та Кріплення". Підставою для визнання недійсною корисної моделі, правову охорону якій надано вказаним патентом, є те, що вказана корисна модель не відповідає умовам патернтоздатності, є частиною існуючого в світі рівня техніки та не є новою, оскільки вже багато років використовується в Україні і в світі.
З метою з'ясування питання щодо відповідності умовам патентоздатності корисної моделі № 43444 "Анкер", відповідно до норми ст. 41 ГПК України, господарським судом Донецької області у справі № 33/147 від 14.09.2011р. призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено Науково-дослідному інституту інтелектуальної власності Академії правових наук України.
Згідно Висновку судової експертизи №806 від 27 березня 2012p експертом Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Академії правових наук України надано відповідь, що корисна модель, на яку 10.08.2009 р. видано патент на корисну модель №43444 "АНКЕР", відповідає умовам патентоздатності "промислова придатність" та "новизна" з урахуванням відомостей, що містяться у матеріалах справи.
Проте, в матеріалах справи наявні інші висновки експертів, зокрема: висновок спеціаліста №128/12 від 10.05.2012р.; висновок експертизи умов патентоздатності №10703/ЗУ/11 від 25.05.2011р. проведеного ДП "Український інститут промислової власності" та висновок експертизи №116/12 від 17.07.2012р. проведеної НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності, висновки у яких повністю протилежні висновку судового експерта Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України.
За таких обставин, суд приходить до висновку про необхідність призначення повторної експертизи об'єктів інтелектуальної власності, оскільки є розходження у висновках кількох експертів і їх неможливо усунути шляхом одержання додаткових пояснень експертів у судовому засіданні.
Отже, враховуючи викладене та керуючись ч. 4 ст. 42, ст. 86 Господарського процесуального кодексу України, суд, -
1. Призначити у справі №5011-59/13104-2012 повторну судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручити атестованим судовим експертам Київського науково -дослідного інституту судових експертиз (03680, м. Києва, вул. Смоленська, 6).
2. На вирішення експертів поставити наступні питання:
1) Чи відповідає винахід, на який 10.08.2009р. видано патент на корисну модель №43444 "Анкер", умовам патентоздатності "новизна" з урахуванням відомостей, що містяться в матеріалах справи?
2) Чи відповідає винахід, на який 10.08.2009р. видано патент на корисну модель №43444 "Анкер", умовам патентоздатності "винахідницький рівень", з урахуванням відомостей, що містяться в матеріалах справи?
3) Чи відповідає винахід, на який 10.08.2009р. видано патент на корисну модель №43444 „Анкер", умовам патентоздатності "промислова придатність" з урахуванням відомостей, що містяться в матеріалах справи?
4) Чи стала сукупність суттєвих ознак корисної моделі за патентом №43444 "Анкер" від 10.08.2009р. загальнодоступною у світі до дати подання заявки?
5) Чи спростовує новизну корисної моделі за патентом №43444 "Анкер" від 10.08.2009р., аналог, відомий із документу D1, на який є посилання у п.4.2. Висновку експертизи щодо умов патентоздатності від 25.05.2011р. №10703/ЗУ/11, зроблений ДП "Український інститут промислової власності"?
3. Попередити експертів про кримінальну відповідальність, передбачену ст.ст. 384 та 385 Кримінального кодексу України.
4. Зобов'язати сторони надавати матеріали, необхідні для проведення експертизи.
5. Витрати по проведенню експертизи покласти на позивача (Товариство з обмеженою відповідальністю "Донецька метізна компанія"; 83114, м. Донецьк, вул. Університетська, 78). Зобов'язати позивача здійснити попередню оплату експертизи відповідно до виставленого експертною установою рахунку.
6. Зобов'язати експерта згідно з ч. 1 ст. 42 ГПК України направити сторонам у справі копію висновку судової експертизи, призначеної даною ухвалою, а також провести експертизу у строки, передбачені підпунктом 1.13 пункту 1 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень. У разі необхідності дослідження великої кількості документів та у разі складності призначеної експертизи, дозволяю проведення експертизи у більш довгий термін відповідно до чинного законодавства.
Суддя Ю.В.Картавцева