36000, м. Полтава, вул.Зигіна, 1, тел. (0532) 610-421, факс (05322) 2-18-60, E-mail inbox@pl.arbitr.gov.ua
22.05.2012 р. Справа №18/2655/11
за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Зотік", Гомельське шосе 10, с.Рівнопілля, Чернігівський р-н., Чернігівська обл.,14000
до Товариства з обмеженою відповідальністю "МГ Автомотів", вул. Зінківська 14, м.Полтава, 36009
ІІІ особа Товариство з обмеженою відповідальністю "Делфін Дістриб"юшн Україна", Гомельське шосе,10, с.Рівнопілля, Чернігівський р-н., Чернігівська обл., 14000
про зобов"язання вчнити дії
Суддя Кльопов І.Г.
Представники:
від позивача: Медвєдєв І.М., дов. від 10.10.2011р.
від відповідача: Левчановська Н.А., дов. від 19.09.2011р.. Бастановгов Д.Ю.
від ІІІ особи: Медвєдєв І.М., Рижко П.
СУТЬ СПРАВИ: Розглядається позовна заява про
1. зобов"язання відповідача припинити дії, які порушують право інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг, засвідчені свідоцтвом №120805 від 12.04.2010р., а саме: використовувати позначення "АЛЯСКА" у будь-якій формі нанесення на автомобільну хімічну продукцію низькозамерзаючу охолоджуючу рідину Тосол А40 з позначенням "АЛЯСКА", у тому числі в рекламі, мережі Інтернет, на етикетках, упаковках, при виконанні робіт та наданні послуг,
2. усунути з товару, його упаковки незаконно використаного позначення "АЛЯСКА", схожого зі знаком за свідоцтвом №120805 настільки, що їх можна сплутати та знищити виготовлені зображення з позначенням "АЛЯСКА", схожого настільки, що їх можна сплутати зі знаком за свідоцтвом №120805.
Відповідач проти позову заперечує, з мотивів, викладених у відзиві на позов.
Ухвалою господарського суду Полтавської області від 20.10.2011р. провадження у справі зупинялося та призначалася судова експертиза.
Ухвалою від 28.12.2011р. провадження у справі поновлено.
У судовому засіданні 22.05.2012р. оголошено вступну та резолютивну частини рішення відповідно до ст.85 ГПК України.
Розглянувши матеріали справи, всебічно, повно та об'єктивно дослідивши і оцінивши подані сторонами докази, на які вони посилаються як на підставу своїх вимог та заперечень, в їх сукупності, заслухавши представників сторін, суд встановив:
Товариство з обмеженою відповідальністю "Зотік" 12.08.2008р. подало до Державного департаменту інтелектуальної власності при Міністерстві освіти і науки заявку на реєстрацію знака для товарів і послуг "АляSка".
Держдепартамент зареєстрував дане позначення та видав ТОВ «Зотік»свідоцтво на знак для товарів і послуг "АляSка" за № 120805 від 12.04.2010р. Знак зареєстровано за п'ятьма класами Міжнародної класифікації товарів і послуг, а саме: 01, 03, 04, 35 та 42 клас, що відносяться до хімічних та автохімічних продуктів, технічних мастил, змазок та іншого.
27.04.2010 року Позивач та ТОВ «Дельфін Дістріб'юшн Україна» уклали ліцензійний договір за № 49/2010, відповідно до умов якого, ТОВ «Делфін Дістриб'юшн Україна» отримало невиключне право на використання знака для товарів та послуг за № 120805 від 12.04.2010 р. щодо 01, 03, 04, 35 та 42 товарів та послуг МКТУ.
ТОВ «Делфін Дістриб'юшн Україна» є ексклюзивним постачальником на території України автомобільної хімічної продукції під брендом «АляSка» з Російської Федерації. З 2007 року і по теперішній час на ринку автомобільної хімічної продукції низькозамерзаючі охолоджуючі рідини Тосол А40 з позначенням «Аляsка» представлені по всій території Україні. ТОВ «Делфін Дістриб'юшн Україна» отримує з Російської Федерації та реалізовує на території України продукцію з позначенням «АляSка»з 2007 року. А з 2009 року на території України почалося виробництво продукції під брендом «АляSка» ТОВ «Делфін Індастрі Україна» за замовленням ТОВ «Делфін Дістриб'юшн Україна».
В обгрунтування позову, позивач посилається на те, що позначення, яке використовує Відповідач при виготовлені та розповсюдженні низькозамерзаючої охолоджуючої рідини марки Тосол А40 «АЛЯСКА», є схожим до ступеню змішування зі словесним позначенням, що охороняється відповідно до свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 120805, права на використання якого належать Позивачеві 13.10.2010 року. Крім того, жодних узгоджень з Позивачем, як з Власником відповідного знаку для товарів та послуг «Аляsка» щодо використання знаку проведено не було. Також не було проведено узгоджень із ТОВ «Делфін Дістриб'юшн Україна», як з власником невиключної ліцензії на знак для товарів та послуг «АляSка».
При вирішенні спору. суд виходить з наступного.
Частина. 2 ст. 494 Цивільного кодексу України та п. 4 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15 грудня 1993 року передбачають, що обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.
Згідно зі ст.500 ЦК України будь-яка особа, яка до дати подання заявки на торговельну марку або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності добросовісно використала торговельну марку в Україні або здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, має право на безоплатне продовження такого використання або використання, яке передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користувача). Право попереднього користувача може передаватися або переходити до іншої особи тільки разом із підприємством чи діловою практикою або з тією частиною підприємства чи ділової практики, в яких було використано торговельну марку або здійснено значну і серйозну підготовку для такого використання.
Таким чином, після першого використання знака для товарів і послуг "Аляsка" у ТОВ "Зотік" виникло право попереднього користувача на цей знак. А з дня, наступного за днем подання заявки на реєстрацію цього знака, тобто з 13.08.2008р., у ТОВ "Зотік" виникли майнові права інтелектуальної власності, що випливають зі свідоцтва, а саме: право на використання знака; виключне право дозволяти його використання; виключне право перешкоджати неправомірному використанню, у тому числі забороняти таке використання.
Відповідно до ч. 4 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" використанням знаку визнається, зокрема, нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування знака в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.
Зовнішнє оформлення етикетки низькозамерзаючої охолоджуючої рідини марки Тосол А 40 з назвою «АЛЯSКА»включає:
- основний синій колір з блакитними крижинками;
- розташоване у верхній частині етикетки оформлене великими літерами білим кольором домінуюче позначення «АЛЯSКА», над яким розміщене оформлене меншим шрифтом і виконане білим кольором позначення «тосол»та зображувальний елемент «комета в ореолі»;
- у лівому нижньому куті етикетки у колі, з якого виходять стилізовані промені розміщене оформлене червоним кольором цифрове позначення «- 40* С»;
- у правому нижньому куті етикетки зображена стилізована шкала круглого термометра з біло-блакитно-синьо-червоними рисками із зазначенням місткості (1 кг, 5 кг, 10 кг тощо) та зображенням у самому куті етикетки стилізованої позначки, а саме: оформлених білим кольором літер «АL», розміщених у колі, по зовнішній нижній частині якого міститься позначення «PROTEST», а по верхній частині - словосполучення: «защита алюминиевьгх деталей системы охлаждеиия»(мовою оригіналу).
Зовнішнє оформлення контретикетки включає:
- основний синій колір;
- розташоване у верхній частині етикетки оформлене великими літерами білим кольором домінуюче позначення «АЛЯSКА», поряд з яким розміщені виконані білим кольором й оформлені меншим шрифтом позначення «тосол»та цифрове позначення «- 40*С»;
- інформація щодо властивостей товару розміщена у середній частині контретикетки і виконана значно меншим шрифтом білим та жовтим кольорами;
- у нижній частині контретикетки розміщено цілий ряд різних позначень, серед яких: квадрат оранжевого кольору з чорним перехрестям, над яким розташоване позначення «Хn». місткість товару, різні емблеми та позначки, зокрема стилізована позначка «АL»тощо.
Аналіз зовнішнього оформлення упаковки низькозамерзаючої охолоджуючої рідини марки Тосол А 40 з назвою «АЛЯSКА», яка реалізовується ТОВ «Делфін Дістриб'юшн Україна». показав, що основну розпізнавальну здатність упаковці зазначеної продукції забезпечує оригінальна поліетиленова пляшка блакитного кольору з написами «АЛЯSКА.»та етикетка синього кольору, у верхній частині якої розташовані виконані білим кольором домінуючі словесні позначення «АЛЯSКА»та «тосол», а також розміщені на етикетці зображувальні елементи. такі як «комета в ореолі»та стилізована шкала круглого термометра.
Низькозамерзаюча охолоджуюча рідина марки Тосол А 40 з назвою «АЛЯSКА» реалізовується в оригінальних поліетиленових пляшках різної місткості (1кг, 3 кг, 5 кг, 10 кг тощо) блакитного кольору.
Продукція марки Тосол А 40 з назвою «АЛЯSКА»реалізовується ТОВ «Делфін Дістриб'юшн Україна» на всій території України через дилерську мережу на підставі укладених з дилерами договорів.
З метою просування свого товару на ринку ТОВ «Делфін Дістриб'юшн Україна» використовує такі рекламні заходи як: виготовлення фірмових торгових стелажів, рекламних плакатів, буклетів, флаєрів тощо.
Таким чином, тривала присутність продукції ТОВ «Делфін Дістриб'юшн Україна»на ринку, її належна якість, а також вжитгя ТОВ «Делфін Дістриб'юшн Україна»заходів з рекламування своєї продукції сприяють обізнаності споживачів про продукцію, яка ним реалізовується. Починаючи з 2007 року протягом всього часу реалізації ТОВ «Делфін Дістриб'юшн Україна» на українському ринку низькозамерзаючої охолоджуючої рідини марки Тоеол А 40 з назвою «АЛЯSКА», зовнішнє оформлення упаковки: (пляшка, етикетка та контретикетка) та назва продукції «АЛЯSКА»- не змінювались.
ТОВ "МГ Автомотів" здійснює реалізацію низькозамерзаючої охолоджуючої рідини марки Тосол А 40 з назвою "АЛЯСКА".
На етикетці зазначеної продукції, яка реалізовується, ТОВ "МГ Автомотів" зазначає себе як виробника продукції.
Низькозамерзаючої охолоджуючої рідини марки Тосол А 40 з назвою "АЛЯСКА", яка реалізується ТОВ "МГ Автомотів", фасується в оригінальні поліетиленові пляшки різної місткості (1кг, 3 кг, 5 кг, 10 кг тощо) блакитного кольору, закручені темно-синіми кришками, з розміщеним у верхній частині або на бокових поверхнях пляшок написом «АЛЯСКА».
Зовнішнє оформлення етикетки низькозамерзаючої охолоджуючої рідини марки Тосол А 40 з назвою «АЛЯСКА»включає:
- основний фон синього кольору з розміщеними на ньому блакитними крижинками;
- розташоване у верхній частині етикетки оформлене великими літерами білим кольором домінуюче позначення «АЛЯСКА», над яким розміщене оформлене меншим шрифтом і виконане білим кольором позначення «тосол»та зображувальний елемент «комета в ореолі»;
- у лівому нижньому куті етикетки розміщене у колі, з якого виходять стилізовані промені оформлене червоним кольором цифрове позначення «- 40* С»;
- у правому нижньому куті етикетки зображена стилізована шкала круглого термометра з біло-блакитно-синьо-червоними рисками із зазначенням місткості (1 кг, 5 кг, 10 кг тощо) та зображенням у самому куті етикетки стилізованої позначки, а саме: оформлених білим кольором літер «АL», розміщених у колі, по зовнішній нижній частині якого міститься позначення OTEST», а по верхній частині - словосполучення: «защита алюминиевьгх деталей системы охлаждеиия»(мовою оригіналу).
Зовнішнє оформлення контретикетки включає:
- основний синій колір;
- розташоване у верхній частині етикетки оформлене великими літерами білим кольором домінуюче позначення «АЛЯСКА», поряд з яким розміщені виконані білим кольором й оформлені меншим шрифтом позначення «тосол»та цифрове позначення «- 40* С»;
- інформація щодо властивостей товару розміщена у середній частині контретикетки і виконана значно меншим шрифтом білим та жовтим кольорами;
- у нижній частині контретикетки розміщено цілий ряд різних позначень, серед яких: квадрат оранжево-червоного кольору з чорним перехрестям, над яким розташоване позначення «Хn», місткість товару, різні емблеми та позначки, зокрема стилізована позначка «АL.»тощо.
Аналіз зовнішнього оформлення упаковки (пляшка, етикетка та контретикетка) продукції марки Тосол А 40 з назвою «АЛЯСКА», яка реалізовується ТОВ «МГ Автоматів», та продукції марки Тосол А 40 з назвою «АЛЯSКА», яка реалізовується ТОВ «Делфін Дістриб'юшн Україна», свідчить про те, що за сукупністю основних позначень, загальною композицією, кольоровою гамою, розміщенням на етикетках та контретикетках позначень, а також самих позначень, ці упаковки є схожими до ступеня змішування
За результатами аналізу зовнішнього оформлення упаковки (пляшка, етикетка та контретикетка) продукції ТОВ «Делфін Діетриб'юшн Україна» і ТОВ «МГ Автомотів», встановлено, що у зовнішньому оформленні упаковки (пляшка, етикетка та контретикетка) продукції марки Тосол А 40 з назвою «АЛЯСКА»Відповідачем використані всі основні елементи зовнішнього оформлення упаковки (пляшка, етикетка та контретикетка) продукції марки Тосол А 40 з назвою «АЛЯSКА», які забезпечують їй розпізнавальну здатність серед упаковок продукції інших виробників - учасників ринку, а саме: оригінальна поліетиленова пляшка блакитного кольору з написами «АЛЯСКА», закручена синьою кришкою; етикетка синього кольору, у верхній частині якої розташовані виконані білим кольором домінуючі словесні позначення «АЛЯSКА»та «тосол», а також розміщені на етикетці зображувальні елементи, такі як «комета в ореолі»та стилізована шкала круглого термометра.
Таким чином, упаковка (пляшка, етикетка та контретикетка) продукції марки Тосол А 40 з назвою «АЛЯСКА», яка реалізовується ТОВ «МГ Автомотів», за кольоровою гамою, композицією, розміщенням позначень і самими позначеннями є схожою до ступеня змішування з упаковкою (пляшка, етикетка та контретикетка) продукції марки Тосол А 40 з назвою «АЛЯSКА», яка тривалий час реалізовується ТОВ «Делфін Діетриб'юшн Україна» в Україні.
Присутність в торговельній мережі продукції марки Тосол А 40 в однакових упаковках із схожим зовнішнім оформленням етикеток, зважаючи на те, що назва товарів відрізняється лише однією літерою «S»/«С», може призвести до того, що споживач може сплутати продукцію ТОВ «МГ Автомотів» з продукцією ТОВ «Делфін Діетриб'юшн Україна», і, внаслідок цього, може придбати продукцію ТОВ «МГ Автомотів»замість продукції ТОВ «Делфін Діетриб'юшн Україна».
Згідно висновку судової експертизи об"єктів інтелектуальної власності №649 від 19.04.2012р. Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім.засл.проф. М.С.Бокаріуса комбіновані позначення «АЛЯSКА» (знак для товарів і послуг - свідоцтво України №120805") та "АЛЯСКА" схожі настільки, що їх можна сплутати або ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари з використанням цього знака, а на упаковці охолоджувальної рідини "АЛЯСКА" (ТОВ "МГ Автомотів") використано знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №120805..
Відповідно до статті 4 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції»неправомірним є використання імені, комерційного (фірмового) найменування, торговельної марки (знака для товарів і послуг), рекламних матеріалів, оформлення упаковки товарів і періодичних видань, інших позначень без дозволу (згоди ) суб'єкта господарювання, який раніше почав використовувати їх або схожі на них позначення у господарській діяльності, що призвело чи може призвести до змішування з діяльністю цього суб'єкта господарювання.
ТОВ «Делфін Діетриб'юшн Україна» раніше за ТОВ "МГ Автомотів" використовує зовнішнє оформлення упаковки (пляшка, етикетка та контретикетка) для низькозамерзаючої охолоджуючої рідини марки Тосол А 40 з назвою «АЛЯSКА». Дозволу (згоди) на його використання Заявник ТОВ «МГ Автомотів»не надавав.
Згідно з ч. 5 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" власник свідоцтва на знак для товарів і послуг має право заборонити іншій особі без його згоди використовувати позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно:
- наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати;
- товарів і послуг, споріднених із наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.
Відповідно до статті 32 ГПК України доказами є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у встановленому законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору.
Стаття 33 ГПК України встановлює, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками судового процесу.
Згідно зі статтею 34 ГПК України Господарський суд приймає тільки ті докази, які мають значення для справи. Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.
Стаття 36 ГПК України передбачає, що письмовими доказами є документи i матеріали, які містять дані про обставини, що мають значення для правильного вирішення спору. Письмові докази подаються в оригіналі або в належним чином засвідченій копії. Якщо для вирішення спору має значення лише частина документа, подається засвідчений витяг з нього. Оригінали документів подаються, коли обставини справи відповідно до законодавства мають бути засвідчені тільки такими документами, а також в інших випадках на вимогу господарського суду.
Дослідивши та оцінивши матеріали справи, а також подані позивачем додаткові докази, заслухавши пояснення представників сторін, всебічно повно та об'єктивно за своїм внутрішнім переконанням оцінивши всі обставин справи в їх сукупності, суд дійшов висновку про задоволення позову.
На підставі матеріалів справи та керуючись ст. ст. 43, 49, 82-85 ГПК України, суддя, -
1. Позов задовольнити.
2. Зобов"язати Товариства з обмеженою відповідальністю "МГ Автомотів"( вул. Зінківська 14, м.Полтава, 36009, код ЄДРПОУ 32461061) припинити дії, які порушують право інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг, засвідчені свідоцтвом №120805 від 12.04.2010р., а саме: використовувати позначення "АЛЯСКА" у будь-якій формі нанесення на автомобільну хімічну продукцію низькозамерзаючу охолоджуючу рідину Тосол А40 з позначенням "АЛЯСКА", у тому числі в рекламі, мережі Інтернет, на етикетках, упаковках, при виконанні робіт та наданні послуг; усунути з товару, його упаковки незаконно використаного позначення "АЛЯСКА", схожого зі знаком за свідоцтвом №120805 настільки, що їх можна сплутати та знищити виготовлені зображення з позначенням "АЛЯСКА", схожого настільки, що їх можна сплутати зі знаком за свідоцтвом №120805.
3. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "МГ Автомотів"( вул. Зінківська 14, м.Полтава, 36009, код ЄДРПОУ 32461061, р/р 260076558001 в філії "Полтавське регіональне управління АТ Банк "Фінанси та кредит", МФО 331832) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Зотік" (Гомельське шосе 10, с.Рівнопілля, Чернігівський р-н., Чернігівська обл.,14000, код ЄДРПОУ 32611302, р/р2600200016188 Чернігівська філія ВАТ "Укрексімбанк". МФО 353649) витрати по сплаті державного мита у розмірі 85грн. та витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу у розмірі 236,00грн.
Видати наказ з набранням цим рішенням законної сили.
Суддя Кльопов І.Г.
Повний текст рішення складено: 28.05.2012р.