07 листопада 2006 р.
№ 21/440
Вищий господарський суд України у складі: суддя Селіваненко В.П. - головуючий, судді Бенедисюк І.М. і Львов Б.Ю.
розглянув касаційну скаргу дочірнього підприємства “Талан Коммунікейшнс», м. Київ (далі - ДП “Талан Коммунікейшнс», відповідач-2)
на рішення господарського суду міста Києва від 22.05.2006 та
постанову Київського апеляційного господарського суду від 07.08.2006
зі справи № 21/440
за позовом товариства з обмеженою відповідальністю “Имиджленд-ПР», м. Москва Російської Федерації (далі -ТОВ “Имиджленд-ПР»)
до Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України, м. Київ (далі -Департамент, відповідач-1) та
ДП “Талан Коммунікейшнс»
за участю третьої особи на стороні позивача, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, - товариства з обмеженою відповідальністю “Іміджленд Україна», м. Київ (далі -ТОВ “Іміджленд Україна»),
про визнання недійсними свідоцтв на знаки для товарів і послуг.
Судове засідання проведено за участю представників сторін:
ТОВ “Имиджленд-ПР» -Дубинського М.І., Сопільняк В.Ю.,
Департаменту -не з'явився,
ДП “Талан Коммунікейшнс» -Бронішевської А.М.,
ТОВ “Іміджленд Україна» -Дубинського М.І., Сопільняк В.Ю.
За результатами розгляду касаційної скарги Вищий господарський суд України
Позов (з урахуванням уточнень до нього) подано про визнання недійсними свідоцтв України на знаки для товарів і послуг № 47513, № 47514 та № 54033, за якими надано правову охорону позначенням “Имиджленд», “Imageland» та “Іміджленд», а також про зобов'язання відповідача-1 внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та про здійснення публікацій про внесення таких змін в офіційному бюлетені “Промислова власність».
Рішенням господарського суду міста Києва від 22.05.2006 (суддя Шевченко Е.О.), залишеним без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 07.08.2006 (колегія суддів у складі: суддя Григорович О.М. -головуючий, судді Гольцова Л.А., Рябуха В.І.), позов задоволено. Названі судові рішення та постанову з посиланням на приписи статті 8 Паризької конвенції про охорону промислової власності, статей 90, 420, 489 Цивільного кодексу України (далі -ЦК України), статті 19 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі -Закон) мотивовано тим, що реєстрацію спірних позначень було здійснено з порушенням прав позивача на його комерційне найменування.
У касаційній скарзі до Вищого господарського суду України ДП “Талан Коммунікейшнс» просить скасувати названі рішення та постанову господарських судів, а справу передати на новий розгляд до суду першої інстанції, посилаючись на порушення та неправильне застосування судами норм матеріального та процесуального права. Скаргу мотивовано, зокрема:
неправильним визначенням судами фірмового найменування позивача, оскільки матеріали справи містять докази реєстрації відповідними органами Російської Федерації фірмового найменування позивача саме як “общество з ограниченной ответственностью “Имидж-ПР»;
використанням скаржником позначення “Іміджленд» як комерційного найменування з 25.09.2003, тобто до моменту подання заявки про реєстрацію спірних знаків для товарів і послуг;
відсутністю доказів провадження позивачем діяльності на території України із застосуванням комерційного найменування “Имиджленд-ПР», що виключає можливості введення в оману споживачів стосовно суб'єкта надання послуг, для яких зареєстровано спірні торговельні марки.
Відзив на касаційну скаргу не надходив.
Учасників судового процесу відповідно до статті 1114 Господарського процесуального кодексу України (далі -ГПК України) належним чином повідомлено про час і місце розгляду касаційної скарги.
Перевіривши повноту встановлення попередніми судовими інстанціями фактичних обставин справи та правильність застосування ними норм матеріального і процесуального права, заслухавши пояснення представників відповідача, Вищий господарський суд України дійшов висновку про наявність підстав для задоволення касаційної скарги з огляду на таке.
Судовими інстанціями у справі встановлено, що:
- ДП “Талан Коммунікейшнс» є власником:
свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 47513, об'єктом якого є словесне позначення “Имиджленд», для послуг 35 класу МКТП (реклама; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи; всі послуги, що включені до 35 класу); дата подання заявки -22.01.2004; відомості про видачу свідоцтва опубліковано 15.02.2005 у бюлетені “Промислова власність» № 2;
свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 47514, об'єктом якого є словесне позначення “Imageland», для послуг 35 класу МКТП (реклама; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи; всі послуги, що включені до 35 класу); дата подання заявки -22.01.2004; відомості про видачу свідоцтва опубліковано 15.02.2005 у бюлетені “Промислова власність» № 2;
свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 54033, об'єктом якого є словесне позначення “Іміджленд», для послуг 35 класу МКТП (реклама; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи; всі послуги, що включені до 35 класу); дата подання заявки -22.01.2004; відомості про видачу свідоцтва опубліковано 15.09.2005 у бюлетені “Промислова власність» № 9;
- 14.03.2000 Московською реєстраційною палатою Уряду Москви було зареєстровано ТОВ “Имиджленд-ПР»;
- згідно з пунктом 2.1 статуту позивача його повним фірмовим найменуванням російською мовою є “Общество с ограниченной ответственностью “Имиджленд-ПР», а скороченим фірмовим найменуванням - “ООО “Имиджленд-ПР»;
- згідно з висновком експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 16.12.2005 № 114 фірмове найменування позивача не було відомим в Україні на дату подання відповідачем-2 заявки до Департаменту про реєстрацію спірних позначень, у зв'язку з чим експертне дослідження для з'ясування можливості сплутування відомого в Україні фірмового найменування позивача з позначеннями “Имиджленд», “Imageland» та “Іміджленд» не проводилось;
- у поясненнях до названого висновку експертом було проведено дослідження на предмет схожості відрізняльної частини найменування позивача “Имиджленд-ПР» зі спірними позначеннями та зазначено, що кожне з цих позначень є схожим до ступеня змішування з комерційним (фірмовим) найменуванням ТОВ “Имиджленд-ПР»;
- у договорі від 20.10.2003 №126-10/03, яким передбачалося надання ДП “Талан Коммунікейшнс» послуг позивачеві, останнім було використано зареєстроване ним комерційне найменування “Имиджленд-ПР».
Причиною виникнення спору в даній справі стало питання про правомірність реєстрації відповідачем-2 на території України знаків для товарів і послуг “Имиджленд», “Imageland» та “Іміджленд».
Статтею 8 Паризької конвенції про охорону промислової власності передбачено, що фірмове найменування охороняється в усіх країнах Союзу без обов'язкового подання заявки чи реєстрації і незалежно від того, чи є воно частиною товарного знака.
Разом з тим, чинне законодавство України, передбачаючи у статті 159 Господарського кодексу України право суб'єкта господарювання мати комерційне найменування, а також поширення правової охорони як на повне, так і на скорочене комерційне найменування суб'єкта господарювання, якщо воно фактично використовується ним у господарському обігу, не містить дефініції терміну “комерційне найменування».
Визначаючи комерційне найменування позивача, господарські суди послалися на пункт 2.1 статуту ТОВ “Имиджленд-ПР». Проте в матеріалах справи містяться докази, а саме -виписка з Державного реєстру юридичних осіб Російської Федерації (т. 1 а.с. 109-113), -які можуть свідчити про державну реєстрацію позивачем свого фірмового найменування саме у формі “общество з ограниченной ответственностью “Имидж-ПР». Судові ж інстанції ухилилися від належної оцінки зазначених доказів та не з'ясували, чи підлягає реєстрації фірмове найменування юридичної особи за російським законодавством та яке саме найменування зареєстровано у даному випадку. Якщо ж така реєстрація мала місце, то судам слід було з'ясувати з якого саме часу фірмове найменування позивача було змінено.
Підставою поданого у справі позову ТОВ “Имиджленд-ПР» зазначено невідповідність знаків “Имиджленд», “Imageland» та “Іміджленд» умовам надання правової охорони та видачі свідоцтва з порушенням прав третіх осіб. За висновком позивача, ці знаки, по-перше, є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару або особи, яка виробляє товар або надає послугу (абзац п'ятий частини другий статті 6 Закону), по-друге, наведені позначення є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з фірмовими найменуванням позивача, яке є відомим в Україні (абзац четвертий частини третьої статті 6 Закону) та, також, видача свідоцтв порушує права третіх осіб.
Однак місцевим господарським судом рішення про задоволення даного позову обґрунтовано лише посиланням на пункт “в» частини першої статті 19 Закону, яким передбачено визнання свідоцтва недійсним у разі видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб. На думку місцевого суду, права третіх осіб у даному випадку порушуються через оманливість зареєстрованих позначень стосовно фірмового найменування позивача у випадку його використання, що може призвести до змішування діяльності суб'єктів господарювання.
За змістом статті 6 Закону питання про оманливість знаків та про тотожність або їх схожість з конкуруючим фірмовим найменуванням входить до предмету доказування у справі та підлягає роз'ясненню судовим експертом відповідно до вимог статті 41 ГПК України.
Як вбачається з установлених господарськими судами фактичних даних, під час проведення експертизи об'єктів інтелектуальної власності з даної справи експертом не досліджувалося питання схожості відомого в Україні фірмового найменування позивача зі спірними торговельними знаками з огляду на недоведеність позивачем відомості його фірмового найменування на території України. Однак у поясненнях до висновку експертизи експертом зазначено про схожість до ступеня змішування позначень “Имиджленд», “Imageland» та “Іміджленд» з комерційним (фірмовим) найменуванням ТОВ “Имиджленд-ПР». Тобто фактично у цих поясненнях експертом було роз'яснено питання, які не досліджувалися під час проведення експертизи.
У підпункті 9.1 пункту 9 роз'яснення Вищого арбітражного суду України від 11.11.1998 № 02-5/424 “Про деякі питання практики призначення експертизи» зазначено, що висновок експерта визнається неясним, якщо він викладений нечітко або носить непевний, неконкретний характер. Пунктом 2 статті 12 Закону України “Про судову експертизу» передбачено обов'язок експерта дати роз'яснення щодо даного ним висновку у випадку, коли висновок експерта містить неясності. З наведеного випливає, що роз'ясненню підлягають лише ті питання, коло яких охоплювалося експертним дослідженням.
Господарські ж суди на це увагу не звернули, поклавши в основу рішення про задоволення позову висновок про порушення ДП “Талан Коммунікейшнс» прав позивача на фірмове найменування, який ґрунтується саме на встановленій в поясненнях до експертного висновку схожості до ступеня змішування фірмового найменування зі спірними знаками.
Разом з тим, відповідно до частини третьої статті 42 ГПК України у випадках недостатньої ясності чи неповноти висновку судового експерта господарський суд може призначити додаткову судову експертизу. У своїх поясненнях експерт може лише надати пояснення щодо питань, які досліджувалися експертами.
До того ж за змістом абзацу четвертого частини третьої статті 6 Закону порушення права особи на фірмове найменування може мати місце саме за умови відомості такого найменування на території України щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг. Відтак відсутність суб'єкта господарювання на певному ринку виключає можливість порушення його права на комерційне найменування на такому ринку.
З урахуванням викладеного рішення місцевого та постанова апеляційного господарських судів по суті спору підлягають скасуванню, а справа -передачі на новий розгляд до суду першої інстанції.
У новому розгляді справи господарському суду першої інстанції слід врахувати викладене, всебічно і повно з'ясувати та перевірити всі фактичні обставини справи, об'єктивно оцінити докази, що мають юридичне значення для її розгляду і вирішення спору по суті, встановити дійсні права і обов'язки сторін, і в залежності від встановленого правильно застосувати норми матеріального права, що регулюють спірні правовідносини та прийняти законне і обґрунтоване рішення.
Керуючись статтями 1117 - 11112 ГПК України, Вищий господарський суд України
1. Касаційну скаргу дочірнього підприємства “Талан Коммунікейшнс» задовольнити.
2. Рішення господарського суду міста Києва від 22.05.2006 та постанову Київського апеляційного господарського суду від 07.08.2006 зі справи № 21/440 скасувати.
Справу передати на новий розгляд до господарського суду міста Києва.
Суддя В. Селіваненко
Суддя І. Бенедисюк
Суддя Б. Львов