Справа № 2-1003/12
08 лютого 2012 року Солом'янський районний суд м. Києва в складі:
головуючого судді - Калініченко О.Б.
при секретарі - Войцеховській М.В.,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві цивільну справу за позовом ЇГИТ АКУ МАЛЦЕМЕРИ НАКЛИЯТ ТУРИЗМ ИНШААТ САНАЇ ВЄ ТІДЖАРЄТ АНОНИМ ШИРКЕТИ до ОСОБА_3, Державної служби інтелектуальної власності України про дострокове припинення дії свідоцтва України на знак для товарів та послуг, -
Позивач 28.09.2011 року звернувся з позовною заявою, в якій просив достроково повністю припинити дію свідоцтва України № 38997 на знак для товарів і послуг «platin» та зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно свідоцтва України № 38997 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».
В позові позивач посилається на те, що 17.08.2006 року позивачем було здійснено міжнародну реєстрацію № 902061 знаку для товарів і послуг «platin battery»(комбінований) для товарів і послуг 09 класу (акумулятори) з територіальним поширенням на Україну.
Проте, 06.10.2007 року йому було повідомлено про попередню відмову, а 29.07.2008 року була винесена остаточна відмова, у наданні охорони знаку для товарів та послуг за міжнародною реєстрацією № 902061. Підставою для відмови у наданні правової охорони знаку для товарів і послуг «platin battery»став знак для товарів та послуг, який було раніше зареєстровано в Україні щодо споріднених товарів, а саме за свідоцтвом України № 38997 на знак для товарів і послуг «platin»для товарів і послуг 09 (акумулятори електричні), 35 (сприяння продажеві (посередництво) класів МКТП, зареєстрований на ім'я відповідача ОСОБА_3 за поданою ним 04.02.2002 року заявкою №2002020675. Відомості про реєстрацію знаку були опубліковані 15.04.2004 року в офіційному бюлетені «Промислова власність»№ 4.
Разом з тим позивач стверджує, що торговельна марка «platin»за свідоцтвом України № 38997 не використовується в Україні протягом останніх трьох років щодо товарів та послуг 09, 35 класів МКТП, для яких вона зареєстрована, що підтверджується доданими до позовної заяви доказами та, на його думку, дає достатні підстави для дострокового припинення дії свідоцтва України № 38997.
Зазначає, що відповідно до п. 4 ст. 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», якщо знак не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково.
Таким чином, позивач, посилаючись на своє право відповідно до ст. 3 ЦПК України в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів, просив задовольнити позовні вимоги.
Представник позивача в судовому засіданні позов підтримала в повному обсязі, обґрунтовуючи вимоги тим, що спірне свідоцтво України підлягає достроковому припиненню відносно всіх зареєстрованих для спірного позначення товарів та послуг, оскільки вони є однорідними товарам 09 класу МКТП, для яких заявлено на реєстрацію знак для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією позивача № 902061.
Представник відповідача Державної служби інтелектуальної власності України в судовому засіданні заперечував проти позову, зазначаючи, що згідно зі ст. 17 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»власник свідоцтва повинен добросовісно користуватися правами, що випливають із свідоцтва, та відповідно до ч. 4 ст. 18 цього Закону дострокове припинення свідоцтва можливе лише за умови, що власник свідоцтва не зазначить поважні причини його невикористання.
Виходячи з вказаних норм Закону, для дострокового припинення дії свідоцтва на знак внаслідок його невикористання необхідна одночасна наявність таких умов: невикористання знака протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації; невикористання знака відносно наведених у свідоцтві товарів і послуг на дату подання позову; відсутність поважних причин невикористання знака його власником.
Проте, представник відповідача, не заперечуючи при цьому, що обов'язок доведення використання зареєстрованого знаку законом покладається на його власника, вважав, що позовні вимоги позивача не обґрунтовані, оскільки не підтверджені належними доказами.
Крім того, посилався на пропуск позивачем строку звернення до суду з позовом, оскільки позивачу було відомо про наявність оспореного свідоцтва з дати попередньої відмови у поширенні на території України його знаку за міжнародною реєстрацією № 902061 - 06.10.2007 року.
Відповідач ОСОБА_3, будучи належним чином повідомленим про розгляд справи, в судове засідання повторно не з'явився, представника не направив, про поважність причини неявки в судове засідання суд не сповістив та заперечень по суті позову не надав.
За таких обставин суд вважає можливим розглянути справу у відсутність відповідача на підставі наявних у справі доказів, оскільки в матеріалах справи достатньо даних про права та взаємовідносини сторін і неявка відповідача, який заінтересованості в участі у розгляді справи не виявив, не перешкоджає всебічному дослідженню обставин справи та винесенню судом законного та обґрунтованого рішення.
Суд, вислухавши пояснення представника позивача та представника відповідача Державної служби інтелектуальної власності України, дослідивши і проаналізувавши матеріали справи, оцінивши зібрані за справою докази, приходить до висновку про часткове задоволення позовних вимог з наступних підстав.
Судом встановлено, що компанія позивача, яка була заснована в 1976 року, є всесвітньо відомим виробником стартерних акумуляторних батарей і експортує свою продукцію більше, ніж у 34 країни світу.
Акумуляторні батареї компанії поставляються на первинний конвеєр таких світових виробників авто індустрії як M.A.N., Mitsubishi, Hyndai, Peugeot, Iveco, Kia, Renault, Fiat.
Починаючи з 90-х років позивач веде свою діяльність на території України та Росії, експортуючи акумуляторні батареї під торговельними марками IN»і «platin battery».
17.08.2006 року позивачем було здійснено міжнародну реєстрацію № 902061 знаку для товарів і послуг «platin battery»(комбінований) для товарів і послуг 09 класу (акумулятори) з територіальним поширенням на Україну.
Проте, 06.10.2007 року позивача було повідомлено про попередню відмову, а 29.07.2008 року - про остаточну відмову в наданні правової охорони знаку за міжнародною реєстрацією № 902061 з тих підстав, що раніше зареєстрований в Україні щодо споріднених товарів, а саме знак для товарів і послуг «platin» свідоцтвом України № 38997, зареєстрований 15.04.2004 року на ім'я ОСОБА_3 за заявкою № 2002020675 від 04.02.2002 року щодо товарів 09 -акумулятори електричні і послуг 35 -сприяння продажеві (посередництво) класів МКТП.
Таким чином, чинність в Україні свідоцтва № 38997 для товарів 09 класу (акумулятори електричні) та послуг 35 класу (сприяння продажеві (посередництво) є перешкодою для реєстрації на території України позивачем знаку для товарів і послуг “PLATIN BATTERY” (комбінований) для товарів і послуг 09 класу (акумулятори), оскільки відповідно до п. 3, ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг»№ 3689-ХІІ від 15.09.1993 року з подальшими змінами та доповненнями не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів та послуг.
Разом з тим, відповідно до норм ст. 16 цього Закону свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права, визначені цим Законом, яким, зокрема, визнається нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет, у тому числі в доменних іменах.
Так, свідоцтво № 38997 на знак для товарів та послуг PLATIN, зареєстроване на ім'я ОСОБА_3, діє на території України з 15.04.2004 року.
Проте, позивачем було проведено аналіз українського ринку на предмет використання позначення “Platin”, в результаті якого використання знаку для товарів і послуг “PLATIN” за свідоцтвом № 38997 для всіх товарів, для яких позначення зареєстровано, протягом останніх трьох років не було виявлено, що підтверджується наступним.
Як вбачається з повідомлення Державної служби інтелектуальної власності за № 2625/11 від 12.09.2011 року, до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг не вносились відомості щодо видачі ліцензій на використання знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України № 38997.
Суд враховує, що згідно з ч.1 ст. 1114 ЦК України ліцензія на використання об'єкту інтелектуальної власності не підлягає обов'язковій реєстрації і інформування невизначеного кола осіб про видачу ліцензії на використання знака шляхом публікації в офіційному бюлетені відомостей з одночасним внесенням їх до реєстру є згідно з абз. 2 п. 9 ст.16 Закону правом сторін договору, проте звертає увагу, що дане повідомлення не спростовує висновок, що на території України не було зареєстровано ліцензійних договорів на використання знаку для товарів та послуг », а також і не підтверджує їх укладення.
Крім того, судом встановлено, що Асоціацією «ДжіЕс1 Україна»Глобальних номерів товарної позиції (номерів GTIN) за № 0213/01 від 07.09.2011 року повідомлено, що у реєстрі Асоціації відсутні записи про товарні позиції суб'єктів господарювання -асоційованих членів Асоціації «ДжіЕс1 Україна», у назві чи описі яких є самостійні позначення PLATIN, ПЛАТИН або ПЛАТІН, тобто номери GTIN не присвоювались ніяким товарним позиціям, в т.ч. акумуляторам електричним, під торговельною маркою PLATIN (в т.ч. у можливих варіантах написання цього позначення: ПЛАТИН та ПЛАТІН).
Також товари, марковані торговельною маркою », відповідачем ОСОБА_3 не рекламувалися в засобах масової інформації, що підтверджується довідкою ТОВ «Моніторинг ЗМІ України»№ 52 від 31.08.2011 року про те, що згідно з даними моніторингу, проведеного на телебаченні, радіо, у друкованих засобах масової інформації в період з 01.12.2007 року і до 01.08.2011 року, інформація щодо товарів під торговельною маркою » рекламувалась лише у журналі «Україна ЗА РУЛЕМ»за 01.09.2009 року та 01.10.2009 року, замовником якої був сам позивач, що підтверджується наданим ним комерційним рахунком про сплату послуг за розміщення реклами у вищезгаданому журналі.
За повідомленням Державної митної служби за № 18/15.6-17-7545 від 29.11.2011 року інформації щодо переміщення через митний кордон України товарів «акумулятори електричні»ТМ »(ПЛАТИН, ПЛАТІН) ОСОБА_3 за період з 01.12.2007року по 21.11.2011 року в базі даних електронних копій вантажних митних декларацій станом на 22.11.2011 року не виявлено.
Таким чином, судом встановлено, що знак для товарів та послуг PLATIN за свідоцтвом № 38997 не використовується в Україні протягом останніх трьох років щодо товарів 09 класу, для яких, зокрема, знак зареєстровано, а отже, дія вказаного свідоцтва в цій частині має бути припинена.
Відповідно до ст. 17 Закону власник свідоцтва повинен добросовісно користуватися правами, що випливають із свідоцтва. У відповідності до п. 4 ст. 18 Закону, якщо знак не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково.
Також слід зазначити, що дія свідоцтва може бути припинена повністю або частково за умови, що власник свідоцтва не зазначить, поважні причини такого невикористання (п. 4 ст. 18 Закону). Такими поважними причинами, зокрема, є обставини, що перешкоджають використанню знака незалежно від волі власника свідоцтва, такі як обмеження імпорту чи інші вимоги до товарів і послуг, встановлені законодавством; можливість введення в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, під час використання знака особою, що звернулася до суду, чи іншою особою щодо товарів та послуг, відносно яких висунута вимога про припинення дії свідоцтва.
Виходячи з зазначеної норми Закону, обов'язок доведення факту використання зареєстрованого знака або доведення поважних причин його невикористання покладається на власника свідоцтва.
Проте відповідач як власник спірного знаку не скористався наданою цивільно-процесуальним законом можливістю для захисту своїх інтересів, не надав інформацію щодо використання спірного знака або в разі відсутності такого використання - щодо поважності причин невикористання з посиланням на відповідні докази.
Невикористання ж відповідачем ОСОБА_3 позначення » для товарів 09 класу є порушенням прав позивача щодо набуття в Україні прав на торговельну марку BATTERY»для добросовісного використання у своїй господарській діяльності.
Відповідно до ст. 3 ЦПК кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів.
У зв'язку з зазначеним, позивач має право захисту своїх прав та охоронюваних законом інтересів щодо дострокового припинення дії свідоцтва України № 38997 на знак для товарів та послуг TIN»для товарів 09 класу (акумулятори електричні).
Між тим, позивачем жодним чином не було доведене невикористання знака для товарів та послуг »за свідоцтвом України № 38997 відносно послуги 35 класу МКТП - сприяння продажеві (посередництво).
Так, позивачем було подано позов про дострокове припинення дії свідоцтва України № 38997 на знак для товарів і послуг «platin»стосовно всіх товарів і послуг, для яких знак зареєстровано, тобто для товарів - акумулятори електричні 09 класу МКТП та послуг - сприяння продажеві (посередництво) 35 класу МКТП.
Представник позивача вказував на однорідність товарів 9 класу МКТП, для яких зареєстровано знак за свідоцтвом України № 38997 -«акумулятори електричні» та для яких був заявлений на реєстрацію знак для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № 902061 -«акумулятори», що свідчить про те, що ці знаки зареєстровані для товарів одного роду (автомобільні товари), ці товари мають однакове призначення (призначені для автомобільного транспорту), однакову сферу застосування, однакові умови та канали збуту (аптеки або спеціалізовані заклади), а також однакове коло споживачів.
Суд погоджується з твердженням щодо однорідності зазначених товарів 9 класу МКТП -«акумулятори електричні»та «акумулятори», яка є очевидною.
Разом з тим, доводи представника про те, що послуги 35 класу МКТП, для яких зареєстровано позначення «platin» свідоцтвом України № 38997, а саме - сприяння продажеві (посередництво) є споріднені товарам 9 класу, для яких заявлено на реєстрацію знак для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № 902061, не знайшли свого підтвердження.
Так, представник посилався на рекомендації посібника «Методические рекомендации по составлению перечня товаров и услуг для заявок на регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания»(М. ИНИЦ Роспатента, 1999), що при визначенні тотожності або схожості до ступеню змішування позначення та протиставленого позначення однорідними можуть бути визнані товари та пов'язані з цими товарами послуги.
При цьому представник самостійно провів порівняльний аналіз з урахуванням таких факторів, як умови і канали збуту товарів/послуг, коло споживачів, беручи до уваги той факт, що надання зазначених послуг 35 класу, на його думку, пов'язане з товарами саме 9 класу, т. я. реалізація зазначених товарів 9 класу МКТП відбувається в спеціалізованих закладах, а товари мають широке коло споживачів, які навмисно приходять до вищезазначених закладів з метою купівлі товарів 9 класу МКТП.
Тому вважає, що послуги 35 класу МКТП відтворюють саме процес введення товарів 9 класу МКТП в цивільний обіг, оскільки надання зазначених послуг відбувається через ті самі канали збуту, що і продаж товарів 9 класу МКТП, і надаються вони тому самому колу споживачів, що купує товари 9 класу МКТП, оскільки для отримання зазначених послуг 35 класу МКТП споживач повинен прийти до певного закладу, що проводить реалізацію товарів 9 класу МКТП, з метою купівлі товарів 9 класу МКТП.
Тобто товари 9 класу, для яких заявлено на реєстрацію знак для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № 902061, та зазначені послуги 35 класу, для яких зареєстровано спірне позначення «platin»є спорідненими та ймовірність того, що споживач ідентифікує сторону, що надає зазначені послуги 35 класу як виробника товарів 9 класу, маркованих позначенням «platin», приймаючи до уваги схожість позначень, є дуже високою.
Однак такий висновок представника, що наведений аналіз переліків товарів і послуг, для яких зареєстрований спірний знак для товарів і послуг та знак для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № 902061 свідчить про те, що товари та послуги, для яких вони використовуються, є однорідними, може бути розцінений лише як його припущення, не підтверджені належними доказами, якими, зокрема, може бути експертне дослідження.
Таке дослідження на підтвердження доводів представника позивача не проводилось і про його проведення не заявлялось, а суд не може перебирати на себе не притаманні суду функції і повноваження експерта та визначати спорідненість товарів та послуг, оскільки до компетенції суду це не відноситься.
Таким чином, щодо послуг 35 класу МКТП, відносно яких позивач просив достроково припинити дію свідоцтва, то позивач не привів доводів та доказів щодо спорідненості їх з заявленими ним до реєстрації товарів 09 класу МКТП, не провів жодних досліджень щодо невикористання спірної торговельної марки відносно них.
Тому в частині послуг 35 класу МКТП суд не вбачає права позивача порушеними та правових підстав для задоволення вимог в цій частині.
Щодо строку позовної давності, то суд виходить з того, що позивач не оскаржує відмову від 06.10.2007 року у наданні охорони його знаку для товарів та послуг за міжнародною реєстрацією № 902061, а його вимога полягає в усуненні перешкод, які заважають йому у повному здійснені користуванням своїми правами, шляхом дострокового припинення дії свідоцтва з підстав невикористання зареєстрованого позначення протягом 3-х років як від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва, так і від іншої дати після цієї публікації.
Тобто позивач міг звернутись з таким позовом лише після спливу такого трирічного строку без порушення правил позовної давності, які не можуть бути застосовані до даних правовідносин, виходячи з того, що даний позов по суті є негаторним позовом про усунення перешкод, що чиняться позивачу.
А на негаторний позов не поширюються правила позовної давності, оскільки він може бути поданий у будь-який час, доки триває порушення з боку третіх осіб чи не ліквідовані його наслідки, що впливають на права особи, яка вважає їх порушеними.
З огляду на задоволення позову та зважаючи на те, що даний спір виник виключно у зв'язку з діями відповідача - правовласника, оскільки Державний департамент інтелектуальної власності не уповноважений на здійснення контролю за використанням знаків для товарів і послуг їх власниками, суд відповідно до ст. 88 ЦПК України покладає понесені позивачем витрати на відповідача ОСОБА_3
Керуючись ст.ст. 492-494, 497 ЦК України, Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг», ст.ст. 3-4, 10 -11, 57-60, 88, 169, 209, 212-215, 218 ЦПК України, суд, -
Позов задовольнити частково.
Достроково частково припинити дію свідоцтва України № 38997 на знак для товарів і послуг «platin», зареєстрований 15.04.2004 року на ім'я ОСОБА_3, щодо товарів 09 класу МКТП: акумулятори електричні.
Зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів та послуг стосовно дострокового припинення дії свідоцтва України № 38997 на знак для товарів та послуг «platin»в частині товарів 09 класу МКТП: акумулятори електричні; та здійснити про це публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність».
Стягнути з ОСОБА_3 на користь ЇГИТ АКУ МАЛЦЕМЕРИ НАКЛИЯТ ТУРИЗМ ИНШААТ САНАЇ ВЄ ТІДЖАРЄТ АНОНИМ ШИРКЕТИ 8,50 грн. судового збору та 37 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи.
Рішення може бути оскаржене до Апеляційного суду м. Києва шляхом подання через Солом'янський районний суд м. Києва апеляційної скарги протягом десяти днів з дня проголошення рішення.
Особи, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні під час проголошення рішення, можуть подати апеляційну скаргу протягом десяти днів з дня отримання копії рішення.
Суддя: