"10" листопада 2011 р. Справа № 05/5026/1836/2011
Господарський суд Черкаської області у складі головуючого - судді Швидкого В.А., при секретарі судового засідання Холодній Л.В., за участю представників:
від позивача: ОСОБА_3 - за довіреністю;
від відповідача: ОСОБА_2, ОСОБА_1 - за довіреностями;
розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали справи за позовом публічного акціонерного товариства "Оболонь" до товариства з обмеженою відповідальністю "Уманьпиво" про припинення порушення права на торгівельну марку, -
Публічним акціонерним товариством "Оболонь" (далі за текстом позивач) заявлено позов до товариства з обмеженою відповідальністю "Уманьпиво" (далі за текстом відповідач) про припинення порушення права на торгівельну марку шляхом зобов"язання відповідача не здійснювати використання, виробництво, реалізацію продукції 32 Класу Міжнародної кваліфікації товарів і послуг з етикеткою (торгівельною маркою "пиво "Жигулівське") на товарних ринках України (у цивільному обігу) без вілповідного дозволу позивача, який є власником торгівельної марки (знак для товарів і послуг) та зобов"язання відповідача в двотижений термін з дня набрання рішенням законної сили вилучити з виробництва та знищити всю наявну етикетку "пиво "Жигулівське".
Позовні вимоги мотивовано наступним.
Позивачу стало відомо про появу в мережах оптової та роздрібної торгівлі України продукції відповідача "живе пиво "Жигулівське" 30 діб" 0,5 літра, етикетки на якій мають схожість з аналогічною торговельною маркою знаків для товарів і послуг позивача.
Етикетка, яка наклеєна на цю пляшку, майже без змін, відтворює етикетку напою "пиво світле "Жигулівське", який вже протягом тривалого часу випускається позивачем.
Крім того, етикетка, яку у власному виробництві використовує позивач, а саме: поєднання форми, малюнку, кольорів, форбування, надписів та інших зображень, відповідає умовам надання правової охорони (п. 1 ст. 5 та ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" від 15.12.1993 № 689-ХІІ) та захищена Свідоцтвом на знак для товарів і послуг № 142755 від 10.08.2011, з відповідни захистом з 01.07.2010. Власником цього Свідоцтва на знак для товарів і послуг 32 класу (пиво) Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі за текстом МКТП) є позивач.
Відповідно до розміщеної інформації на зворотньому боці пляшки пива дистриб"юторами продукції відповідача "пиво "Жигулівське" є: ПП ОСОБА_4 (м. Київ),ПП ОСОБА_5 (м. Київ), ПП ОСОБА_6 (м. Вінниця), ПП "ОСОБА_7" (м. Одеса), ПП ОСОБА_8 (м. Олександрія), ПП "ОСОБА_9" (м. Шепетівка), ПСП "Н"ютон" (м. Черкаси), ФОП ОСОБА_10 (м. Світловодськ).
Пунктами 4. 5 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі за текстом Закон) встановлено, що знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєтрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака; свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом.
Відповідно до п. 4 ст. 5 Закону обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака, внесеним до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до названого реєстру зображення знака.
Виготовленням виробів із засосуванням зареєстрованого знака для товарів і послуг в даному випадку є використанням зобораження (позначення) на етикетках для пляшок позначення однакових товарів (Клас 32-пиво) у тій самій формі схожого до ступеню змішування з торговельною маркою позивача, що вводить в оману споживачів щодо справжнього походження товару та його виробника.
Словесне позначення та зображення на етикетці "Жигулівське" відповідача є складовою частиною комбінованого позначення настільки схожими з словесним позначенням та зображеннями "Жигулівське" позивача, що їх можна сплутати. Воно асоціюється з ним в цілому, не зважаючи на окрему різницю елементів.
Відповідно до ст. 20 Закону, будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені ст. 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребуютьйого згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодаством України. На вимогу власника свідоцтва таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов"язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподяіні збитки. Власник свідоцтва може також вимагати усунення з товару, його упаковки незаконно викоритсаного знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати, або знищення виготовлених зображень знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати.
Згідно ст. 10bis Паризької Конвенції по охороні промислової власності забороняються дії, здатні яким би то не було способом викликати змішування відносно підприємства, продуктів чи промислової або торгівельної діяльності конкурента. Основною господарською діяльністю позивача та відповідача є виробництво пива, позивач і відповдач є конкурентами на ринку пива в Україні.
Використання у власному виролбництві та продаж продукції відповідача "пиво "Жигулівське" з словесним позначенням та зображеннями на етикетці товару, схожому із знаком для товарів та послуг позивача до ступеня змішування порушує права позивача, які охоронються чинним законодаством України.
Позначення, нанесені на етикетку продукції відповідача, є оманливими та такими, що їх можна сплутати щодо товару та особи, яка його виробляє, оскільки є обсолютно графічно (візуально) ідентичними із знаком для товарів та послуг позивача. Кольори (чорний, червоний, блакитний, бронзовий, коричневий) та поєднання кольорів, шрифт напису, задній фон напису, малюнки, захищені Свідоцтвом № 142755, повністю збігаються з нанесеними позначеннями на етикетку продукції відповідача "Пиво "Жигулівське", щопризводить до змішуання з господарською діяльністю позивача.
Представник позивача позов підтримав з підстав, викладених у позовній заяві.
Відповідач позов не визнав. У відзивах на позов відповідач зазначив наступне.
Відповідач законно використовує знак для товарів і послуг і не прушує при цьому права позивача, оскільки згідно з ч. 1 ст. 500 ЦК України будь-яка особа, яка до дати подання заявки на тороговельну марку або якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності добросовісно використала торговельну марку в Україні або здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, має право на безоплатне продовження такого використання або використання, яке передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користувача).
Згідно з п. 6 ст. 16 Закону, виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак не поширюється на здійснення будь-якого права, що виникло до дати подання заявки або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки.
Подібно положення містить і пункт "В" ст. 4 Паризької Конвенції, а саме: права, набуті третіми особами до дня першої заявки, що є підставою для права пріоритету, зберігаються відповідно до внутрішнього законодавства кожної країни Союзу.
Відповідач розпочав використовувати знак з 1969 року, тобто задовго до дати подання заявки позивачем.
За дорученням відповідача одним із його засновників ОСОБА_11 подано заявку за № s201101085 на промисловий зразок "Комплект етикеток для пива "Жигулівське", за якою одержано Рішення Державної служби інтелектуальної власності від 08.09.2011 про витдачу патента Після одержання патента України на даний промисловий зразок буде укладена ліцензійна угода на право його використання.
Право на цей знак також підтверджується поданою заявкою № m 2011 13739 від 01.09.2011 на одержання свідоцтва України для товарів і послуг "Жигулівське" (кольорова етикетка, яку за дорученням відповідача подав ОСОБА_12.
Крім того, право на комплект етикеток підтверджується Патентом на промисловий зразок України № 22319 "комплект етикеток для пива "Жигулівське" від 10.10.2011, виданого ОСОБА_12 та ліцензійною угодою на використання вказаного патенту від 11.10.2011, укладеною між ОСОБА_12 та відповідачем.
Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін, суд вважає, що позов задоволенню не підлягає з наступних підстав.
Згідно з ч. 1 ст. 500 ЦК України, будь-яка особа, яка до дати подання заявки на торгівельну марку або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності добросовісно використала торговельну марку в Україні або здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, має право на безоплатне продовження такого використання, яке передбачалося зазначеною підготовком (право попереднього користувача).
Відповідачем надано належні докази його права попереднього користувача етикеткою, яка є предметом спору за даним позовом.
11.12.2008 між позивачем та ТОВ "Студия Елены Петровой "Сприяння просуванню" та відповідачем укладено договір № 11/12 про створення дизайну та виготовлення поліграфічної продукції.
Згідно з п. 1.1 вказаного договору виконавець взяв на себе ряд зобов"язань, зокрема, створення дизайну, оригінал-макетів для всіх інформаційних і рекламних носіїв, як то: упаковка, етикетка, плакати, листівки, банери, вітальні листівки, бігборди тощо.
Згідно з довідкою ТОВ "Ітак" від 08.11.2011, товариством виготовлено у 2009 році для відповідача 802900 штук спірних етикеток відповідно до договору № 119 від 17.08.2009.
Відповідно до ч. 5 ст. 5 Закону право власності на промисловий зразок заствідчується патентом. Строк дії патенту на промисловий зразок становить 10 років від дати подання заявки до Установи і продовжується Установою за клопотанням власника патенту, але не більше, як на 5 років.
Згідно з ч. 2 ст. 6 Закону промисловий зразок визнається новим, якщо сукупність його суттєвих ознак не стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет до дати її пріоритету. Крім того, у процесі встановлення новизни промислового зразка береться до уваги зміст усіх раніше одержаних Установою заявок, за винятком тих, що на зазначену дату вважаються відкликаною, відкликані або за ними Установою прийняті рішення про відмову у видачі патентів і вичерпані можливості оскарження таких рішень.
Виходячи з положень ч. 2 ст. 6 Закону, орган виконавчої влади з питань правової охорони інтелектуальної власності перед видачею патенту заявнику проводить оцінку змісту усіх раніше отриманих заявок, що унеможливлює видачу патенту на ідентичні чи абсолютно одинакові промислові зразки.
10.10.2011 в Державному реєстрі патентів України на промислові зразки зареєстровано Патент на промисловий зразок № 22319 "Комплект етикеток для пива "Жигулівське", власником якого є ОСОБА_11.
При видачі патенту Установою не встановлено сукупність суттєвих ознак на усіх раніше одержаних Установою заявок, що спростовує твердження позивача відносно відтворення відповідачем етикетки "пиво світле "Жигулівське", яке випускається позивачем у формі схожого до ступеню змішування з його торговою маркою.
Відповідно до ч. 2 ст. 20 Закону патент надає його власнику виключне право використовувати промисловий зразок за своїм розсудом, якщо таке використання не порушує прав інших власників патентів. Використанням промислового зразка визнається виготовлення виробу із застосуванням запатентованого промислового зразка, застосування такого виробу, пропонування для продажу, в тому числі і через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот, або зберігання такого виробу в зазначених цілях.
Виріб визнається виготовленим із застосуванням запатентованого промислового зразка, якщо при цьому викоритстані усі суттєві ознаки промислового зразка.
Власник патенту має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання промислового зразка на підставі ліцензійного договору.
11.10.2011 між власником Патенту ОСОБА_11 та відповідачем укладено ліцензійний договір № 22319 на використання Патенту № 22319 від 10.10.2011 на промисловий зразок (комплект етикеток для пива "Жигулівське").
Згідно з п. 2 ст. 3 вказаного договору з моменту набрання чинності ліцензіат (відповідач) отримує право на виготовлення, пропонування до продажу, продаж, застосування, ввезення, зберігання чи інше введення в господарський обіг в зазначених цілях продукції за ліцензією. Строк дії договору 1 рік.
Таким чином, відповідач на законних підставах використовує Патент України № 22319 від 10.10.2011 на на промисловий зразок (комплект етикеток для пива "Жигулівське").
Керуючись ст. ст. 49, 82, 85 ГПК України, суд -
У позові відмовити повністю.
Рішення може бути оскаржено до Київського апеляційного господарського суду в порядку та строки, встановлені ст. ст. 91-93 ГПК України.
Суддя В.А. Швидкий
Повне рішення складено 16.11.2011