83048, м.Донецьк, вул.Артема, 157, тел.381-88-46
іменем України
18.08.11 р. Справа № 43/145
Господарський суд Донецької області у складі головуючого судді Сич Ю.В., судді Лейби М.О., судді Гриник М.М.
при секретарі судового засідання Щитовій Л.М., розглянув у відкритому судовому засіданні матеріали справи
за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю „Пол Стар”, м.Донецьк (код ЄДРПОУ 35729988)
до відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю „Рекламний дім”, м.Донецьк (код ЄДРПОУ 35729988)
про зобов'язання демонтувати демонстраційну конструкцію, розташовану за адресою: пр.Б. Хмельницького поблизу з автостанцією „Критий ринок”.
за участю представників:
від позивача: ОСОБА_1 за довіреністю №220 від 21.06.2011р.,
від відповідача: ОСОБА_2 за довіреністю б/н від 31.05.2011р.
В судовому засіданні 12.08.2010р.
оголошено перерву до 16.08.2010р.
на підставі ст. 77 Господарського
процесуального кодексу України.
Позивач, Товариство з обмеженою відповідальністю „Пол Стар”, м.Донецьк звернувся до господарського суду Донецької області з позовом до відповідача, Товариства з обмеженою відповідальністю „Рекламний дім”, м.Донецьк про зобов'язання демонтувати демонстраційну конструкцію, розташовану за адресою: пр.Б. Хмельницького поблизу з автостанцією „Критий ринок”.
Ухвалою від 02.07.2010р. зазначену позовну заяву прийнято до розгляду та порушено провадження у справі №43/145, сторони зобов'язані надати документи та виконати певні дії.
В обґрунтування своїх вимог позивач посилається на те, що відповідачем неправомірно використовується запатентована ОСОБА_3 та ОСОБА_4 корисна модель „Спосіб розміщення інформації”. Зокрема, позивач зазначив, що ТОВ „Рекламний дім” розмістило текстову та графічну інформацію, а саме: вказівний елемент у вигляді стилізованої стрілки білого кольору, що вказує напрямок до ТОВ „Рекламний дім”. Проте, спосіб, який був використаний для розміщення інформації відповідачем є інтелектуальною власністю ОСОБА_3 відповідно до патенту №НОМЕР_1 від 27.04.2009р. на корисну модель „Спосіб розміщення інформації”.
На підтвердження вказаних обставин позивач надав копії патенту на корисну модель №НОМЕР_1 від 27.04.2009р., опису до патенту на корисну модель, ліцензійного договору №15/05л від 15.05.2009р. про передання виключних та не виключних майнових прав інтелектуальної власності, вимог №31 від 01.02.2010р., №88 від 25.03.2010р., описів вкладення до цінного листа, фотографічні зображення.
Нормативно свої вимоги позивач обґрунтовує ст.ст. 16, 431, 464 Цивільного кодексу України, ст.ст. 1, 2, 61, 64, 65, 82 Господарського процесуального кодексу України, ст.ст. 28, 34, 35 Закону України „Про охорону прав на винаходи і корисні моделі”.
Відповідач проти позову заперечив, посилаючись на те, що ТОВ „Рекламний дім” на рекламних засобах за адресою: пр.Б.Хмельницького поблизу з автостанцією „Критий ринок”, розмістило інформацію про своє товариство. Як зазначає відповідач, ці рекламні засоби містять емблему, комерційне (фірмове) найменування, послуги які здійснює товариство та засоби і способи зв'язку з товариством. Отже своїми вимогами позивач порушує право відповідача на використання комерційного найменування.
Виходячи з того, що при розгляді справи №43/145 виникло питання щодо суттєвої схожості рекламного засобу, розміщеного ТОВ „Рекламний дім” за адресою: пр.Б.Хмельницького поблизу з автостанцією „Критий ринок” до способу розміщення інформації запатентованої корисної моделі „Спосіб розміщення інформації” (патент №НОМЕР_1 від 27.04.2009р.), враховуючи, що визначення властивостей об'єктів інтелектуальної власності, до яких належать, зокрема об'єкти промислової власності, згідно із п.143 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень є основним завданням експертизи об'єктів інтелектуальної власності, суд дійшов висновку про необхідність призначення вказаної експертизи та ухвалою від 16.08.2010р. призначив судову експертизу охорони прав на об'єкти інтелектуальної власності по справі №43/145 на підставі ст. 41 Господарського процесуального кодексу України. Також вказаною ухвалою господарський суд продовжив строк розгляду справи на п'ятнадцять днів за клопотанням позивача та зупинив провадження у справі №43/145 на підставі ст.ст. 69, 79 Господарського процесуального кодексу України.
Відповідно до супровідного листа від 27.08.2010р. господарський суд Донецької області направив матеріали справи на адресу Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності академії правових наук України.
Розпорядженням заступника голови господарського суду Донецької області від 08.04.2011р. справу №43/145 передано на повторний автоматичний розподіл у зв'язку з обранням Зубченко І.В. на посаду судді Донецького апеляційного господарського суду відповідно до Постанови Верховної Ради України від 03.03.2011р., в результаті якого було визначено суддю Сич Ю.В.
23.05.2011р. на адресу господарського суду Донецької області надійшли висновок судової експертизи №715 від 01.03.2011р. та матеріали справи №43/145.
Ухвалою від 23.05.2011р. господарський суд Донецької області поновив провадження у справі №43/145 та призначив останню до розгляду.
Розпорядженням голови господарського суду від 20.07.2011р. призначено колегіальний розгляд справи №43/145.
Розгляд справи здійснювався без застосування засобів технічної фіксації судового процесу відповідно до ст. 81-1 Господарського-процесуального кодексу України.
Відповідно до ст.4-3 Господарського процесуального кодексу України судочинство в господарських судах здійснюється на засадах змагальності.
За приписом ст.33 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести обставини, на які вона посилається в обґрунтування своїх вимог або заперечень.
Розгляд справи відкладався на підставі ст. 77 Господарського процесуального кодексу України.
Під час судового розгляду справи представників сторін було ознайомлено з правами та обов'язками у відповідності із ст. 22 Господарського процесуального кодексу України.
Дослідивши матеріали справи, оцінивши подані докази за своїм внутрішнім переконанням та заслухавши представників сторін, суд встановив:
Частина 4 статті 1 Закону України „Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” передбачає, що винахід (корисна модель) - результат інтелектуальної діяльності людини в будь якій сфері технології.
Як передбачено п. 13 ст. 1 Закону України „Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” патент (патент на винахід, деклараційний патент на винахід, деклараційний патент на корисну модель, патент (деклараційний патент) на секретний винахід, деклараційний патент на секретну корисну модель) - охоронний документ, що засвідчує пріоритет, авторство і право власності на винахід (корисну модель).
Як вбачається з матеріалів справи, 27.04.2009р. Державним департаментом інтелектуальної власності в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі зареєстровано патент на корисну модель №НОМЕР_1 „Спосіб розміщення інформації”, відповідно за яким винахідниками та власниками зазначені ОСОБА_3 та ОСОБА_4.
За змістом ст. 1107 Цивільного кодексу України розпорядження майновими правами інтелектуальної власності здійснюється на підставі, зокрема, ліцензійного договору.
Як свідчать матеріали справи, 15.05.2009р. між ліцензіарами ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ліцензіатом Товариством з обмеженою відповідальністю „Пол Стар” укладено ліцензійний договір №15/05л про передання виключних та не виключних майнових прав інтелектуальної власності (далі - Договір), за умовами якого ліцензіари надають на платній основі ліцензіату виключні та невиключні майнові права щодо використання корисної моделі „Спосіб розміщення інформації”, що належить ліцензіарам на праві власності за патентом №НОМЕР_1, виданим та зареєстрованим в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі Державним департаментом інтелектуальної власності 27.04.2009р., тобто надають ліцензіату ліцензію на використання зазначеного об'єкта права інтелектуальної власності на всій території України в будь-якій сфері діяльності людини (п.1.1. Договору).
Відповідно до ст.509 Цивільного кодексу України зобов'язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку. Зобов'язання виникають з підстав, встановлених статтею 11 цього Кодексу.
Згідно із ст.11 вказаного нормативно-правового акту підставами виникнення цивільних прав та обов'язків, зокрема, є договори та інші правочини.
За приписами ст.1109 Цивільного кодексу України за ліцензійним договором одна сторона (ліцензіар) надає другій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензію) на умовах, визначених за взаємною згодою сторін з урахуванням вимог цього Кодексу та іншого закону.
Строк дії Договору відповідно до п.2.2. складає вісім років з моменту укладання цього договору.
Як встановлено судом, зазначений Договір укладений сторонами з дотриманням вимог чинного законодавства.
За змістом пункту 1.3. Договору ліцензіари надають ліцензіату ліцензію з такими правами, тобто за цим договором останньому надаються такі невиключні та виключні права:
- використовувати на власний розсуд без порушення прав третіх осіб корисну модель „Спосіб розміщення інформації” за патентом №НОМЕР_1;
- за умови додаткового погодження з ліцензіарами дозволяти невиключне використання корисної моделі „Спосіб розміщення інформації” за патентом №НОМЕР_1 третім особам, тобто, шляхом укладання субліцензійного договору з іншою особою за вибором ліцензіата, за умови попереднього письмового погодження з ліцензіарами умов субліцензійного договору, в тому числі розміру субліцензійної плати, надавати їй (іншій особі) субліцензію на використання корисної моделі „Спосіб розміщення інформації” за патентом №НОМЕР_1 в межах прав, що надаються ліцензіату за цим договором, а також в межах території, на яку поширюється дія ліцензії, наданої за цим договором;
- забороняти іншим (третім) особам використовувати корисну модель „Спосіб розміщення інформації” за патентом №НОМЕР_1 без дозволу його власників, тобто ліцензіарів, а також вчиняти будь-яких інших заходів, передбачених діючим законодавством України, для запобігання та припинення порушення прав ліцензіарів та ліцензіата за патентом №41051та цим ліцензійним договором;
- перешкоджати неправомірному використанню корисної моделі „Спосіб розміщення інформації” за патентом №НОМЕР_1;
- використовувати попереджувальне маркування із зазначенням номера та реквізитів патенту на продукті, виготовленому із застосуванням запатентованого винаходу.
За твердженням позивача відповідач використав корисну модель „Спосіб розміщення інформації”, використання виключних та не виключних майнових прав на яку за Договором належить позивачу.
Відповідно до п.5 ч.2 ст. 28 Закону України „Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” Процес, що охороняється патентом, визнається застосованим, якщо використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу, або ознаку, еквівалентну їй.
Так, судом для встановлення всіх фактичних обставин справи на вирішення експертної установи були поставлені наступні питання, які потребують роз'яснення та спеціальних знань:
1. Чи має суттєву схожість конструкція (рекламний засіб), розміщена ТОВ „Рекламний дім” за адресою: пр.Б.Хмельницького поблизу з автостанцією „Критий ринок”, до способу розміщення інформації запатентованої корисної моделі „Спосіб розміщення інформації” (патент №НОМЕР_1 від 27.04.2009р.)?
2. Чи використано при виготовлені конструкції (рекламного засобу), розміщеної ТОВ „Рекламний дім” за адресою: пр.Б.Хмельницького поблизу з автостанцією „Критий ринок”, кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули корисної моделі за патентом №НОМЕР_1 від 27.04.2009р. „Спосіб розміщення інформації”, або ознаку, еквівалентну їй?
3. Якщо при розміщенні ТОВ „Рекламний дім” конструкції (рекламного засобу) за адресою: пр.Б.Хмельницького поблизу з автостанцією „Критий ринок”, використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули корисної моделі за патентом №НОМЕР_1 від 27.04.2009р. „Спосіб розміщення інформації”, або ознаку, еквівалентну їй, чи означає це, що ТОВ „Рекламний дім” застосований продукт або процес, який охороняється патентом №НОМЕР_1 від 27.04.2009р. „Спосіб розміщення інформації”?
Ухвалою від 16.08.2010р. судом попереджено експерта, якому буде доручено проведення судової експертизи, про кримінальну відповідальність за надання завідомо неправдивого висновку.
Відповідно до висновку №715 судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 01.03.2011р. судом експертом встановлено, що при виготовленні конструкції (рекламного засобу), розміщеної ТОВ „Рекламний дім” за адресою: пр.Б. Хмельницького поблизу з автостанцією „Критий ринок”, не використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули корисної моделі за патентом №НОМЕР_1 від 27.04.2009р., або ознаку, еквівалентну їй; ТОВ „Рекламний дім” не застосовано продукт або процес, який охороняється патентом №НОМЕР_1 від 27.04.2009р. „Спосіб розміщення інформації”, при розміщенні конструкції (рекламного засобу) за адресою: пр.Б.Хмельницького поблизу з автостанцією „Критий ринок”.
08.06.2011р. представником позивача надано клопотання про призначення повторної експертизи, на вирішення якої поставити наступні питання: чи використано при застосуванні відповідачем, кожну ознаку, включену до належного пункту формули корисної моделі за деклараційним патентом №НОМЕР_1 „Спосіб розміщення інформації”, або ознаку, еквівалентну їй; чи усі ознаки використані при виготовлені конструкції (рекламного засобу), розміщеної ТОВ „Рекламний дім” за адресою: пр.Б. Хмельницького поблизу з автостанцією „Критий ринок”, входять до сукупності суттєвих ознак, заданих незалежним пунктом формули корисної моделі за патентом №НОМЕР_1 від 27.04.2009р. Судом зазначене клопотання відхилено, з огляду на те, що вищевказані питання раніше ставилися судом на вирішення експертом ухвалою від 16.08.2010р., та на які експерт надав висновок. Відповідно до чого, господарський суд не вбачає необхідності в призначенні повторної експертизи.
Відповідно до ст. 34 того ж Кодексу господарський суд приймає тільки ті докази, які мають значення для справи. Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.
За змістом ст. 43 Господарського процесуального кодексу України господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом.
Відповідно до встановленого, суд дійшов висновку, що відповідачем не був використаний продукт або процес, який охороняється патентом на корисну модель №НОМЕР_1 від 27.04.2009р. „Спосіб розміщення інформації”, при розміщенні конструкції (рекламного засобу) за адресою: пр.Б.Хмельницького поблизу з автостанцією „Критий ринок”.
За таких обставин, суд не вбачає порушення відповідачем права позивача, яке охороняється патентом на корисну модель №НОМЕР_1 від 27.04.2009р., відтак, позовні вимоги щодо зобов'язання демонтувати демонстраційну конструкцію, розташовану за адресою: пр.Б. Хмельницького поблизу з автостанцією „Критий ринок” не підлягають задоволенню.
Вартість судової експертизи охорони прав на об'єкти інтелектуальної власності складає 8 010грн.00коп., що підтверджується рахунком № 71 від 22.06.2011р., оригінал якого міститься в матеріалах справи та підлягає покладенню на позивача відповідно до ст. 49 Господарського процесуального кодексу України.
Судові витрати по сплаті державного мита та витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу підлягають покладенню на позивача у відповідності до ст.49 Господарського процесуального кодексу України.
На підставі вищенаведеного, керуючись Законом України „Про охорону прав на винаходи і корисні моделі”, ст.ст. 11, 509, 1107, 1109 Цивільного кодексу України, ст.ст. 4-2, 4-3, 22, 33, 41, 43, 44, 49, 82-85, 115, 116 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -
Відмовити у задоволенні позову Товариства з обмеженою відповідальністю „Пол Стар”, м.Донецьк до відповідача, Товариства з обмеженою відповідальністю „Рекламний дім”, м.Донецьк про зобов'язання демонтувати демонстраційну конструкцію, розташовану за адресою: пр.Б. Хмельницького поблизу з автостанцією „Критий ринок”.
Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю „Пол Стар” (83096, м.Донецьк, вул.Куйбишева, буд.142, кв.1, код ЄДРПОУ 35729988, п/р 26004015110391 в філії ВАТ „Укрексімбанк” м.Донецьк, МФО 334817) на користь Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України (01024, м.Київ, вул.Пилипа Орлика, 3, код ЄДРПОУ 25882308, р/р 31255272210017 ГУДКУ у Київській області, МФО 821018) витрати за проведення судової експертизи охорони прав на об'єкти інтелектуальної власності у розмірі 8 010грн.00коп.
Видати наказ після набрання рішенням законної сили.
У судовому засіданні 18.08.2011р. оголошено вступну та резолютивну частини рішення.
Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційного скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.
Повний текст рішення складено та підписано 23.08.2011р.
< Список > Сич Ю.В.
< Список > Гриник М.М.
< Список > Гриник М.М.
< Текст >