ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА
01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98
справа № 54/4907.06.11
За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Амальгама Люкс"
до 1) Товариства з обмеженою відповідальністю "Хенкель Україна"
2) Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства
освіти і науки України
про визнання недійсним патенту № 16616 на промисловий зразок
Суддя Палій В.В.
Представники:
Від позивача не з'явився
Від відповідачів 1. ОСОБА_1 -предст. (дов. від 30.12.2010р.)
2. ОСОБА_2- предст. (дов. від 11.01.2010р.)
Товариство з обмеженою відповідальністю "Амальгама Люкс" звернулося до Господарського суду м. Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Хенкель Україна" та Державного департаменту інтелектуальної власності про визнання недійсним патенту України № 16616 на промисловий зразок та зобов'язання Державного департаменту інтелектуальної власності здійснити у офіційному бюлетені "Промислова власність" публікацію про визнання недійсним патенту України № 16616 на промисловий зразок.
Позовні вимоги обґрунтовані тим, що сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом № 16616 стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки на видачу оскаржуваного патенту. Позивач також вважає, що оспорюваний патент видано з порушенням прав позивача на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 57076.
Ухвалою суду від 13.02.2009 р. порушено провадження у справі № 54/49, розгляд справи призначено на 13.03.2009 р.
У поданому відзиві відповідач-1 заперечив проти вимог позивача, посилаючись на те, що позивачем не надано належних та допустимих доказів невідповідності зареєстрованого промислового зразка за патентом України № 16616 умовам патентоспроможності.
Представник відповідача-2 у поданому відзиві також заперечив проти вимог позивача з тих підстав, що позивачем не надано належних доказів на підтвердження того, що суттєві ознаки промислового зразка за патентом України № 16616 стали загальнодоступними у світі до дати подання заявки. Крім того, відповідач-2 зазначив, що процедура набуття правової охорони промислових зразків не передбачає при проведенні експертизи перевірки промислового зразка на відповідність умовам патентоспроможності - новизні, виходячи з чого відповідач-2 не порушував вимог законодавства при видачі оспорюваного патенту.
Разом з позовом позивачем подано заяву про забезпечення позову шляхом:
- заборони Товариству з обмеженою відповідальністю "Хенкель Україна" подавати до Державного підприємства "Український інститут промислової власності" заявки на видачу патентів України на промислові зразки, які є ідентичними промисловому зразку за патентом України № 16616 або є ідентичними будь-якому із варіантів даного промислового зразка;
- заборони Державному департаменту інтелектуальної власності видавати на ім'я Товариства з обмеженою відповідальністю "Хенкель Україна" патенти України на промислові зразки, які є ідентичними промисловому зразку за патентом України № 16616 або є ідентичними будь-якому із варіантів даного промислового зразка, а також реєструвати договори, у тому числі, ліцензійні договори щодо патенту України № 16616 на промисловий зразок та вчиняти інші дії, які можуть призвести до зміни правового статусу даного патенту.
Заяву позивача про забезпечення позову задоволено частково, заборонено Державному департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України вносити до Державного реєстру патентів України на промислові зразки зміни, пов'язані зі зміною особи власника (власників) патенту України № 16616 на промисловий зразок "Етикетка".
Представником позивача в судовому засіданні заявлено усне клопотання про витребування доказів, а саме витребування від відповідача-1 довідки про початок ввозу на митну територію України, а також про початок реалізації ним на території України товарів "Бреф гель для унітазу", які виробляються Хенкель Мадярорсаг Кфт. (Угорщина) та імпортуються і реалізуються ТОВ "Хенкель Україна"; витребування від відповідача-1 зразків всіх варіантів етикеток, які використовуються на товарах серії "Бреф гель для унітазу", які ввозилися ним на територію України; витребування від Державної митної служби України відомостей про початок та обсяг ввозу на митну територію України товарів "Бреф гель для унітазу", які виробляються Хенкель Мадярорсаг Кфт. (Угорщина) та імпортуються і реалізуються ТОВ "Хенкель Україна", з початку ввозу таких товарів на територію України по теперішній час.
На думку позивача, зазначені відомості мають значення для вирішення даного спору, оскільки дозволять встановити конкретну дату, з якої відповідач-1 почав ввозити на територію України та реалізовувати відповідні товари, а отже, і дату, з якої сукупність суттєвих ознак оспорюваного промислового зразку стала загальновідомою на території України. Відповідач-1 заперечив проти клопотання позивача.
Відповідно до ст. 38 ГПК України, якщо подані сторонами докази є недостатніми, господарський суд зобов'язаний витребувати від підприємств та організацій незалежно від їх участі у справі документи і матеріали, необхідні для вирішення спору. Оскільки вказані позивачем відомості мають значення для всебічного, повного, об'єктивного розгляду справи, судом задоволено клопотання позивача про витребування доказів.
Відповідачем-1 заявлено клопотання про проведення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, вирішення якого відкладено.
У зв'язку з необхідністю витребування нових доказів розгляд справи відкладено на 15.04.2009 року.
Ухвалою суду від 15.04.2009 р. розгляд справи відкладено на 13.05.2009 р.
У судовому засіданні 13.05.2009 р. представником позивача заявлено клопотання про залучення до участі у справі як третьої особи без самостійних вимог на стороні відповідача компанію "Henkel Magyarorszag Kft".
Розгляд зазначеного клопотання відкладено до наступного судового засідання.
У судовому засіданні 13.05.2009 р. відповідно до ст. 77 ГПК України оголошувалася перерва до 29.05.2009 р.
Розглянувши по суті клопотання позивача про залучення до участі у справі як третьої особи без самостійних вимог на стороні відповідача-1 компанії "Henkel Magyarorszag Kft", суд відмовив у його задоволенні, оскільки позивачем не надано доказів того, що рішення у справі може вплинути на права та обов'язки компанії "Henkel Magyarorszag Kft" щодо однієї із сторін у справі.
У судовому засіданні 29.05.2009 р. представником відповідача-1 подано клопотання про зупинення провадження у справі, яке мотивоване тим, що у провадженні Господарського суду м. Києва знаходиться справи № 20/146 за позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Амальгама Люкс" та Державного департаменту інтелектуальної власності про дострокове припинення дії свідоцтва України № 57076 на знак для товарів і послуг "Морской бриз/Sea Breeze", яка, на думку позивача, пов'язана зі справою № 54/49, і вирішення справи 54/49 є неможливим до вирішення справи № 20/146.
У судовому засіданні 29.05.2009 р. відповідно до ст. 77 ГПК України оголошувалася перерва до 17.06.2009 р. для надання представнику позивача можливості подати письмові заперечення проти клопотання про зупинення провадження у справі.
Розглянувши у судовому засіданні 17.06.2009 р. клопотання відповідача-1 про зупинення провадження у справі, суд відмовив у його задоволенні виходячи з того, що за змістом ст. 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" дія свідоцтва припиняється лише на майбутнє, а тому розгляд справи № 20/146 не перешкоджає розгляду справи № 54/49.
У судовому засіданні 17.06.2009 р. клопотання позивача про витребування доказів судом частково задоволено, розгляд справи відкладено на 08.07.2009 р.
02.07.2009 р. через відділ діловодства Господарського суду м. Києва представником позивача подано уточнення до клопотання про витребування доказів, у якому позивач просить витребувати у органів сертифікації кольорові копії етикеток товарів.
Розгляд зазначеного клопотання відкладено до отримання судом копій сертифікатів відповідності на товар "Bref WC-GEL Морской бриз".
У зв'язку з необхідністю витребування нових доказів, ухвалою суду від 08.07.2009 р. розгляд справи відкладено на 04.09.2009 р.
01.09.2009 р. через відділ діловодства суду позивачем подані письмові пояснення, якими позивач поінформував суд, про те, що у провадженні Господарського суду Миколаївської області знаходиться справа № 3/364/08, предметом розгляду якої є вимоги позивача про припинення порушення відповідачем прав на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 57076.
Таким чином, за результатами розгляду справи № 3/364/08 Господарського суду Миколаївської області буде встановлено, чи порушуються права позивача використанням відповідачем етикетки, яка є об'єктом охорони за оспорюваним патентом № 16616 на промисловий зразок.
При цьому, як на підставу своїх вимог у справі № 54/49 про визнання недійсним промислового зразка за патентом № 16616 позивач посилається на порушення його прав на знак для товарів і послуг "Морской Бриз/Sea Breeze" за свідоцтвом України № 57076 при видачі оспорюваного патенту та невідповідність промислового зразка критерію новизни.
Оскільки наявність чи відсутність фату порушення прав позивача входить до предмету доказування у справі № 54/49 та свідчить про наявність чи відсутність у позивача права на звернення до господарського суду із зазначеним позовом, справи № 54/49, що розглядається Господарським судом м. Києва, та № 3/364/08, що розглядається Господарським судом Миколаївської області, є пов'язаними.
Як передбачено ч. 1 ст. 79 ГПК України, господарський суд зупиняє провадження у справі в разі неможливості розгляду даної справи до вирішення пов'язаної з нею іншої справи, що розглядається іншим судом.
Враховуючи наведене, ухвалою від 04.09.2009р. провадження у справі №54/49 зупинено.
14.10.2010р. судом одержано клопотання від ТОВ «Хенкель Україна»про поновлення провадження у справі №54/49, у зв'язку з тим, що 10.09.2009р. Господарським судом Миколаївської області прийнято рішення у справі №3/364/08, яке скасовано постановою Одеського апеляційного господарського суду від 18.05.2010р. №3/364/08, а вказана постанова залишена без змін постановою Вищого господарського суду України від 14.09.2010р. №3/364/08.
Розпорядженням Заступника Голови Господарського суду міста Києва №40 від 11.10.2010р. справа №54/49 передана для подальшого розгляду судді Палію В.В., у зв'язку з перебуванням судді Демченко Т.С. на лікарняному та з метою уникнення затягування розгляду справи №54/49.
За наведених обставин, справа №54/49 прийнята до провадження суддею Палієм В.В.
У зв'язку з усуненням обставин, які стали підставою для зупинення провадження у справі №54/49, ухвалою від 18.10.2010р. провадження у даній справі поновлено, а справа призначена до розгляду на 09.11.2010р.
Представник позивача у судове засідання 09.11.2010р. не з'явився, про причини неявки суд не повідомив.
У судовому засіданні представник відповідача-1 подав суду пояснення, в яких просить суд відмовити у задоволенні позовних вимог з підстав, наведених у поясненні.
У зв'язку з неявкою у судове засідання представника позивача та з метою витребування неподаних суду документів, розгляд справи 09.11.2010р. відкладено.
У судове засідання 30.11.2010р. представник позивача не з'явився, про причини неявки суд не повідомив.
У зв'язку з неявкою у судове засідання представника позивача та з метою витребування додаткових доказів по справі, розгляд справи 30.11.2010р. відкладено.
Представник позивача у судове засідання 21.12.2010р. не з'явився, про причини неявки суд не повідомив.
У судовому засіданні 21.12.2010р. суд прийшов до висновку про обґрунтованість поданого позивачем клопотання від 01.06.2009р. (яке отримано судом 02.07.2009р.) про витребування у органів сертифікації кольорових копій етикеток на товари, щодо яких відповідачу-1 були видані сертифікати відповідності, або їх оригіналів (у випадку неможливості зробити кольорові копії). Отримання вказаних доказів мотивовано тим, що для правильного вирішення спору необхідно, зокрема, встановити, чи використовувалась відповідачем-1 у термін понад 6 місяців до дати подачі заявки на видачу оскаржуваного патенту України №16616 етикетка для товарів «Bref WC-GEL Морской бриз»(на підтвердження наявності або відсутності новизни промислового зразка «Етикетка»).
З метою витребування додаткових доказів по справі та у зв'язку з неявкою у судове засідання представника позивача, розгляд справи 21.12.2010р. відкладено.
18.01.2011р. судом одержано відповідь на вимогу суду від ДП «Закарпатський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації»із кольоровими копіями етикеток на товари, щодо яких відповідачу-1 були видані сертифікати відповідності, зареєстровані в Реєстрі за №UA1.027.0102251-06 із терміном дії з 17.07.2006р. по 16.01.2007р. та №UA1.027.0003230-07 із терміном дії з 15.01.2007р. по 15.01.2009р.
У судовому засіданні 18.01.2011р. суд прийшов до висновку про наявність підстав для призначення у справі №54/49 судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, з огляду на наступне.
Відповідно до ст. 41 ГПК України для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу.
Відповідно до п. 5 Рекомендацій Вищого господарського суду від 29.03.2005, № 04-5/76 "Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності" у вирішенні спорів про охорону права інтелектуальної власності на промисловий зразок залежно від обставин справи та суті спору судом на роз'яснення судового експерта може бути поставлене питання, зокрема, про наявність новизни промислового зразка на дату подання заявки на видачу патенту або, якщо заявлено пріоритет, на дату пріоритету (у порівнянні із протиставленим промисловим зразком).
Оскільки для роз'яснення питання щодо наявності новизни промислового зразка (який охороняється згідно патенту України № 16616) на дату подання заявки на видачу патенту, необхідні спеціальні знання, суд вважає за доцільне призначити у справі №54/49 судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності.
Згідно ст. 41 ГПК України учасники судового процесу мають право пропонувати господарському суду питання, які мають бути роз'яснені судовим експертом. Остаточне коло цих питань встановлюється господарським судом в ухвалі.
Для надання сторонам можливості запропонувати суду питання, які мають бути роз'яснені судовим експертом та запропонувати експертну установу (експертів), якій доцільно доручити проведення експертизи, розгляд справи 18.01.2011р. відкладено.
26.01.2011р. судом одержано від відповідача-2 перелік питань, які відповідач-2 просить суд поставити на вирішення експерта.
У судовому засіданні 26.01.2011р. представник відповідача-1 надав суду письмові пояснення, у яких заперечив проти призначення у справі судової експертизи, з огляду на встановлені обставини у справі №3/364/08. У випадку призначення судом судової експертизи, відповідач-1 просить суд доручити її проведення Науково-дослідному інституту інтелектуальної власності Академії Правових Наук України. Визначення питань, які мають бути роз'яснені експертом, відповідач-1 залишив на розсуд суду.
Враховуючи те, що для роз'яснення питань, що виникли при вирішенні даного спору необхідні спеціальні знання, суд призначив у справі №54/49 судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності.
Проведення судової експертизи доручається державним спеціалізованим установам чи безпосередньо особам, які відповідають вимогам, встановленим Законом України "Про судову експертизу". Особа, яка проводить судову експертизу (далі - судовий експерт) користується правами і несе обов'язки, зазначені у статті 31 ГПК України.
Суд вважав за доцільне доручити проведення судової експертизи атестованому судовому експерту відповідно до витягу з Реєстру атестованих судових експертів - Мещеряковій Наталії Миколаївні, яка не є фахівцем державної спеціалізованої установи і має кваліфікацію судового експерта із правом проведення експертиз у сфері інтелектуальної власності за спеціальністю 13.4 «Дослідження, пов'язані з промисловими зразками».
У зв'язку з наведеним, провадження у справі №54/49 зупинено до закінчення проведення судової експертизи.
17.05.2011р. судом одержано матеріали справи №54/49 із висновком №79/11-НМ судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 10.05.2011р. за підписом експерта Мещерякової Н.М. Відповідно до експертного висновку - в матеріалах справи містяться відомості, за якими сукупність суттєвих ознак другого та третього варіантів промислового зразка за патентом України №16616 від 12.05.2008р. стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки на нього (03.04.2008р.).
У зв'язку з усуненням обставин, які стали підставою для зупинення провадження у справі, ухвалою від 17.05.2011р. провадження у справі №54/49 поновлено, а справа призначена до судового розгляду на 14.06.2011р.
Представник відповідача-1 у судовому засіданні надав суду письмові пояснення по справі, у яких просить суд висновок №79/11-НМ судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 10.05.2011р. відхилити, оскільки останній ґрунтується не на фактах, а на припущеннях.
У зв'язку з неявкою у судове засідання представника позивача, розгляд справи підлягає відкладенню.
Керуючись ст. ст. 77, 86 ГПК України, суд, -
1. Відкласти розгляд справи на 14.06.2011 о 12:00. Судове засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва в залі судових засідань №51.
2. Зобов'язати позивача надати суду письмові пояснення та докази на підтвердження порушеного права позивача, що стало підставою для звернення з позовом до суду.
3. Зобов'язати позивача та відповідача-2 надати суду письмові пояснення по справі з урахуванням висновку №79/11-НМ судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 10.05.2011р.
Участь у судовому засіданні представників сторін визнати обов'язковою.
Попередити сторін про наслідки невиконання вимог ухвали суду у відповідності зі ст. 83 ГПК України (стягнення штрафу).
Суддя
В.В. Палій