ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА
01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98
Справа № 54/9715.04.11
За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Акуна
Україна"
до Товариства з обмеженою відповідальністю "Акуна
Юкрейн"
про захист права власності на комерційне найменування
за позовом третьої особи з Компанія "AKUNA CZ s.r.o." ("АКУНА ЧЗ")
самостійними
вимогами на предмет спору
До Товариства з обмеженою відповідальністю "Акуна Україна"
про припинення порушення прав інтелектуальної власності
Головучий суддя Бондаренко Г.П.
Суддя Гумега О.В.
Суддя Картавцева Ю.В
Представники сторін:
Від позивача Литвиненко В.О. (дов. б/н від 27.12.2010р.)
Від відповідача Міщенко І.С. (дов. б/н від 07.07.2010р.)
Від третьої особи
з самостійними вимогами Руденко Ю.О. (дов. б/н від 25.03.2011р.)
Товариство з обмеженою відповідальністю "Акуна Україна" (далі по тексту - позивач) звернулося до Господарського суду м. Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Акуна Юкрейн" (далі по тексту - відповідач) про зобов'язання відповідача припинити використання тотожного комерційного найменування "Акуна Юкрейн" та "Акуна".
Позовні вимоги обґрунтовані тим, що відповідач порушує права інтелектуальної власності позивача на комерційне найменуванням, неправомірно використовуючи комерційне найменування "Акуна Юкрейн", яке є схожим з комерційним найменуванням позивача "Акуна Україна", що може призвести до змішування з діяльністю позивача.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 15.06.2010 р. було порушено провадження у справі № 54/97, розгляд справи призначено на 07.07.2010 р.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 07.07.2010 року розгляд справи був відкладений на 08.09.2010 року. Цією ж ухвалою суд залучив до участі у справі Компанію "AKUNA CZ s.r.o." як третю особу без самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача. Суд також відмовив Товариству з обмеженою відповідальністю "Акуна Україна" у задоволенні заяви про забезпечення позову.
Розпорядженням Заступника Голови Господарського суду міста Києва Шевченко Е.О. від 11.10.2010 року справу №54/97 передано на розгляд судді Бондаренко Г.П. у зв'язку з перебуванням судді Демченко Т.Ф. на лікарняному.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 22.10.2010 року справу прийнято до провадження, розгляд справи призначено на 25.11.2010 року.
25.11.2010 року через відділ канцелярії Господарського суду міста Києва відповідачем подано відзив по справі та повідомлення.У зв'язку із перебуванням судді Бондаренко Г.П. на лікарняному, судове засідання, призначене на 25.11.2010 р., не відбулось, розгляд справи призначено на 16.12.2010 року.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 16.12.2010 року прийнято позовну заяву третьої особи з самостійними вимогами - Компанії "AKUNA CZ s.r.o." (далі- третя особа з самостійними вимогами, компанія "Акуна ЧЗ") для сумісного розгляду з заявленими позовними вимогами, відкладено розгляд справи на 19.01.2011 р. з викликом представників сторін, яких зобов'язано надати суду документи, необхідні для вирішення спору.
Представником позивача у судовому засіданні 19.01.2011 року подано заяву про призначення колегіального розгляду справи на підставі ч. 1 46 Господарського процесуального кодексу України, оскільки, на думку позивача, є підстави вважати дану справу складною.
Ухвалою господарського суду міста Києва від 19.01.2011 р. у справі № 54/97 суд призначив розгляд даної справи у колегіальному складі суддів, відклав розгляд справи, в зв'язку з призначенням колегіального складу розгляду справи на дату, яка буде визначена ухвалою про прийняття справи до провадження колегією суддів, призначеною у відповідності до ст. 2-1 ГПК України.
Розпорядженням від 03.02.2011 р. Голова Господарського суду міста Києва розпорядився розглянути справу № 54/97 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю “Акуна Україна”до Товариства з обмеженою відповідальністю “Акуна Юкрейн”, третя особа, яка не заявляє самостійні вимоги на предмет спору - Компанія "AKUNA CZ s.r.o.”про зобов'язання відповідача припинити використання тотожного комерційного найменування “Акуна Юкрейн”та “Акуна” колегіально у складі: Головуючий суддя: Бондаренко Г.П.; суддя Гумега О.В.; суддя Картавцева Ю.В.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 07.02.2011р. колегією суддів у складі суддів Головуючий суддя: Бондаренко Г.П.; суддя Гумега О.В.; суддя Картавцева Ю.В. прийнято справу до свого провадження, розгляд справи призначено на 01.03.2011р.
01.03.2011 року через відділ канцелярії Господарського суду міста Києва представником позивача подано клопотання про витребування доказів, в якому просить суд витребувати у третьої особи з самостійними вимогами на предмет спору Договір про ексклюзивні права від 29.11.2004р.
В судовому засіданні 01.03.2011 року оголошено перерву до 17.03.2011р., у зв'язку з задоволенням клопотання позивача про витребування доказів.
17.03.2011 року через відділ канцелярії Господарського суду міста Києва позивачем подано заяву про застосування стоків позовної давності, в якій просить суд відмовити у задоволенні позовних вимог третьої особи з самостійними вимогами на предмет спору.
В судовому засіданні 17.03.2011 року оголошено перерву в судовому засіданні до 11.04.2011р., у зв'язку задоволенням клопотань представників сторін про відкладення розгляду справи, для надання додаткових матеріалів по справі.
18.03.2011 року через відділ канцелярії Господарського суду міста Києва третьою особою з самостійними вимогами на предмет спору подано клопотання про залучення доказів, а саме витребуваного судом Договору про виключні права від 29.11.200р.
11.04.2011 року через відділ канцелярії Господарського суду міста Києва позивачем подано відзив на позовну заяву третьої особи з самостійними вимогами на предмет спору, в якому просить суд відмовити у задоволенні позовних вимог, з посиланням на те, що третя особа з самостійними вимогами на предмет спору надала позивачу право на використання торгівельної марки та комерційного найменування «Акуна», продаж товарів на території України позивачем здійснювався за погодженням з третьою особою.
В судовому засіданні 11.04.2011 року, заслухавши пояснення представників колегія суддів приходить до висновку про необхідність призначення у справі судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності.
В судовому засіданні 11.04.2011 року оголошено перерву до 15.04.2011 року для надання можливості представниками сторін надати перелік питань, які можуть бути поставлені перед експертизою та перілк експертних установ (експертів), яким може бути доручено проведення судової експертизи.
В судовому засіданні 15.04.2011 року представниками сторін подано клопотання про призначення судової експертизи, запропоновано перелік питань та експертів для її проведення, надано усні пояснення по суті поданих клопотань.
Розглянувши наявні матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін, суд -
Предметом розгляду даної справи щодо первісно заявлених позовних вимог є припинення використання комерційного найменування ТОВ “ Акуна Юкрейн ”, яке належить відповідачу з підстав того, що відповідач зареєстрований пізніше, ніж позивач, та, за твердженням позивача, оскаржуване комерційне найменування тотожне (цілковито схоже) з комерційного найменування ТОВ “Акуна Україна”, що належить позивачеві, а отже така схожість комерційних найменувань може ввести в оману споживача щодо сплутування двох суб'єктів господарювання з конкуруючими (однаковими) комерційними найменуваннями та припинення порушення прав інтелектуальної власності.
За таких обставин, для вирішення справи по суті суду необхідно встановити тотожність (цілковиту схожість) конкуруючих комерційних/фірмових найменувань.
Для вирішення даного питання необхідно володіти спеціальними знаннями, а тому без висновків судової експертизи, які є належними засобами доказування, справа не може бути вирішена по суті.
У вирішенні питань, пов'язаних з призначенням судової експертизи, господарським судам слід враховувати викладене у роз'ясненні президії Вищого арбітражного суду України від 11.11.98 N 02-5/424 "Про деякі питання практики призначення судової експертизи" та в рекомендаціях президії Вищого господарського суду України від 29.03.2005 N 04-5/76 "Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності.
Відповідно ст.ст. 489, 490 Цивільного кодексу України та ст. 159 Господарського кодексу України правова охорона надається правовласнику виключно проти використання іншими особами однакового, тобто тотожного повного чи скороченого комерційного (фірмового) найменування.
Відповідно до п. 4 Рекомендацій Президії Вищого господарського суду України від 29.03.05р. за № 04-5/76 "Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності" У вирішенні спорів, пов'язаних з правовою охороною комерційного найменування, судам необхідно виходити зі змісту статей 489, 490 Цивільного кодексу України та статті 159 Господарського кодексу України, відповідно до яких правова охорона надається правовласнику виключно проти використання іншими особами однакового, тобто тотожного повного чи скороченого комерційного (фірмового) найменування. Тому у спорах про захист права інтелектуальної власності на комерційне найменування господарським судом не повинні порушуватися перед судовим експертом питання про наявність чи відсутність схожості між комерційними (фірмовими) найменуваннями до такого ступеня, що їх можна сплутати. Але в разі необхідності господарський суд може поставити судовому експерту питання про наявність чи відсутність тотожності, тобто цілковитої схожості між комерційними (фірмовими) найменуваннями, що порівнюються.
Крім того, третьою особою з самостійними вимогами заявлено позовні вимоги до ТОВ "Акуна Україна" щодо зобов'язання ТОВ "Акуна Україна" внести зміни до установчих документів шляхом виключення слова "Акуна" із свого найменування та заборони ТОВ "Акуна Україна" здійснювати використання комерційного (фірмового) найменування компанії "Акуна ЧЗ" у своїй господарській діяльності., в зв'язку з тим, що комерційне (фірмове найменування позивача - відповідача за позовом третьої особи з самостійними вимогами ) є схожим до ступеня сплутування з торгівельною маркою, що належить третій особі з самостійними вимогами та охороняється на території України за міжнародною реєстрацією.
Для вирішення по суті спору за позовом третьої особи з самостійними вимогами суду необхідно встановити чи збігається (є схожим) комерційне (фірмове) найменування ТОВ "Акуна Україна" з позначенянм, що охороняється за міжнародною реєстрацією, та належить третій особі з самостійними вимогами, що потребує спеціальних знань.
Як встановлено п. 45 Рекомендацій Президії Вищого господарського суду від 10.06.2004 р. N 04-5/1107 “Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності”, відповідно до статті 41 ГПК для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу.
За таких обставин, суд за власною ініціативою, відповідно до ст. 41 ГПК України, керуючись Законом України “Про судову експертизу”, призначає у справі судове експертизу об'єктів права інтелектуальної власності для вирішення питань, які потребують спеціальних знань, та є необхідними для вирішення справи.
Суд доручає проведення експертизи атестованому судовому експерту Дорошенко Олександру Федоровичу, який є співробітником Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Академії правових наук України.
Перелік питань визначається судом відповідно до п. 4 рекомендацій Президії Вищого господарського суду від 29.03.2005 року за №04-5/76 “Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності”.
Відповідно до ч. 1 ст. 79 ГПК України, суд зупиняє провадження у справі до отримання висновків експертизи по поставленим питанням.
Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст. 31, 41, 79, 86 ГПК України, -
1.Призначити по справі судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручити атестованому судовому експерту Дорошенко Олександру Федоровичу (м. Київ, вул. Боженка, 11, корпус 4).
2. На вирішення експертизи поставити наступні питання:
- чи є тотожними (цілковито схожими) комерційні найменування Товариства з обмеженою відповідальністю “Акуна Україна” та Товариства з обмеженою відповідальністю “Акуна Юкрейн”?
- чи може використання комерційного (фірмового) найменування Товариства з обмеженою відповідальністю "Акуна Україна" та Товариства з обмеженою відповідальністю "Акуна Юкрейн" ввести в оману споживачів щодо товарів (послуг), що виробляються (реалізовуютья, надаються) позивачем та відповідачем у справі?
- чи є комерційне (фірмове) найменування Товариства з обмеженою відповідальністю "Акуна Україна" схожим зі знаком для товарів і послуг, що охороняється за міжнародною реєстрацією №747333 настільки, що такі позначення можна сплутати та чи може таке використання конкуруючих позначеньо ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги?
- чи є однорідними товари/послуги щодо яких зареєстровано торгівельну марку, що охороняється за міжнародною реєстрацією № 747333 та товари/послуги, які продає, реалізовує, надає Товариство з обмеженою відповідальністю "Акуна Україна"?
3. Попередити експерта про необхідність проведення експертизи у відповідності до Закону України "Про судову експертизу" та про кримінальну відповідальність у разі дачі неправдивих висновків, передбачену ст.ст. 384, 385 Кримінального кодексу України.
4. Витрати по проведенню судової експертизи покласти на Товариство з обмеженою відповідальністю “ Акуна Україна ” та на Компанію "AKUNA CZ s.r.o." ("АКУНА ЧЗ") порівну з наступним віднесенням на винну сторону. Зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю “Акуна Україна” та Компанію "AKUNA CZ s.r.o." ("АКУНА ЧЗ") провести своєчасну та повну оплату експертизи.
5. Зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю “Акуна Україна”, Товариство з обмеженою відповідальністю “Акуна Юкрейн” та Компанію "AKUNA CZ s.r.o." своєчасно надавати на вимогу експерту всі необхідні для проведення експертизи об'єкти експертизи, документи, рахунки-фактури, пояснення тощо, а також забезпечувати та всіляко сприяти проведенню експертизи.
6. Провадження у справі №54/97 зупинити до надання висновків судової експертизи об'ктів права інтелектуальної власності, призначеної у справі.
7. Дану ухвалу може бути оскаржено в порядку передбаченому чинним законодавством в частині зупинення провадження у справі.
8. У разі великої завантаженості експертної установи за наявності необхідності надати згоду на проведення експертизи понад встановлені законодавством трьохмісячні строки проведення експертизи.
9. Ухвалу направити сторонам, експерту разом з матеріалами справи.
Головучий суддя Г.П. Бондаренко
Суддя О.В. Гумега
Суддя Ю.В. Картавцева