ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА
01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98
Справа № 12/43001.04.11
За позовом Відкритого акціонерного товариства “Фармак”
До 1) Міністерства освіти і науки України
2) Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України
3) Закритого акціонерного товариства “Фармацевтична фірма “Дарниця”
Про визнання недійсним Свідоцтва України № 49087 від 15.04.2005 р. на знак для товарів і послуг “Корвалол-Дарниця”
Суддя Прокопенко Л.В.
Представники:
Від позивача Тесля Ю. О. -предст. (дов. № 17/62 від 24.03.2011 р.)
Самілів Б. М. -предст. (дов. № 17/24 від 14.02.2011 р.)
Від відповідачів 1) не з'явився
2) Картушин Д. М. - предст. (дов. № 16-08/11 від 11.01.2010 р.)
3)Терлецька О. О. - предст. (дов. № 74 від 20.09.2010 р.)
Галабала М. В. -предст. (дов. № 28 від 06.04.2010 р.)
Суть спору:
Про визнання недійсним Свідоцтва України № 49087 від 15.04.2005 р. на знак для товарів і послуг “Корвалол-Дарниця”.
Відповідачі 1 та 2 відзиви на позовну заяву не надали.
Відповідач 3 у відзиві на позовну заяву просить суд відмовити в задоволенні позовних вимог, посилаючись на обставини, викладені у відзиві.
В ході судового розгляду представник відповідача 2 подав клопотання (№ 16-08/4046 від 02.09.2005 року) про зупинення провадження по справі № 12-430 до вирішення Господарським судом міста Києва пов'язаної з нею справи № 21/92-12/413 про визнання недійсним Свідоцтва України № 7312 на знак “Корвалол CORVALOLUM”, на який позивач посилається як на доказ обґрунтованості своїх позовних вимог.
Клопотання задоволено.
Ухвалою суду від 12.10.2005 р. зупинено провадження по справі № 12/430 до вирішення Господарським судом міста Києва пов'язаної з нею справи № 21/92-12/413.
Відділом діловодства суду отримано від позивача клопотання про поновлення провадження у справі № 12/430 в зв'язку із усуненням обставин, що зумовили його зупинення, а саме 01.02.2010 р. Київським апеляційним господарським судом було винесено Постанову по справі № 21/92 - 12/413, якою апеляційну скаргу ЗАТ «Фармацевтична «Дарниця»залишено без задоволення, та Рішення Господарського суду міста Києва від 01.12.2009 р. у справі № 21/92 - 12/413 залишено без змін.
Відповідно до ч. 3 ст. 79 ГПК України господарський суд поновлює провадження у справі після усунення обставин, що зумовили його зупинення.
Ухвалою суду від 27.05.2010 р. поновлено провадження у справі № 12/430, призначено розгляд справи на 02.07.2010 р.
В судовому засіданні 02.07.2010 р. представники сторін подали спільне клопотання про продовження строків розгляду справи.
Оскільки відповідно до ч. 4 ст. 69 ГПК України за клопотанням обох сторін чи клопотанням однієї сторони, погодженим з другою стороною, спір може бути вирішено у більш тривалий строк, ніж встановлено частиною першою цієї статті, а саме у строк не більше двох місяців від дня одержання позовної заяви, то суд задовольнив зазначене клопотання. Клопотання задоволено.
19.07.2010 р. відділом діловодства суду отримано від позивача клопотання про призначення судової експертизи (від 16.07.2010 р. № 17/121) об'єктів інтелектуальної власності, мотивоване наступним.
Позивач вважає, що позначення «КОРВАЛОЛ - ДАРНИЦЯ», зареєстроване на ім'я відповідача -3, є схожим настільки, що його можна сплутати із товарним знаком «КОРВАЛОЛ CORVALOLUM»за Свідоцтвом № 7321. Крім того, позначення «КОРВАЛОЛ - ДАРНИЦЯ»за Свідоцтвом № 49087 є оманливим і таким, що може ввести в оману щодо позивача - особи, яка виробляє товар маркований товарним знаком «КОРВАЛОЛ CORVALOLUM»за Свідоцтвом № 7321. За таких обставин та враховуючи те, що по справі необхідно дати відповідь на питання, що мають суттєве значення для об'єктивного розгляду справи, позивач просить суд призначити експертизу по даній справі. Також позивач у даному клопотанні запропонував суду питання, які мають бути роз'яснені судовим експертом.
Представник відповідача 3 в судовому засіданні 18.08.2010 р. також подав клопотання про призначення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, посилаючись на наступне.
Предметом позову за господарською справою № 12/430 є вимога про визнання недійсним Свідоцтва України на знак для товарів і послуг «Корвалол-Дарниця»№ 49087, власником якого є ЗАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця». Відповідно предметом доказування по цій справі є обставини, якими обґрунтовуються як позовні вимоги, так і заперечення. Відповідач 3 вважає, що торгівельна марка «Корвалол-Дарниця»в повному обсязі відповідає умовам надання правої охорони, що передбачені чинним законодавством України. Відповідно до ч. 3 п. 2 Роз'яснення Вищого арбітражного суду «Про деякі питання практики призначення судової експертизи»від 11.11.1998 р. № 02-5/424 судова експертиза повинна призначатися лише для встановлення фактичних даних, що входять до предмета доказування.
Таким чином, для встановлення фактичних даних стосовно відповідності спірного позначення умовам правової охорони необхідне призначення і проведення судової експертизи. При цьому на розгляд експерту слід поставити весь комплекс питань, які мають відношення до предмету доказування, а не лише ті, що запропоновані позивачем, оскільки згідно з ч. 1 ст. 43 ГПК України господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи. Також у клопотанні відповідачем 3 запропоновано суду питання, які мають бути роз'яснені судовим експертом.
Представник відповідача 2 надав пояснення на клопотання про призначення у справі судової експертизи, відповідно до якого Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України не заперечує проти призначення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності у даній справі та також запропонував суду питання, яке має бути роз'яснене судовим експертом.
Проаналізувавши матеріали справи суд визнав заявлені сторонами клопотання про призначення судової експертизи обґрунтованими та задовольнив їх, оскільки суд дійшов висновку, що для вирішення поставлених в клопотаннях питань необхідні спеціальні знання.
Ухвалою суду від 18.08.2010 р. призначено у справі № 12/430 судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено атестованим судовим експертам Науково -дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності, витрати по проведенню експертизи покладено на позивача -ВАТ “Фармак” та відповідача 3 -ЗАТ “Фармацевтична фірма “Дарниця” порівну, попереджено експертів про кримінальну відповідальність за ст. ст. 384, 385 КК України за відмову без поважних причин від виконання своїх обов'язків та надання завідомо неправдивих висновків, зобов'язано сторони надати матеріали, необхідні для проведення експертизи, на час проведення судової експертизи провадження у справі № 12/430 зупинено.
28.02.2011 р. відділом діловодства суду отримано Висновок № 57/10 від 23.02.2011 р. по справі № 12/430 та справу № 12/430.
У Висновку № 57/10 від 23.02.2011 р. зазначено наступне:
1. Словесне позначення «Корвалол-Дарниця»зареєстроване за Свідоцтвом України № 49087, на момент подачі заявки на видачу Свідоцтва України на знак для товарів і послуг та на момент отримання Свідоцтва України № 49087 мало розрізняльну здатність.
2. Знак для товарів і послуг «Корвалол - Дарниця», за Свідоцтвом України № 49087, не є оманливим або таким, іцо може ввести в оману щодо ВАТ «Фармак».
3. Позначення «Корвалол - Дарниця», зареєстроване за Свідоцтвом України № 49087, не є схожим настільки, що його можна сплутати з знаком «Корвалол Согуаіоіиш»за Свідоцтвом України № 7321.
4. Позначення «Корвалол - Дарниця», зареєстроване за Свідоцтвом України № 49087, не є схожим настільки, що його можна сплутати з добре відомим знаком «КОРВАЛОЛ», зареєстрованим за рішенням Апеляційної палати Державного департаменту інтелектуальної власності від 29 грудня 2004 року.
5. Позначення «Корвалол-Дарниця», зареєстроване за Свідоцтвом України № 49087, включає словесне позначення «корвалол».
6. Знак для товарів та послуг за Свідоцтвом України № 49087 «Корвалол - Дарниця»не містить домінуючих елементів.
Відповідно до ст. 79 ГПК України, господарський суд поновлює провадження у справі після усунення обставин, що зумовили його зупинення.
Ухвалою суду від 07.03.2011 р. поновлено провадження у справі та призначено її розгляд на.01.04.2011 р.
30.03.2011 р. судом одержано письмові пояснення ЗАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця»щодо Висновку № 57/10 судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 23 лютого 2011 року.
01.04.2011 р. позивач надав суду заперечення на Висновок експертизи об'єктів інтелектуальної власності № 57/10 від 23.02.2011 та клопотання про призначення повторної експертизи.
У судовому засіданні 01.04.2011 р. суд відмовив у задоволенні клопотання позивача про призначення у справі повторної судової експертизи у зв'язку з наступним.
Згідно з Роз'ясненням Вищого арбітражного суду України від 11.11.1998 р. № 02-5/424 "Про деякі питання практики призначення судової експертизи" повторна експертиза призначається з ініціативи суду або за клопотанням учасників процесу, якщо висновок експерта визнано необґрунтованим чи таким, що суперечить іншим матеріалам справи, або коли він викликає сумнів у його правильності. Повторну експертизу може бути призначено також, якщо є розходження у висновках кількох експертів і їх неможливо усунути шляхом одержання додаткових пояснень експертів у судовому засіданні.
Підстави для проведення повторної експертизи, про які зазначає позивач, ґрунтуються на власній позиції голови правління-генерального директора позивача, яка не має статусу судового експерта. У той же час експертиза у справі № 57/10 проведена судовим експертом, яка має відповідну вищу освіту, освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче спеціаліста, пройшла відповідну підготовку, атестована та отримала кваліфікацію судового експерта (включена до Державного реєстру атестованих судових експертів).
Окрім того, судова експертиза Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності була призначена і проведена на вимогу Відкритого акціонерного товариства «Фармак»відповідно до клопотання цього товариства від 16 липня 2010 року № 17/122. Саме ВАТ «Фармак»у клопотанні про призначення судової експертизи наполягало на тому, щоб проведення експертизи було доручено Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності. Судовому експерту були в повному обсязі поставлені господарським судом питання, роз'яснення яких вимагав позивач.
Таким чином, суд повністю виконав передбачений ст. 4-3 ГПК України обов'язок перед ВАТ «Фармак»створити даній стороні спору необхідні умови для встановлення фактичних обставин справи № 12/430.
Зважаючи на викладене, суд не вбачає підстав для призначення у справі повторної судової експертизи.
Відповідач-2 заявив в засіданні 01.04.2011 р. клопотання про виклик судового експерта для дачі пояснень з приводу міркувань та фактів,викладених в експертному висновку. Інші представники сторін проти задоволення цього клопотання заперечили, оскільки вважають, що додаткові пояснення експерта суті експертного висновку не змінять.
В судовому засіданні 01.04.2011 р. оголошено вступну та резолютивну частини рішення.
Ознайомившись з матеріалами справи, заслухавши пояснення представників сторін, суд, -
15.04.2005 р. Державний департамент інтелектуальної власності України (надалі -Департамент) здійснив державну реєстрацію знака для товарів і послуг «Корвалол-Дарниця»(Свідоцтво № 49087) на ім'я ЗАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця».
Позивач у позовній заяві від 15.07.2005 р. зазначає, що державна реєстрація позначення за Свідоцтвом № 49087 не відповідає умовам надання правової охорони, визначеними Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»та Правилами складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг. Зокрема, ВАТ «Фармак»вважає, що на позначення «Корвалол-Дарниця»поширюються наступні підстави для відмови в наданні правової охорони:
Позначення «Корвалол-Дарниця»за Свідоцтвом № 49087 є схожим на стільки, що його можна сплутати із товарним знаком «Корвалол Corvalolum»за Свідоцтвом № 7321. Згідно з п. 4.3.2.4 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому. Незважаючи на окрему різницю елементів при визначеності схожості словесних позначень враховується звукова, графічна та смислова схожість (п. 4.3.2.6 Правил). Фонетична та графічна позначення «Корвалол-Дарниця»полягає втому, що слово Корвалол, є тотожним із товарним знаком «Корвалол Corvalolum», а смислова схожість зводиться до того, що дане позначення призначене для маркування одного і того ж товару 5 класу -лікарського препарату Корвалол, мають однаковий склад, терапевтичні властивості, канали розповсюдження та однакове коло споживачів.
Позначення «Корвалол-Дарниця»за Свідоцтвом № 49087 є оманливим і таким, що може ввести в оману щодо позивача -особи, яка виробляє товар маркований товарним знаком «Корвалол Corvalolum»за Свідоцтвом № 7321. Товарний знак Корвалол є добре відомим в Україні як назва лікарського препарату для лікування серцевих захворювань, якому понад 40 років. Київський хіміко-фармацевтичний завод ім. Ломоносова, правонаступником якого є позивач, був розробником технології одержання лікарського засобу під торговою назвою «Корвалол»в 60 роках минулого століття і з того часу єдиним виробником даного товару на території України.
Зокрема, позивач посилається на порушення частин 2, 3 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», згідно якими не можуть одержати правову охорону позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, та не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.
З огляду на вищенаведене позивач просить суд визнати Свідоцтво України на знак для товарів і послуг № 49087 недійсним.
Відповідач 3 проти задоволення позовних вимог заперечив з тих підстав, що правова позиція позивача базується на помилковому тлумаченні норм чинного законодавства, в тому числі положень Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»та Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг. Зокрема, ЗАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця»зазначило, що правова охорона надається знаку в цілому, а не окремим його елементам, наявність у знаку «Корвалол-Дарниця»фірмового найменування «Дарниця»-підприємства-виробника -прямо вказує на приналежність товарів конкретному виробнику і не допускає імовірності сплутування та введення споживача в оману. Даний висновок підтверджується тим, наприклад, що в Україні співіснують знаки в 5 класі за Свідоцтвами України № 31203 «Рибоксин-Фармак», № 26257 «Рибоксин»(власник -АТ «Київський вітамінний завод»), № 21766 «Рибоксин-ЛХФЗ»(власник -ВАТ «Луганський хіміко-фармацевтичний завод»), Свідоцтво України № 43623 «ТАУФОН-Біофарма»(власник -НВП «Біофарма»), Свідоцтво України № 20169 «ТАУФОН»(власник -ДП «Дослідний завод ДНЦЛЗ»). Таким чином, відповідач-3 вважає, що товарний знак «Корвалол-Дарниця»має високу ступінь розрізняльної здатності завдяки найменуванню виробника, включеному в його склад, що дозволяє виділити дану продукцію ЗАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця»на ринку однорідних товарів та уникнути ризику змішування з товарами інших виробників.
Для встановлення чи спростування фактів, на які посилаються сторони, необхідні спеціальні знання. З огляду на це судом призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої було доручено Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності.
На вирішення експерта були поставлені наступні питання:
Питання позивача:
1) Чи є позначення «КОРВАЛОЛ-ДАРНИЦЯ», зареєстроване за Свідоцтвом України № 49087, схожим настільки, що його можна сплутати з добре відомим знаком «КОРВАЛОЛ», зареєстрованим за Рішенням Апеляційної палати Державного департаменту інтелектуальної власності від 29 грудня 2004 року;
2) Чи є позначення «КОРВАЛОЛ-ДАРНИЦЯ», зареєстроване за Свідоцтвом України № 49087 тотожнім або схожим настільки що його можна сплутати з позначенням «КОРВАЛОЛ CORVALOLUM»за Свідоцтвом України № 7321;
3) Чи включає позначення «КОРВАЛОЛ-ДАРНИЦЯ», зареєстроване за Свідоцтвом України № 49087, добре відомий знак «КОРВАЛОЛ», зареєстрований за Рішенням Апеляційної палати Державного департаменту інтелектуальної власності від 29 грудня 2004 року.
Питання відповідача 2:
1)Чи вказуватиме використання Закритим акціонерним товариством «Фармацевтична Фірма «Дарниця»знаку для товарів і послуг «КОРВАЛОЛ -ДАРНИЦЯ»за Свідоцтвом України № 49087 на зв'язок між: ним та Відкритим акціонерним товариством ВАТ «ФАРМАК»- власником добре відомого знаку для товарів і послуг «КОРВАЛОЛ»?
Питання відповідача 3:
1) Чи є знак для товарів і послуг «Корвалол-Дарниця»за Свідоцтвом України № 49087 оманливим або таким, що може ввести в оману щодо ВАТ «Фармак»- особи, яка виробляє товар, з використанням знаку для товарів і послуг «Корвалол Corvalolum», зареєстрованим за Свідоцтвом України № 7321?
2) Чи є знак для товарів і послуг «Корвалол-Дарниця»за Свідоцтвом України № 49087 оманливим або таким, що може ввести в оману щодо ВАТ «Фармак»- особи, яка виробляє товар з використанням знаку «Корвалол», визнаного добре відомим рішенням Апеляційної палати Державного департаменту інтелектуальної власності від 29 грудня 2004 року?
3) Чи займає слово «Корвалол»домінуюче положення в позначенні товарного знака за Свідоцтвом України № 49087 «Корвалол-Дарниця»?
4) Чи займає слово «Дарниця»домінуюче положення в позначенні товарного знака за Свідоцтвом України № 49087 «Корвалол-Дарниця»?
5) Чи мало словесне позначення «Корвалол-Дарниця», зареєстроване за Свідоцтвом України № 49087, розрізняльну здатність на момент подачі заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг та на момент отримання Свідоцтва України № 49087?
28.02.2011 р. Господарським судом міста Києва отримано матеріали господарської справи № 12/430 із Висновком № 57/10 судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 23 лютого 2011 року, відповідно до якого: словесне позначення «Корвалол-Дарниця», зареєстроване за Свідоцтвом України № 49087, на момент подачі заявки на видачу Свідоцтва України на знак для товарів і послуг та на момент отримання Свідоцтва України № 49087 мало розрізняльну здатність; знак для товарів і послуг «Корвалол-Дарниця»за Свідоцтвом України № 49087 не є оманливим або таким, що може ввести в оману щодо ВАТ «Фармак»; позначення «Корвалол-Дарниця», зареєстроване за Свідоцтвом України № 49087, не є схожим настільки, що його можна сплутати з знаком «Корвалол Сorvalolum»за Свідоцтвом України № 7321; позначення «Корвалол-Дарниця», зареєстроване за Свідоцтвом України № 49087, не є схожим настільки, що його можна сплутати з добре відомим знаком «Корвалол», зареєстрованим за рішенням Апеляційної палати Державного департаменту інтелектуальної власності від 29 грудня 2004 року; позначення «Корвалол-Дарниця», зареєстроване за Свідоцтвом України №49087, включає словесне позначення «корвалол»; знак для товарів та послуг за Свідоцтвом України № 49087 «Корвалол-Дарниця»не містить домінуючих елементів.
Проаналізувавши матеріали справи та пояснення представників сторін, суд дійшов висновку про те, що позовні вимоги є необґрунтованими та не підлягають задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до абз. «а»п. 1 ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.
Відповідно до ч. 1 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони.
Підстави для відмови в наданні правової охорони, як і для висновку про невідповідність вже зареєстрованих знаків умовам надання правової охорони визначені ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», зокрема, не можуть одержати правову охорону позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, та не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.
Відповідно до абзацу 5 п. 3 Постанови Верховної Ради України від 23.12.1993 р. № 3771-XII "Про введення в дію Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" свідоцтво України може бути визнано недійсним у разі невідповідності знака умовам його реєстрації, визначеним законодавством, що діяло на дату подання заявки.
У вирішенні спорів, пов'язаних з визнанням недійсними свідоцтв на знаки для товарів і послуг з питань невідповідності зареєстрованих знаків умовам надання правової охорони, для з'ясування питань, що потребують спеціальних знань господарський суд призначає судову експертизу, не перебираючи на себе не притаманні суду функцій експерта.
Враховуючи наведене положення, відповідно до клопотань сторін ухвалою від 18.08.2010 р. судом було призначено експертизу об'єктів інтелектуальної власності у справі № 12/430, яку доручено провести Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності.
28.02.2011 р. Господарським судом міста Києва отримано матеріали господарської справи № 12/430 із висновком № 57/10 судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 23 лютого 2011 року, відповідно до якого: словесне позначення «Корвалол-Дарниця», зареєстроване за Свідоцтвом України № 49087, на момент подачі заявки на видачу Свідоцтва України на знак для товарів і послуг та на момент отримання Свідоцтва України № 49087 мало розрізняльну здатність; знак для товарів і послуг «Корвалол-Дарниця», за Свідоцтвом України № 49087, не є оманливим або таким, що може ввести в оману щодо ВАТ «Фармак»; позначення «Корвалол-Дарниця», зареєстроване за Свідоцтвом України № 49087, не є схожим настільки, що його можна сплутати з знаком «Корвалол Сorvalolum» за Свідоцтвом України № 7321; позначення «Корвалол-Дарниця», зареєстроване за Свідоцтвом України № 49087, не є схожим настільки, що його можна сплутати з добре відомим знаком «Корвалол», зареєстрованим за рішенням Апеляційної палати Державного департаменту інтелектуальної власності від 29 грудня 2004 року; позначення «Корвалол-Дарниця», зареєстроване за Свідоцтвом України №49087, включає словесне позначення «корвалол»; знак для товарів та послуг за Свідоцтвом України № 49087 «Корвалол-Дарниця»не містить домінуючих елементів.
Таким чином, на підставі вивчених матеріалів справи, результатів експертизи (Експертний висновок № 57/10) та пояснень сторін, суд приходить до висновку, що знак «Корвалол-Дарниця»(Свідоцтво України на знак для товарів і послуг № 49087) відповідав на дату подання заявки та відповідає на час розгляду спору у суді умовам надання правової охорони.
При цьому суд не приймає до уваги заперечення позивача на Висновок судової експертизи, проведеної по справі. Посилання позивача на невідповідність висновків експерта щодо розрізняльної здатності позначення "Корвалол" постанові Вищого господарського суду України від 14.07.2010 р. суд вважає хибними, оскільки вказаною постановою від 14.07.2010 р. встановлена відповідність позначення «Корвалол Сorvalolum»за Свідоцтвом України № 7321 умовам надання правової охорони. Предметом розгляду справи № 12/430 є відповідність умовам надання правової охорони іншого знаку -«Корвалол-Дарниця»(Свідоцтво України на знак для товарів і послуг № 49087).
Окрім того, Постановою Вищого господарського суду України від 14.07.2010 р. було встановлено, що позначення «Корвалол» (lolum») за Свідоцтвом України № 7321 мало розрізняльну здатність. У Висновку № 57/10 судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 23 лютого 2011 року експерт же зазначає про відсутність розрізняльної здатності у позначення «корвалол», а не позначення «Корвалол Сorvalolum».
Також суд не приймає доводи позивача щодо того, що експерт не мав права встановлювати факти під час здійснення експертного дослідження. Так, відповідно до абзацу 3 п. 2 Роз'яснення Вищого арбітражного суду України від 11.11.1998 р. № 02-5/424 "Про деякі питання практики призначення судової експертизи" судова експертиза повинна призначатися для встановлення фактичних даних. Окрім того, згідно з Науково-методичними рекомендаціями з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 року, завданням окремих видів експертиз є установлення фактів (п.п. 1, 17, 24.1, 42, 52, 72, 81, 87.7, 96.1, 117.2, 156).
Разом з тим, суд погоджується з твердженням судового експерта, відповідно до якого матеріали справи № 12/430 не містять даних, які б підтверджували факт існування знака для товарів та послуг «КОРВАЛОЛ»до визнання його добре відомим. Рішення Апеляційної палати Державного департаменту інтелектуальної власності про визнання позначення «КОРВАЛОЛ»добре відомим в Україні було прийняте 29 грудня 2004 року. Відповідно до чинної на цю дату редакції Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»не було передбачено права визнавати знак добре відомим незалежно від реєстрації його в Україні. Пункт 1 ст. 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»був доповнений реченням такого змісту: «Знак може бути визнаний добре відомим незалежно від реєстрації його в Україні»Законом України «Про внесення змін до деяких законів України з питань інтелектуальної власності в частині виконання вимог, пов'язаних з вступом України до СОТ»№ 254-VI від 10.04.2008 р., який набув чинності 16.05.2008 р.
Окрім того, пунктом 3 ст. 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»(в редакції, чинній станом на 29 грудня 2004 року) було передбачено, що порядок визнання Апеляційною палатою знака добре відомим в Україні встановлюється Установою. Однак такий порядок ні Міністерством освіти і науки України, ні іншим органом станом на 29 грудня 2004 року не був установлений. Порядок визнання знака добре відомим в Україні Апеляційною палатою Державного департаменту інтелектуальної власності був затверджений Наказом Міністерства освіти і науки України № 228 лише 15 квітня 2005 року. Таким чином, на момент винесення Апеляційною палатою Державного департаменту інтелектуальної власності рішення про визнання позначення «КОРВАЛОЛ»добре відомим в Україні не було передбачено порядку такого визнання.
Відповідно до ч. 2 ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Таким чином, суд приходить до висновку, що рішення Апеляційної палати Державного департаменту інтелектуальної власності про визнання знака «КОРВАЛОЛ»добре відомим в Україні від 29 грудня 2004 року є таким, що прийняте всупереч вимогам ст. 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».
Поряд з тим, позовна заява ВАТ «Фармак»від 15.07.2005 р. не містить обґрунтування позовних вимог обставинами добре відомості знаку «КОРВАЛОЛ»згідно з рішенням Апеляційної палати Державного департаменту інтелектуальної власності від 29 грудня 2004 року. Відповідно до п. 3.7 роз'яснення Вищого господарського суду України "Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України" № 02-5/289 від 18.09.1997 р. зміна підстави позову означає зміну обставин, якими позивач обґрунтовує свою вимогу до відповідача. Пунктом 20 листа Вищого господарського суду України "Про деякі питання застосування норм Господарського процесуального кодексу України, порушені у доповідних записках про роботу господарських судів у 2007 році" № 01-8/164 від 18.03.2008 р. зміна підстав позову означає зміну істотних складових позову, відповідні заяви (клопотання) про зміну підстав позову мають подаватись до суду в письмовій формі. У матеріалах господарської справи відсутнє клопотання (заява) ВАТ «Фармак»про зміну підстав позову.
Враховуючи вищевикладене, суд приходить до висновку про необґрунтованість позовної вимоги щодо визнання недійсним Свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 49087 від 15.04.2005 р. на знак для товарів і послуг «Корвалол-Дарниця»та відмовляє у її задоволенні.
На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст. 49, 82-89, 93 ГПК України, суд, -
1. В задоволенні позовних вимог відмовити.
2. Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку протягом 10 днів з дня підписання.
Суддя Л.В. Прокопенко
Дата підписання 07.04.2011 р.