ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 334-68-95, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua
м. Київ
05.11.2025Справа № 910/12688/24
За позовомКомпанії ГЕНМАБ А/С [GENMAB A/S]
доДержавної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій»
провизнання недійсною та скасування відмови у наданні додаткової охорони прав на винахід за патентом України та зобов'язання здійснити державну реєстрацію,
Суддя Босий В.П.
секретар судового засідання Дупляченко Ю.О.
Представники сторін:
від позивача:Коцюбальська О.М.;
від відповідача:Фінагіна В.Б.
Компанія ГЕНМАБ А/С [GENMAB A/S] (далі - Компанія) звернулася до Господарського суду міста Києва з позовом до Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» (надалі - УКРНОІВІ) про визнання недійсною та скасування відмови у наданні додаткової охорони прав на винахід за патентом України та зобов'язання здійснити державну реєстрацію.
Позовні вимоги обґрунтовані тим, що відмова відповідача в наданні додаткової охорони прав на винахід (оформлена листом №19990/ПА/21 від 21 жовтня 2021 року) є неправомірною та порушує законне право позивача на продовження строку чинності майнових прав інтелектуальної власності на такий винахід (додаткова охорона), яке засвідчується сертифікатом додаткової охорони, з огляду на те що заяви на отримання дозволу компетентного органу для введення лікарського засобу «Дарзалекс®» в цивільний обіг як вперше у світі, так і в Україні були подані до внесення змін до Закону України №3687-XII від 15 грудня 1993 року «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» (далі - Закон №3687-ХІІ), які діють з 16 серпня 2020 року.
Рішенням Господарського суду міста Києва від 27.03.2025, яке залишене без змін постановою Північного апеляційного господарського суду від 26.05.2025, у задоволенні позову відмовлено.
Постановою Верховного Суду від 14.08.2025 рішення Господарського суду міста Києва від 27 березня 2025 року та постанову Північного апеляційного господарського суду від 26 травня 2025 року у справі №910/12688/24 скасовано, а справу передано на новий розгляд до Господарського суду міста Києва.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 25.08.2025 справу №910/12688/24 прийняти до свого провадження та призначено підготовче засідання.
04.09.2025 до Господарського суду міста Києва від УКРНОІВІ надійшов відзив на позов, відповідно до якого відповідач заперечує проти позову та просить суд відмовити в задоволенні позовних вимог з огляду на те, що відповідачем було правомірно відмовлено в наданні додаткової охорони прав на винахід за патентом України №98756, оскільки позивачем пропущено строк, встановлений абз. 4 ч. 1 ст. 27-1 Закону України №3687-ХІІ; Закон №3687-ХІІ не містить виключень щодо отримання додаткової охорони прав на винаходи власниками патентів, державна реєстрація яких здійснена до набрання чинності нової редакції вказаного Закону від 16.08.2020, відповідні приписи в перехідних та прикінцевих положеннях Закону відсутні; внаслідок неправильної юридичної кваліфікації правовідносин та штучним намаганням застосувати до спірних правовідносин закон, що не підлягає застосуванню, позивач невірно кваліфікує спірні правовідносини.
10.09.2025 до Господарського суду міста Києва від Компанії надійшла відповідь на відзив, в якій позивач надав додаткові обґрунтування позовних вимог з урахуванням заперечень відповідача, викладених у відзиві на позов, підтримав позов та просив суд задовольнити позовні вимоги в повному обсязі.
В судовому засіданні 08.10.2025 закрито підготовче провадження та призначено справу до судового розгляду по суті на 05.11.2025.
04.11.2025 до Господарського суду міста Києва від УКРНОІВІ надійшли додаткові письмові пояснення у справі.
Представник позивача в судове засідання з'явилась, надала пояснення по суті спору, позов підтримала та просила задовольнити позовні вимоги в повному обсязі.
Присутня в судовому засіданні представник відповідача надала пояснення по суті спору, проти позову заперечила та просила суд відмовити в задоволенні позовних вимог.
В судовому засіданні 05.11.2025 судом проголошено вступну та резолютивну частини рішення.
Розглянувши подані документи і матеріали, заслухавши пояснення представників сторін, всебічно і повно з'ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об'єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, Господарський суд міста Києва, -
Компанія є власником діючого Патенту, заявку на отримання якого було подано 23 березня 2006 року, номер заявки - a200711639; дія прав починається з 25 червня 2012 року; Патент опубліковано 25 червня 2012 року в офіційному бюлетені «Промислова власність» №12/2012. Строк дії Патенту становить 20 років від дати подання заявки, тобто він є дійсним до 23 березня 2026 року.
Об'єктом винаходу є активний фармацевтичний інгредієнт (АФІ) лікарського засобу і застосування лікарського засобу, що підтверджується випискою з Державного реєстру України винаходів №2-19-24-2315-А від 11 червня 2024 року.
06 жовтня 2020 року позивач подав до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (далі - Мінекономіки) клопотання за вих. №VA/P/98756 про додаткову охорону прав на винахід за Патентом на 5 років.
За результатами розгляду вказаного клопотання Мінекономіки листом №2312-03/65031-09 від 28 жовтня 2020 року повідомило позивача, що 16 серпня 2020 року набрав чинності Закон України №816-IX від 21 липня 2020 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформи патентного законодавства» (далі - Закон №816-ІХ), згідно з яким, зокрема, Закон №3687-ХІІ доповнено статтею 27-1. Оскільки клопотання позивача було отримане після цієї дати і до цього клопотання додано, зокрема, нотаріально завірену копію реєстраційного посвідчення на лікарський засіб «Дарзалекс®» №UA/18025/01/01, оформленого 10 квітня 2020 року, з метою перевірки дотримання заявником вимог абзацу четвертого частини першої статті 27-1 Закону №3687-ХІІ Мінекономіки просило позивача надати інформацію та документи, які б підтверджували, що заяву на отримання дозволу компетентного органу для введення лікарського засобу «Дарзалекс®» у цивільний обіг в Україні подано протягом одного року від дати подання такої заяви вперше в будь-якій країні.
Компанія ГЕНМАБ А/С (GENMAB A/S) надала документи, що свідчать про дату подання на реєстрацію лікарського засобу вперше у світі в США (копію листа компетентного органу США - Управління із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів Міністерства охорони здоров'я і соціальних служб США (BLA 761036) з підтвердженням дати прийняття заяви про реєстрацію лікарського засобу «Дарзалекс®» вперше у світі, а саме 09 липня 2015 року), а також копію листа Міністерства охорони здоров'я України про прийняття заяви про державну реєстрацію лікарського засобу в Україні з відміткою про дату прийняття - 12 вересня 2018 року; копію листа власника Патенту (позивача) про взаємозв'язок із компанією-власником реєстраційного посвідчення на лікарський засіб «Дарзалекс®» в Україні - Товариством з обмеженою відповідальністю «Джонсон і Джонсон Україна».
Листом №19990/ПА/21 від 21 жовтня 2021 року Укрпатент (який почав виконувати функції НОІВ відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України №1267-р від 13 жовтня 2020 року «Про Національний орган інтелектуальної власності») відмовив позивачу у задоволенні клопотання про додаткову охорону прав на винахід за Патентом, об'єктом якого є засіб, використання якого потребує дозволу відповідного компетентного органу, оскільки не виконано норм Закону №3687-XII (в редакції Закону №816-ІХ) про дотримання 12-місячного строку між поданням заяви на отримання вказаного дозволу компетентного органу вперше в будь-якій країні та такої ж заяви в Україні.
Спір у справі виник у зв'язку із неправомірною, на думку позивача, відмовою відповідача в наданні додаткової охорони прав на винахід (оформлена листом №19990/ПА/21 від 21 жовтня 2021 року).
За змістом частин першої, третьої статті 462 Цивільного кодексу України право інтелектуальної власності на винахід підлягає державній реєстрації, якщо інше не встановлено законом або міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України. Набуття права інтелектуальної власності на винахід засвідчується патентом. Умови та порядок державної реєстрації права інтелектуальної власності на винахід, а також умови та порядок видачі патенту встановлюються законом.
Відповідно до частини третьої статті 465 Цивільного кодексу України строк чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на винахід спливає через двадцять років, що відліковуються від дати подання заявки на винахід в установленому законом порядку. Цей строк може бути продовжений в установленому законом порядку щодо винаходу, використання якого потребує спеціальних випробувань та офіційного дозволу.
Відповідно до абзаців п'ятого та шостого частини четвертої статті 6 Закону №3687-XII (в редакції, що діяла на час отримання позивачем Патенту та реєстрації лікарського засобу) строк дії патенту на винахід, об'єктом якого є лікарський засіб, засіб захисту тварин, засіб захисту рослин тощо, використання якого потребує дозволу відповідного компетентного органу, може бути продовжено за клопотанням власника цього патенту на строк, що дорівнює періоду між датою подання заявки та датою одержання такого дозволу, але не більше ніж на 5 років. За подання клопотання сплачується збір. Порядок подання клопотання та продовження строку дії патенту у цьому випадку визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності.
У зв'язку з прийняттям Закону №816-ІХ наведені положення частини четвертої статті 6 Закону №3687-XII виключено. Закон №3687-XII доповнено статтею 27-1, яка набула чинності 16 серпня 2020 року.
Відповідно до абзаців першого, четвертого частини першої статті 27-1 Закону №3687-XII володілець патенту на винахід, об'єктом якого є активний фармацевтичний інгредієнт лікарського засобу, процес отримання лікарського засобу або застосування лікарського засобу, засіб захисту тварин, засіб захисту рослин, введення в обіг якого в Україні надається відповідним компетентним органом згідно із законодавством України, має право на продовження строку чинності майнових прав інтелектуальної власності на такий винахід (додаткова охорона), яке засвідчується сертифікатом додаткової охорони. Власник патенту на винахід, об'єктом якого є лікарський засіб, засіб захисту тварин, засіб захисту рослин, має право на продовження строку чинності майнових прав інтелектуальної власності у разі, якщо заяву на отримання дозволу компетентного органу для введення лікарському засобу, засобу захисту тварин, засобу захисту рослин у цивільний обіг в Україні було подано протягом одного року від дати подання такої заяви вперше в будь-якій країні.
Згідно з абзацами першим, другим частини другої статті 27-1 Закону №3687-XII строк додаткової охорони дорівнює періоду між датою подання заявки до НОІВ та датою одержання володільцем патенту першого дозволу компетентного органу, зменшеному на п'ять років. Строк додаткової охорони не може перевищувати п'ять років.
Відповідно до абзацу першого частини третьої статті 27-1 Закону №3687-XII клопотання про додаткову охорону має надійти до НОІВ протягом шести місяців від дати публікації відомостей про державну реєстрацію винаходу або від дати видачі першого дозволу відповідного компетентного органу (залежно від того, яка з цих дат є пізнішою). До клопотання додаються документи, що підтверджують право володільця патенту на додаткову охорону.
Згідно з частиною четвертою статті 27-1 Закону №3687-XII у разі якщо подані документи підтверджують право володільця патенту на додаткову охорону, НОІВ здійснює державну реєстрацію додаткової охорони шляхом внесення до Реєстру відповідних відомостей. Одночасно з державною реєстрацією додаткової охорони НОІВ здійснює публікацію в Бюлетені визначених нею відомостей про таку реєстрацію. Видача сертифіката додаткової охорони здійснюється НОІВ у місячний строк після державної реєстрації додаткової охорони.
Відповідно до пояснювальної записки до проєкту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо реформи патентного законодавства)» (який у подальшому став Законом №816-ІХ) його прийняття зумовлене необхідністю забезпечити ефективне виконання Україною зобов'язань у рамках Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі - Угода про асоціацію). Проєктом Закону передбачається імплементація вимог статей 219- 223 Угоди про асоціацію, а також положень Директиви 98/44/ЄC Європейського Парламенту та Ради від 06 липня 1998 року про правову охорону біотехнологічних винаходів, Регламенту (ЄС) №469/2009 Європейського Парламенту та Ради від 06 травня 2009 року про сертифікати додаткової охорони для медичних продуктів, Регламенту (ЄС) №2019/933 Європейського Парламенту та Ради від 20 травня 2019 року про внесення змін до Регламенту (ЄС) 469/2009 щодо сертифікатів додаткової охорони для медичних продуктів, Регламенту (ЄС) №1901/2006 Європейського Парламенту та Ради від 12 грудня 2006 року про медичні продукти для педіатричного використання, Директиви 2001/83/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 06 листопада 2001 року про звід законів Спільноти щодо лікарських засобів для людини.
Згідно з пунктами першим, другим статті 220 «Додатковий охоронний сертифікат» Угоди про асоціацію сторони визнають, що продукція, призначена для захисту здоров'я та рослин, що охороняється патентами на їхній відповідній території, може підлягати адміністративній процедурі надання дозволу перед випуском на ринок. Вони визнають, що проміжок часу, який проходить від дати подання заявки на патент до одержання першого дозволу випускати продукт на їхній відповідний ринок у порядку, встановленому відповідним законодавством, може скоротити період ефективної охорони згідно з патентом. Сторони повинні забезпечити додатковий період охорони лікарського засобу або продукту для захисту рослин, що охороняється патентом і який підлягав адміністративній процедурі надання дозволу, при цьому такий період дорівнює періоду, зазначеному у пункті 1, скороченому на п'ять років.
Отже, перегляд чинного законодавства України у сфері охорони прав на винаходи та корисні моделі був зумовлений необхідністю забезпечити ефективне виконання Україною зобов'язань у рамках Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони.
Законом України від 21.07.2020 №816-ІХ передбачалася, зокрема імплементація вимог статей 219-223 Угоди про асоціацію.
Метою прийняття Закону було забезпечення виконання зобов'язань України у сфері європейської інтеграції в частині узгодження вимог чинного законодавства України щодо охорони прав на винаходи і корисні моделі із правом Європейського Союзу.
Так, відповідно до статті 6 Закону №3687-XII пріоритет, авторство і права на винахід та корисну модель засвідчуються патентом.
Право на продовження строку дії патенту на винахід має однакову мету і у редакції Закону до 16.08.2020, і - після 16.08.2020, а саме: компенсувати власнику патенту частину ефективного строку дії патенту, протягом якої винахід за патентом не міг бути фактично використаний, адже для його використання потрібно здійснити державну реєстрацію лікарського засобу, що триває певний час.
Отже, відповідно до положень частини третьої статті 465 Цивільного кодексу України та Закону №3687-XII загальний строк правової охорони винаходу становить 20 років, з передбаченою можливістю його продовження на строк не більше 5 років (з урахуванням певних застережень).
Додатковий строк понад очікувані 20 років має на меті захист інтересів власників винаходів, що стосуються фармацевтичної та агрохімічної сфер. Мова про сертифікати додаткової охорони, які компенсують правовласнику час, що минає між поданням заявки на винахід та одержанням дозволу на продаж препарату, захищеного патентом.
В даному випадку, позивач отримав патент 25.06.2012, а використання винаходів за патентом стало можливим після державної реєстрації лікарського засобу «Дарзалекс®», яка відбулася 09.04.2020.
Так, відповідно до приписів статті 27-1 Закону №3687-XII володілець патенту на винахід, об'єктом якого є активний фармацевтичний інгредієнт лікарського засобу, процес отримання лікарського засобу або застосування лікарського засобу, засіб захисту тварин, засіб захисту рослин, введення в обіг якого в Україні надається відповідним компетентним органом згідно із законодавством України, має право на продовження строку чинності майнових прав інтелектуальної власності на такий винахід (додаткова охорона), яке засвідчується сертифікатом додаткової охорони. Строк додаткової охорони дорівнює періоду між датою подання заявки до Установи та датою одержання володільцем патенту першого дозволу компетентного органу, зменшеному на п'ять років. Строк додаткової охорони не може перевищувати п'ять років.
Проте, стаття 27-1 Закону №3687-XII встановлює право власника патенту на продовження строку чинності майнових прав інтелектуальної власності у разі, якщо заяву на отримання дозволу компетентного органу для введення лікарському засобу, засобу захисту тварин, засобу захисту рослин у цивільний обіг в Україні було подано протягом одного року від дати подання такої заяви вперше в будь-якій країні. Раніше (до набрання чинності Закону України від 21.07.2020 № 816-ІХ) такої умови встановлено не було.
Жодних положень про встановлення перехідного періоду застосування статті 27-1 у Законі не передбачено. Норми Угоди про асоціацію також не містять конкретного механізму реалізації цих прав.
Звідси вбачається, що правовласники, які отримали відповідний дозвіл компетентного органу до 16.08.2020, проте не подали заяву протягом одного року від дати подання такої заяви вперше в будь-якій країні, позбавлені можливості на отримання додаткової охорони, хоча таке право передбачено як діючою редакцією Закону України від 21.07.2020 №816-ІХ так і його попередньою редакцією.
З матеріалів справи вбачається, що на підставі заявки №a200711639 від 23.03.2006, Компанія є власником патенту України №98756 від 25.06.2015 на винахід «Антитіло, яке зв'язується з CD38, для лікування захворювання, опосередкованого CD38». Патент України виданий на 20 років. 10.04.2020 ТОВ «Джонсон і Джонсон Україна» отримано в Україні реєстраційне посвідчення №UA/18025/01/01 на лікарський засіб «Дарзалекс®» концентрат для розчину для інфузій, 20мг/мл (зареєстрований в України на 5 років), видане на підставі наказу Міністерства охорони здоров'я України №824 від 09.04.2020. Позивач, як власник патенту України №98756, погодився надати ТОВ «Джонсон і Джонсон Україна» дозвіл на використання вказаного винаходу за патентом України №98756 при виробництві, пропонуванні для продажу, продажу, імпорту та іншому введенні в цивільний оборот і зберіганні в зазначених цілях лікарського засобу «Дарзалекс®».
Отже, патент позивача та лікарський засіб «Дарзалекс®» був зареєстрований в установленому законодавством України порядку до набрання чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформи патентного законодавства», який набрав чинності 16.08.2020 та яким доповнено Розділ IV Закону №3687-XII статтею 27-1 «Додаткова охорона прав на винаходи» та виключено норму частини четвертої статті 6 Закону №3687-XII.
Таким чином, позивач як власник патенту має визначене законодавством право на продовження строку чинності майнових прав інтелектуальної власності на винаходи за патентом, адже всі вимоги чинного законодавства (на момент виникнення відповідного права), на які обґрунтовано розраховував позивач, були дотримані.
Виходячи із ст. 27-1 Закону №3687-XII, позивач мав подати заяву на отримання дозволу компетентного органу для введення лікарського засобу у цивільний обіг в Україні у період з 09.07.2015 до 09.07.2016 (протягом одного року від дати подання такої заяви вперше в будь-якій країні).
Однак, станом на 09.07.2016 Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформи патентного законодавства» ще не набрав чинності та діяв порядок продовження строку дії майнових прав інтелектуальної власності визначений ст. 6 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» та п. 1.5 Інструкції, який визначав відмінний від ст. 27-1 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» порядок продовження строку дії майнових прав інтелектуальної власності.
Отже, станом на момент виникнення у позивача права на продовження строку дії Патенту (10 квітня 2020 року) це право було передбачено частиною четвертою статті 6 Закону №3687-XII, а механізм реалізації цього права був прописаний в Інструкції, в пункті 1.5 якої містилася лише одна умова щодо строків здійснення цієї процедури - клопотання про продовження строку дії патенту та збір за його подання має бути подане / сплачений власником не пізніше ніж за 6 місяців до закінчення строку дії патенту.
Станом на час отримання дозволу на використання лікарського засобу «Дарзалекс®» в Україні (10 квітня 2020 року) позивач усвідомлював, що для продовження строку дії Патенту він має до 23 вересня 2025 року подати відповідне клопотання та оплатити збір за його подання.
Ані станом на час подання заяви на реєстрацію лікарського засобу «Дарзалекс®» вперше в світі (09 липня 2015 року), ані на час подання такої заяви в Україні (12 вересня 2018 року), ані на час отримання дозволу на використання лікарського засобу в Україні (10 квітня 2020 року) позивач не знав та не міг передбачити, що внаслідок змін у законодавстві України, які відбулися 16 серпня 2020 року, у законі з'являться норми, відповідно до яких власник патенту на винахід, об'єктом якого є лікарський засіб, має право на продовження строку його дії лише в тому разі, якщо заяву на отримання дозволу компетентного органу для введення лікарського засобу у цивільний обіг в Україні було подано протягом одного року від дати подання такої заяви вперше в будь-якій країні (абзац четвертий частини першої статті 27-1 Закону №3687-XII).
Згідно зі ст. 58 Конституції України, закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи.
У рішенні Конституційного Суду України від 18.06.2020 №5-р(II)/2020 зазначено про те, що складовим елементом загального принципу юридичної визначеності як вимоги верховенства права (правовладдя) також є принцип правомірних (легітимних) очікувань, який, за тлумаченням Венеційської Комісії, «виражає ідею, що органи публічної влади повинні додержуватися не лише приписів актів права, а й своїх обіцянок та пробуджених очікувань» (спеціальне дослідження Венеційської Комісії «Мірило правовладдя», CDL-AD(2016)007, пункт ІІ.В.5.61).
Конституційний Суд України в рішеннях від 22.09.2005 №5-рп/2005 та від 22.12.2010 №23-рп/2010 визначив одним із елементів верховенства права принцип правової визначеності за ст. 8 Конституції України.
Принцип правової визначеності вимагає чіткості, зрозумілості й однозначності правових норм, зокрема їх передбачуваності (прогнозованості) та стабільності (рішення Конституційного Суду України 20.12.2017 №2-p/2017).
Відповідно до ст. 5 Цивільного кодексу України, акти цивільного законодавства регулюють відносини, які виникли з дня набрання ними чинності. Акт цивільного законодавства не має зворотної дії у часі, крім випадків, коли він пом'якшує або скасовує цивільну відповідальність особи. Якщо цивільні відносини виникли раніше і регулювалися актом цивільного законодавства, який втратив чинність, новий акт цивільного законодавства застосовується до прав та обов'язків, що виникли з моменту набрання ним чинності.
Відтак застосування до позивача вказаної норми абзацу четвертого частини першої статті 27-1 Закону №3687-XII, тобто покладення на нього обов'язку вчинити дії (подати заяву на отримання дозволу компетентного органу для введення лікарського засобу у цивільний обіг в Україні протягом одного року від дати подання такої заяви вперше в будь-якій країні) в минулому, а саме до 09 липня 2016 року, та негативних наслідків у вигляді відмови в наданні додаткової охорони за невчинення цих дій свідчить про зворотну дію в часі норми абзацу четвертого частини першої статті 27-1 Закону №3687-XII, що суперечить нормам статті 58 Конституції України та статті 5 Цивільного кодексу України, оскільки передбачає відмову позивачу у додатковій охороні прав на винахід через недотримання зазначеного річного строку, якого останній не міг дотриматися, бо цей строк сплив 09 липня 2016 року, задовго до виникнення такого обов'язку у позивача, що свідчить про звуження його права та є неприпустимим.
Застосування до позивача норм абзацу четвертого частини першої статті 27-1 Закону №3687-XII позбавляє Компанію права на додатковий період охорони лікарського засобу, яке вона набула 10 квітня 2020 року, що не відповідає взятим Україною зобов'язаннями за Угодою про асоціацію.
Застосування принципу незворотності дії цивільного законодавства у часі у цій справі означає, що реалізація права Компанії на продовження строку чинності майнових прав інтелектуальної власності має відбуватися з урахуванням тих законодавчих вимог, що діяли станом на час виникнення у позивача такого права, а саме 10 квітня 2020 року.
У зв'язку з наведеним суд приходить до висновку, що позивач був позбавлений можливості на реалізацію свого права на продовження строку дії майнових прав інтелектуальної власності, що є не припустимим та є таким, що не узгоджується з Угодою про асоціацію та Генеральною угодою про торгівлю послугами від 15.04.1994, відповідно до яких, Україна зобов'язалася сприяти в захисті інтелектуальної власності підданим будь-якої країни, в тому числі і позивачу, оскільки останній є резидентом Данії, яка є членом Світової організації торгівлі.
Право позивача на додаткову охорону мало реалізовуватися у відповідності до положень Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» та Інструкції, в редакції, що була чинна станом на дату реєстрації патенту та лікарського засобу «Дарзалекс®».
При цьому суд зазначає, що відповідно до ст. 27 Віденської Конвенції про право міжнародних договорів, учасник не може посилатись на положення свого внутрішнього права як на виправдання для невиконання ним договору.
Верховний Суд неодноразово наголошував на необхідності застосування положень Угоди про асоціацію при вирішенні спорів, що стосуються права інтелектуальної власності, зокрема, щодо ст. 198 Угоди про асоціацію: «Угода про асоціацію дійсно передбачає поступове та послідовне наближення законодавства сторін цієї угоди у сфері інтелектуальної власності, що жодним чином не виключає можливості її застосування. Стаття 198 Угоди про асоціацію може застосовуватися як норма прямої дії, оскільки вона встановлює нові стандарти захисту прав інтелектуальної власності. Крім того, у главі 9 «Інтелектуальна власність» розділу 4 «Торгівля і питання, пов'язані з торгівлею» Угоди про асоціацію списку законодавства і термінів імплементації не встановлено. Угода є частиною національного законодавства України (постанова Верховного Суду від 04.07.2019 у справі №910/4947/18).
Також суд зазначає, що відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Рисовський проти України» (заява №29979/04 від 20 жовтня 2011 року), ризик будь-якої помилки державного органу, у тому числі тої, причиною якої є їх власна недбалість, повинен покладатись на саму державу та її органи. Державні органи, які не впроваджують або не дотримуються своїх власних процедур, не повинні мати можливість отримувати вигоду від своїх протиправних дій або уникати виконання своїх обов'язків. Ризик будь-якої помилки державного органу повинен покладатися на саму державу, а помилки не можуть виправлятися за рахунок осіб, яких вони стосуються. Це є «гарантією стабільності суспільних відносин», яка породжує у громадян впевненість у тому, що їх існуюче правове становище не буде погіршене прийняттям більш пізнього рішення, тому саме на державний орган покладається обов'язок виправити свої помилки».
Проаналізувавши правовідносини, які склалися між сторонами, дослідивши матеріали справи, положення національного законодавства України та положення міжнародних договорів, які ратифіковані Верховною Радою України, суд дійшов до висновку про задоволення позовної вимоги позивача про визнання недійсною та скасування відмови відповідача в наданні додаткової охорони прав на винахід за патентом України №98756 у формі листа.
Щодо позовної вимоги про зобов'язання відповідача здійснити державну реєстрацію додаткової охорони патенту України №98756 шляхом внесення до Державного реєстру України винаходів відповідних відомостей, здійснити публікацію про це в офіційному електронному бюлетені НОІВ та видати сертифікат додаткової охорони суд зазначає наступне.
Аналіз статті 19 Конституції України дає підстави для висновку, що діяльність органів державної влади здійснюється у відповідності до спеціально-дозвільного типу правового регулювання, яке побудовано на основі принципу «заборонено все, крім дозволеного законом; дозволено лише те, що прямо передбачено законом».
Застосування такого принципу суттєво обмежує цих суб'єктів у виборі варіантів чи моделі своєї поведінки, а також забезпечує використання ними владних повноважень (у тому числі делегованих) виключно в межах закону і тим самим істотно обмежує можливі зловживання з боку держави та її органів.
Суд враховує, що аналізуючи наявність чи відсутність дискреції в органів публічної влади, суд застосовує підхід, взявши до уваги Рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи №R(80)2, яка прийнята Комітетом Міністрів 11.03.1980 на 316-й нараді, відповідно до якої під дискреційними повноваженнями слід розуміти повноваження, які адміністративний орган, приймаючи рішення, може здійснювати з певною свободою розсуду, тобто, коли такий орган може обирати з кількох юридично допустимих рішень те, яке він вважає найкращим за даних обставин.
Суд зауважує, що можна виокремити, зокрема, такі основні види дискреції органу:
- дискреція щодо прийняття або вчинення як такого рішення/дії, тобто орган має право самостійно вирішувати, чи буде/не буде приймати або вчиняти рішення/діяти у конкретній ситуації;
- дискреція щодо вибору одного з декількох варіантів рішення/дії, тобто органу, у передбачених законом підставах та варіантів надається можливість прийняти одне з юридично допустимих рішень або вчинити одну із юридично допустимих дій за даних обставин;
- дискреція щодо способу дії, тобто органу надається можливість самостійно вирішити, яким чином він буде діяти/приймати рішення, яке він вважає найкращим за даних обставин у конкретній ситуації.
Судова практика Європейського суду з прав людини (далі - ЄСПЛ) щодо статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (з питань необхідного обсягу судового контролю) встановлює загальну рамку, в межах якої дискреційна влада може здійснюватися і юридично контролюватися. Рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи, Венеційської комісії хоч формально і не мають обов'язкового характеру, однак вони є дуже важливими для національної практики, зокрема для надання змістовного тлумачення, а також розширення принципів, втілених в процесуальних кодексах України, які встановлюють вимоги, зокрема й для реалізації дискреційних повноважень. Близька за змістом правова позиція викладена, зокрема, у постановах Верховного Суду від 22.04.2021 у справі №910/6322/20, від 14.12.2021 у справі №910/16869/20.
У практиці ЄСПЛ вироблено низку принципів і тестів, які дають судам орієнтири під час судового контролю за реалізацією дискреційних повноважень уповноваженими органами.
Аналіз норм статей 124, 19 Конституції України, норм процесуального права, які закріплені в ГПК України щодо компетенції суду, дає підстави дійти висновку, що останній не може підміняти інший орган державної влади та перебирати на себе повноваження щодо вирішення питань, які законодавством віднесенні до компетенції цього органу (у тому числі, делеговані повноваження).
Водночас, суди уповноважені контролювати як відповідність реалізації дискреції закону (праву), так і узгодженість рішень/дій, прийнятих на підставі дискреції, з правами особи, загальними принципами прийняття рішень, процедурними нормами, обставинами справи, наявними ресурсами тощо.
Отже, дискреційні повноваження відповідача у прийнятті рішень мають узгоджуватися з конституційним принципом верховенства права та такими його елементами, як юридична визначеність і заборона свавілля.
Враховуючи наведене та те, що судом було задоволено позовну вимогу позивача про визнання недійсною та скасування відмови у формі листа, суд приходить до висновку про задоволення вимоги позивача про зобов'язання відповідача здійснити державну реєстрацію додаткової охорони патенту України №98756 на винахід відповідно до клопотання Компанії від 06.10.2020 шляхом внесення до Державного реєстру України винаходів відповідних відомостей, здійснити публікацію про це в офіційному електронному бюлетені НОІВ та видати сертифікат додаткової охорони.
Згідно із ч. 2-3 ст. 13 Господарського процесуального кодексу України учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов'язків, передбачених цим Кодексом. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.
Частиною 4 ст. 13 Господарського процесуального кодексу України визначено, що кожна сторона несе ризик настання наслідків, пов'язаних з вчиненням чи невчиненням нею процесуальних дій.
Відповідно до ч. 1 ст. 73 Господарського процесуального кодексу України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.
За приписами ч. 1 ст. 74 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.
Статтею 76 Господарського процесуального кодексу України визначено, що належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення.
Відповідно до ч. 1 ст. 77 Господарського процесуального кодексу України обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.
За приписами ч. 1 ст. 86 Господарського процесуального кодексу України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об'єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.
З урахуванням вищевикладеного, оцінивши подані позивачем докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на повному, всебічному і об'єктивному розгляді всіх обставин справи в їх сукупності, суд прийшов до висновку, що позовні вимоги підлягають задоволенню у повному обсязі.
Надаючи оцінку іншим доводам учасників судового процесу судом враховано, що обґрунтованим є рішення, ухвалене на підставі повно і всебічно з'ясованих обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні, з наданням оцінки всім аргументам учасників справи (частина 5 статті 236 Господарського процесуального кодексу України).
Відповідно до п. 3 ч. 4 ст. 238 Господарського процесуального кодексу України, у мотивувальній частині рішення зазначається, зокрема, мотивована оцінка кожного аргументу, наведеного учасниками справи, щодо наявності чи відсутності підстав для задоволення позову, крім випадку, якщо аргумент очевидно не відноситься до предмета спору, є явно необґрунтованим або неприйнятним з огляду на законодавство чи усталену судову практику.
Згідно усталеної практики Європейського суду з прав людини, яка відображає принцип, пов'язаний з належним здійсненням правосуддя, у рішеннях судів та інших органів з вирішення спорів мають бути належним чином зазначені підстави, на яких вони ґрунтуються. Хоча пункт 1 статті 6 Конвенції зобов'язує суди обґрунтовувати свої рішення, його не можна тлумачити як такий, що вимагає детальної відповіді на кожен аргумент. Міра, до якої суд має виконати обов'язок щодо обґрунтування рішення, може бути різною в залежності від характеру рішення (рішення від 09.12.1994 Європейського суду з прав людини у справі «Руїс Торіха проти Іспанії»). Крім того, вмотивоване рішення дає стороні можливість оскаржити його та отримати його перегляд вищестоящою інстанцією.
Аналізуючи питання обсягу дослідження доводів учасників справи та їх відображення у судовому рішенні, суд першої інстанції спирається на висновки, що зробив Європейський суд з прав людини від 18.07.2006 у справі «Проніна проти України», в якому Європейський суд з прав людини зазначив, що пункт 1 статті 6 Конвенції зобов'язує суди давати обґрунтування своїх рішень, але це не може сприйматись як вимога надавати детальну відповідь на кожен аргумент. Межі цього обов'язку можуть бути різними в залежності від характеру рішення. Крім того, необхідно брати до уваги різноманітність аргументів, які сторона може представити в суд, та відмінності, які існують у державах-учасницях, з огляду на положення законодавства, традиції, юридичні висновки, викладення та формулювання рішень. Таким чином, питання, чи виконав суд свій обов'язок щодо подання обґрунтування, що випливає зі ст.6 Конвенції, може бути визначено тільки у світлі конкретних обставин справи.
У рішенні Європейського суду з прав людини «Серявін та інші проти України» вказано, що усталеною практикою Європейського суду з прав людини, яка відображає принцип, пов'язаний з належним здійсненням правосуддя, у рішеннях судів та інших органів з вирішення спорів мають бути належним чином зазначені підстави, на яких вони ґрунтуються. Хоча пункт 1 статті 6 Конвенції зобов'язує суди обґрунтовувати свої рішення, його не можна тлумачити як такий, що вимагає детальної відповіді на кожен аргумент. Міра, до якої суд має виконати обов'язок щодо обґрунтування рішення, може бути різною в залежності від характеру рішення (рішення у справі «Руїс Торіха проти Іспанії» (від 9 грудня 1994 року, серія A, №303-A). Хоча національний суд має певну свободу розсуду щодо вибору аргументів у тій чи іншій справі та прийняття доказів на підтвердження позицій сторін, орган влади зобов'язаний виправдати свої дії, навівши обґрунтування своїх рішень (рішення у справі «Суомінен проти Фінляндії» (№37801/97 від 1 липня 2003 року). Ще одне призначення обґрунтованого рішення полягає в тому, щоб продемонструвати сторонам, що вони були почуті. Крім того, вмотивоване рішення дає стороні можливість оскаржити його та отримати його перегляд вищестоящою інстанцією. Лише за умови винесення обґрунтованого рішення може забезпечуватись публічний контроль здійснення правосуддя (рішення у справі «Гірвісаарі проти Фінляндії» №49684/99 від 27 вересня 2001 року).
Аналогічна правова позиція викладена у постановах від 13.03.2018, від 24.04.2019 Верховного Суду по справах №910/13407/17 та №915/370/16.
З огляду на вищевикладене, всі інші заяви, клопотання, доводи та міркування учасників судового процесу залишені судом без задоволення та не прийняті до уваги як необґрунтовані та безпідставні.
Судові витрати по сплаті судового збору, відповідно до ст. 129 Господарського процесуального кодексу України покладаються на відповідача.
Керуючись статтями 129, 233, 237-240 Господарського процесуального кодексу України, суд -
1. Позов Компанії ГЕНМАБ А/С [GENMAB A/S] задовольнити повністю.
2. Визнати недійсною та скасувати відмову Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» (01601, м. Київ, вул. Годзенка Дмитра, 1; ідентифікаційний код 44673629) №19990/ПА/21 від 21.10.2021 в наданні додаткової охорони прав на винахід за патентом України №98756 у формі листа.
3. Зобов'язати Державну організацію «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» (01601, м. Київ, вул. Годзенка Дмитра, 1; ідентифікаційний код 44673629) здійснити державну реєстрацію додаткової охорони патенту України №98756 на винахід відповідно до клопотання Компанії ГЕНМАБ А/С [GENMAB A/S] №VA/P98757 від 06.10.2020, терміном на п'ять років шляхом внесення до Державного реєстру України винаходів відповідних відомостей, здійснити публікацію про це в офіційному електронному бюлетені НОІВ та видати сертифікат додаткової охорони.
4. Стягнути з Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» (01601, м. Київ, вул. Годзенка Дмитра, 1; ідентифікаційний код 44673629) на користь Компанії ГЕНМАБ А/С [GENMAB A/S] (Карл Якобсенс Вай 30, 2500 Вальбю, Данія [Carl Jacobsens Vej 30, 2500 Velby, Denmark]) судовий збір за розгляд справи у суді першої інстанції у розмірі 6 056 (шість тисяч п'ятдесят шість) грн. 00 коп., судовий збір за розгляд справи у суді апеляційної інстанції у розмірі 9 084 (дев'ять тисяч вісімдесят чотири) грн. 00 коп. та судовий збір за розгляд справи у суді касаційної інстанції у розмірі 12 112 (дванадцять тисяч сто дванадцять) грн. 00 коп. Видати наказ.
5. Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.
6. Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.
Повне рішення складено 13.11.2025.
Суддя В.П. Босий