ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 334-68-95, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua
м. Київ
14.10.2025Справа № 910/4521/24
Господарський суд міста Києва у складі:
Судді - Бондаренко-Легких Г. П.
за участю секретаря - Шокало О.В.
розглянувши у відкритому засіданні в залі суду в місті Києві матеріали господарської справи №910/4521/24
За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Торгівельний будинок «Конті» (04071, м. Київ, вул. Введенська, буд. 4)
До 1) Товариства з обмеженою відповідальністю «Солодка Хата» (22400, Вінницька обл., Хмільницький р-н, м. Калинівка, вул. Нестерчука В., буд. 5)
2) Державної організації "Український офіс інтелектуальної власності та інновацій" (01601, м. Київ, вул Годзенка Дмитра, буд. 1)
про визнання недійсним свідоцтва та зобов'язання вчинити дії
За участі представників сторін:
Від позивача: Дементьєва В.А. самопредставництво, витяг з ЄДРПОУ (ВКЗ)
Від відповідача-1: Павлович Н.І., адвокат, довіреність від 27.05.2024
Від відповідача-2: Захарчишина В.С., самопредставництво, витяг з ЄДРПОУ
Товариство з обмеженою відповідальністю «Торгівельний будинок «Конті» (позивач) звернулось до Господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю «Солодка Хата» (відповідач-1) та Державної організації "Український офіс інтелектуальної власності та інновацій" (відповідач-2) в якому просить суд:
1) Визнати недійсним свідоцтво України №295899 на торговельну марку власника Товариство з обмеженою відповідальністю «Солодка Хата» (відповідач-1) щодо товарів 30 класу МКТП, зазначених у цьому свідоцтві, а саме «торти»
2) Зобов'язати Державну організацію "Український офіс інтелектуальної власності та інновацій" (УКРНОІВІ) (відповідач-2) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки стосовно визнання недійсним свідоцтва України № 295899 від 14.04.2021р. для 30 класу МКТП, зазначених у цьому свідоцтві, та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність».
18.04.2024 суд прийняв позовну заяву до розгляду та відкрив провадження у справі, розгляд справи ухвалив здійснювати у порядку загального позовного провадження, та підготовче засідання у справі призначив на 28.05.2024.
22.04.2025 через систему «Електронний суд» від позивача надійшла заява про забезпечення позову.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 24.04.2024 заяву позивача про забезпечення позову задоволено та вжито наступні заходи забезпечення позову у справі №910/4521/24:
- Заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю «Солодка Хата» передавати у будь-який спосіб повністю або частково право власності на торговельну марку за свідоцтвом України №295899 від 14.04.2021 р.; відмовлятися від свідоцтва України №295899 від 14.04.2021 р. повністю або частково;
- Заборонити Державній організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» вносити будь-які зміни до Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки стосовно власника торговельної марки за свідоцтвом України № 295899 від 14.04.2021 р. та будь-які зміни, пов'язані із повною або частковою відмовою від зазначеного свідоцтва, а також здійснювати публікації про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».
30.04.2024 до суду від відповідача-2 надійшов відзив на позовну заяву.
01.05.2024 до суду від відповідача-2 надійшла заява про застосування строку позовної давності.
17.05.2024 до суду від позивача надійшла відповідь на відзив відповідача-2.
Підготовче судове засідання призначене на 28.05.2024 не відбулось, у зв'язку з перебуванням судді у відпустці, про визначення нової дати підготовчого судового засідання на 23.07.2024, суд повідомив сторін у справі ухвалою від 05.06.2024.
23.07.2024 через відділ канцелярії суду від відповідача-1 надійшов відзив на позовну заяву.
У судовому засіданні 23.07.2024 суд на місці ухвалив: (1) встановити відповідачу-1 строк для подачі заяв та клопотань з процесуальних питань до 30.07.2024; (2) відкласти підготовче судове засідання до 10.09.2024.
31.07.2024 засобами поштового зв'язку від відповідача-1 надійшла заява про поновлення процесуальних строків для подання відзиву.
15.08.2024 через систему «Електронний суд» від позивача надійшла відповідь на відзив відповідача-1.
У судовому засіданні 10.09.2024 суд на місці ухвалив: (1) задовольнити клопотання відповідача-1 про поновлення процесуальних строків для подання відзиву; (2) закрити підготовче провадження та призначити розгляд справи по суті на 22.10.2024.
Ухвалою від 24.09.2024, суд повідомив учасників справи про зняття з розгляду справи №910/4521/24, розгляд якої призначений на 22.10.2024 та про визначення нової дати розгляду справи на 29.10.2024.
28.10.2024 через відділ канцелярії суду від відповідача-1 надійшла заява про відкладення розгляду справи.
У судовому засіданні 29.10.2024 суд, заслухавши вступне слово позивача, на місці ухвалив відкласти судове засідання по суті на 03.12.2024.
20.11.2024 року від позивача надійшло клопотання про долучення перекладу рішення Суду справедливості ЄС від 06.10.2005 у справі № С-120/04 в схожій справі, і позивач просив враховувати практику Суду справедливості у справі Є щодо подібних правовідносин.
03.12.2024 на електронну пошту суду та через систему «Електронний суд» від відповідача-1 надійшло два клопотання аналогічного змісту про долучення доказів, а саме докази використання знаку «День і Ніч» іншими виробниками, які представник відповідача-1 знайшла в мережі Інтернет та дані про продаж продукції Відповідача-1 на території України за період січень 2021 по вересень 2024.
Судове засідання, призначене на 03.12.2024 не відбулось, у зв'язку з відсутністю в приміщенні суду електроенергії, про визначення нової дати судового засідання по суті на 25.02.2025 суд повідомив учасників справи ухвалою від 09.12.2024.
Судове засідання по суті 25.02.2025 не відбулось, у зв'язку з перебуванням судді у відпустці, про визначення нової дати підготовчого судового засідання на 08.04.2025, суд повідомив сторін у справі ухвалою від 28.02.2025.
У судовому засіданні 08.04.2025 суд, заслухавши вступне слово відповідача-1, вказав, що строки подання доказів у справі закінчились до завершення стадії підготовчого провадження, клопотання про поновлення строків подання доказів відповідачем-1 не заявлялось, а тому суд приєднує вказані докази у справі, однак вони не будуть оцінюватися судом як такі, що подані з пропуском встановленого процесуального строку. Суд також вказав, що судова практика, в тому числі і Суду Справедливості ЄС не може бути доказом в іншій справі, яка розглядається судом країни не учасниці ЄС, проти судом при вирішенні даного спору будуть застосовуватися норми Угоди про асоціацію в частині розділу «Інтелектуальна власність», до якої приєдналась Україна, а також положення норм Регламенту (ЄС) 2017/1001 та Директиви ЄС 2015/2436 щодо регулювання відносин щодо реєстрації та використання торгівельних марок, які не протирічать національному законодавству.
Суд ухвалив оголосити перерву в судовому засіданні по суті до 27.05.2025 та розпочати його з вступного слова відповідача-2.
27.05.2025 через систему «Електронний суд» від позивача надійшло клопотання про долучення доказів, а саме видаткові накладні, які на думку позивача мають свідчити, що він використовує ТМ «День и Ночь» не тільки при виробництві та продажу печива, однак маркує вказаною ТМ власну продукцію у вигляді тортів.
У судовому засіданні 27.05.2025 суд встановив, що позивачем подано клопотання про долучення доказів у справі на стадії судового розгляду по суті, без клопотання про поновлення строку на подання таких доказів, а отже подані 27.05.2025 докази, судом не будуть братися до уваги та оцінюватись, як такі, що подані з пропуском процесуального строку.
Заслухавши в судовому засіданні вступне слово відповідача-2, суд на місці ухвалив оголосити перерву в судовому засіданні по суті до 26.06.2025.
02.06.2025 до суду від відповідача-2 надійшла заява про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції.
13.06.2025 до суду від позивача надійшла заява про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції.
26.06.2025 року від позивача надійшло клопотання про долучення доказів подовження строку дії свідоцтва України на ТМ за № 60542 до 18.10.2035 року (дію продовжено 15.05.2025 року), а також докази реалізації печива «День и Ночь» у 2002-2010 роках, які залишились на окупованій території в паперовому вигляді, однак збереглися в електронному архіві.
26.06.2025 до суду від відповідача-1 надійшли заперечення на подані позивачем разом з клопотанням від 26.05.2025 року докази, які представник відповідача-1 просить не оцінювати, однак зазначає, що ці докази не є належними щодо встановлення факту використання позивачем власної торгівельної марки для таких товарів 30 класу МКТП як торти.
У судовому засіданні 26.06.2025 суд, дослідивши перший том матеріалів справи, оголосив перерву у судовому засіданні по суті справи на 29.07.2025.
15.07.2025 до суду від позивача надійшла заява про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції.
25.07.2025 до суду від відповідача-2 надійшла заява про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції.
Судове засідання, призначене на 29.07.2025 не відбулось, у зв'язку з перебування судді на лікарняному, про визначення нової дати судового засідання по суті на 14.10.2025, суд повідомив учасників справи ухвалою від 08.09.2025.
В судове засідання по суті 14.10.2025 прибули представники всіх сторін. Представник позивача взяв участь в судовому засіданні в режимі ВКЗ за заявою від 15.07.2025, яка була задоволена судом, а представники відповідачів взяли участь в судовому засіданні особисто.
В судовому засіданні 14.10.2025 року судом було завершено стадію дослідження доказів, заслухано виступи в судових дебатах представників сторін, які підтримали власні позиції, наведені у заявах по суті справи, позивач наполягав на задоволенні позовних вимог, а відповідачі заперечували проти їх задоволення, судом було оголошено вступну та резолютивну частини рішення про відмову у задоволенні позову.
На підставі безпосередньо досліджених в судовому засіданні доказів, з'ясувавши обставини, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог та заперечень, заслухавши пояснення та заперечення представників сторін, суд -
1. Фактичні обставини, що встановлені судом.
1.1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Торгівельний будинок «Конті» (позивач) стало власником свідоцтва України №60542 (заявка №m200512323 від 18.10.2005, дата реєстрації 15.03.2006) на знак для товарів і послуг (в подальшому відповідно до змін в законодавство -торгівельна марка ) «» (словесне позначення) для товарів 5, 29, 30 , 32, 33 класу МКТП та послуг 35, 43 класу МКТП з 10.02.2017 року,
1.2. В 30 класі МКТП торгівельну марку за свідоцтвом № 60542 зареєстровано для широкого кола товарів в даному класі: «Кава, чай, какао, цукор, рис, тапіока, саго, замінники кави; борошно та зернові продукти, хліб; кондитерські вироби, морозиво, мед, сироп мелясовий; дріжджі, пекарські порошки; сіль, гірчиця; оцет, приправи; прянощі; харчовий лід; всі товари, що включені до 30 класу, в тому числі: баранці; баранці до пива; борошняні вироби; борошняні кондитерські вироби; бублики; булочки; булочки здобні; бутерброди; вареники; вафлі; вафельні торти; вермішель; вівсяні пластівці; вівсяні продукти; водорості (приправа); драже (цукерки); дріжджова і недріжджова випічка; есенції до харчових продуктів; желе фруктові (кондитерські вироби); жуйні гумки; заварний крем; заморожений кефір та йогурт; заморожені напівфабрикати, в тому числі: вареники, манти, пельмені, млинці фаршировані, пироги, піца, налисники; замінники прянощів; запашники харчові; зефір; зефір поглазурований шоколадом; кавові і какаові напої; кавові напої з молоком; какао з молоком; какаові продукти; калачі; канапки; карамелі; каші харчові; кекси; кетчуп; крекер; крохмаль харчовий; крохмальні харчові продукти; круасани; крупи харчові; кукурудза подрібнена; кукурудза пряжена; кукурудзяні баранці; кукурудзяні пластівці; ласощі для прикрашання новорічних ялинок; листкове тісто з начинкою; льодяники; м'ясна підлива; майонез; макаронні вироби; манти; манна крупа; маринад овочевий (приправа); марципани; мигдаль пряжений; мигдальні кондитерські вироби; млинарські продукти; млинці; млинці фаршировані; молочні каші харчові; мускатні горіхи; муси; муслі; налисники; напої на основі чаю; напої шоколадні; настоянки нелікувальні; пампушки; паски (здоба); пастила; пельмені; печиво; печиво поглазуроване шоколадом; пироги; пироги з м'ясом; пироги із різною начинкою; піца; підсолоджувачі природні; пластівці (зернові продукти); плачинди; помадки (кондитерські вироби); приправи до салату; пряники; пудинги; рогалики; рулети із різною начинкою; сандвічі; соєве борошно; соєвий соус; солодощі; соуси; спагеті; спеції; сухарі; сухарики з різноманітними добавками; сухарики солоні; сухе печиво; сухі суміші прянощів; суші; тісто мигдальне; тісто на торти, тістечка; тісто для піци; тісто листкове; тістечка; торти; томатний соус; фруктовий, цитрусовий та ягідний лід; халва; харчові прикраси до тортів, тістечок; хлібобулочні вироби; хлібні палички; цукерки; цукрові кондитерські вироби; цукерки на вафельній основі; шарлотка; шоколад; шоколадні цукерки; шоколадні батончики; шоколадні фігурки; шоколадні напої з молоком; чай холодний; чай-глясе; чебуреки» та для всього спектру товарів в 5, 29, 32, 33 класу МКТП та всього спектру послуг в 35 та 43 класі МКТП
1.3. Дія свідоцтва № 60542 продовжувалась в 2015 та 2025 роках, про що свідчать відповідні наявні в матеріалах справи Виписки з Державного реєстру свідоцтв на торгівельні марки (арк. 18-21 Т.1 та арк. 200 Т.2).
1.4. Товариство з обмеженою відповідальністю «Солодка Хата» (відповідач-1) є власником свідоцтва України №295899 (заявка №m201908585 від 11.04.2019, дата реєстрації 14.04.2021) на торговельну марку «» (комбіноване позначення) для товарів 30 класу МКТП «торти» та для послуг 35 класу МКТП.
1.5. 11.04.2019 відповідачем-1 було подано заявку № m201908585 про реєстрацію знака для товарів і послуг (торгівельної марки) для:
- товарів 30 класу МКТП, а саме: «борошняні кондитерські вироби; булки; вафлі; галетне печиво / печиво; кондитерські вироби / кондитерські вироби з цукром; прикраси з цукерок для тортів, тістечок; прикраси з шоколаду для тортів, тістечок; кекси; крекери; круасани; пироги (кондитерські вироби); петіфури [тістечка]; пряники; сухе печиво; тістечка / торти; тісто; тісто бездріжджове на торти і тістечка / тісто на торти і тістечка; тісто на кондитерські вироби; пироги з фруктами; хлібобулочні вироби; хліб»;
- послуг 35 класу МКТП, а саме: «Адміністративне обробляння замовлень на купівлю; демонстрування товарів; маркетинг; написання рекламних текстів; оновлювання рекламних матеріалів; організовування виставок на комерційні або рекламні потреби; організовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; пряме поштове рекламування; публікування рекламних текстів; радіорекламування; рекламування; рекламування з оплатою переходів на вебсторінку за рекламним оголошенням; рекламування зовнішнє; розклеювання рекламних плакатів; рекламування поштою; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі он-лайн; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів; розробляння рекламних матеріалів; розміщування в одному місці, на користь іншим особам, асортименту заявлених товарів 30 класу (крім їх транспортування), яке дає змогу покупцям зручно оглядати і купувати ці товари; створювання програм щодо замовляння товарів через телерекламу; створювання рекламних фільмів; телевізійне рекламування; телемаркетингові послуги».
1.6. 23.11.2020 до Укрпатенту від ТОВ «ТБ «Конті» надійшло мотивоване заперечення за вих. № 201 від 17.11.2020 проти реєстрації торговельної марки за заявкою № m201908585 від 11.04.2019 (надіслано Заявнику листом Укрпатенту за Вих. № 139630/ЗМ/20 від 15.12.2020), у якому позивач просив відмовити відповідачу-1 у реєстрації позначення «» за зазначеною вище заявкою як торговельної марки для усіх товарів 30 класу МКТП та усіх послуг 35 класу МКТП, зазначених у заявці на реєстрацію, обґрунтовуючи це тим, що товари та послуги за заявкою № m201908585 є такими або однорідними до товарів та послуг, для яких зареєстровано торговельну марку «» за свідоцтвом України № 60542, власником якого є позивач.
1.7 Укрпатентом було направлено відповідачу-1 Повідомлення Вих. № 9041/ЗМ/21 від 25.01.2021 щодо можливої відмови у реєстрації його торговельної марки відносно усього переліку товарів і/або послуг
1.8 15.02.2021, у відповідь на заперечення позивача проти реєстрації торгівельної марки, та повідомлення про можливу відмову у реєстрації позначення, патентний повірений Никоненко І. О. в інтересах заявника (відповідача-1), подав до Укрпатенту лист, у якому не погодився з твердженнями апелянта, надав свої аргументи і докази на підтвердження відмінності між позначенням за заявкою №m201908585 та знаком за свідоцтвом № 60542, та повідомив Укрпатент про прийняття керівництвом ТОВ «Солодка хата» рішення скоротити перелік заявлених товарів 30 класу МКТП, вилучивши з переліку всі товари, які на думку ТОВ «ТБ «Конті», можуть ввести в оману споживача.
1.9 За результатами кваліфікаційної експертизи заявки № m201908585, з урахуванням мотивованої відповіді заявника (відповідача-1), Укрпатентом винесено Висновок (Вих. № 19986/ЗМ/21 від 16.02.2021) про відповідність позначення умовам надання правової охорони відносно частини товарів і послуг: заявлене комбіноване позначення є оманливим для частини товарів 30 класу, зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, крім товарів «торти» та послуг 35 класу, не пов'язаних із їх введенням у цивільний оборот, тому що містить у своєму складі зазначення «торт».
2. Предмет та підстави позову.
Предметом позову у справі є вимоги позивача про визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг щодо товарів 30 класу МКТП та зобов'язання відповідача-1 вчинити певні дії.
Фактичними підставами позову є одночасне існування схожих за певними елементами торгових марок щодо однорідних товарів і послуг.
Підставою позову стало те, що на думку позивача, торговельна марка, що охороняється за свідоцтвом України №60542, яка належить позивачеві, та торговельна марка відповідача-1 згідно свідоцтва України №295899 є схожими настільки, що їх можна сплутати для таких самих та споріднених товарів, а тому торговельна марка відповідача-1 не відповідає умові надання правової охорони відповідно до п. 3 ч. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».
З огляду на зазначене, позивач просить визнати недійсним свідоцтво України №295899 на торговельну марку «» щодо всіх товарів 30 класу МКТП зазначених у вказаному свідоцтві та внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки.
Юридичними підставами позову позивач визначив абзац 2 пункту 3 статті 6 та статтю 19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг".
3. Аргументи позивача щодо задоволення позовних вимог.
3.1 позивач стверджує, що торговельна марка за свідоцтвом України №295899 зареєстрована для тих самих товарів, що й торговельна марка за свідоцтвом України №60542.
3.2 торговельна марка відповідача-1 за свідоцтвом України №295899 є комбінованим позначенням, що складається із зображувальних та словесних елементів. Проте, через домінуючий словесний елемент «День і ніч», який має звукову, смислову та графічну схожість з торговельною маркою позивача за свідоцтвом України №60542, що є словесним позначенням, вказані торговельні марки позивача та відповідача-1 є схожими настільки, що їх можна сплутати;
3.3. позивач вважає, що торговельна марка ТОВ «Солодка Хата» не відповідає умові надання правової охорони відповідно до пункту 3 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».
3.4. На підтвердження власної позиції, позивач надав суду Висновок експерта №262 за результатами проведення експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 07.03.2024, що складений судовим експертом Жилою Б. В. (надалі - Висновок експерта від 07.03.2024) на замовлення позивача.
3.5 У відповідях на відзиви відповідачів позивач зазначає, що доводи відповідача-1 щодо наявності в складі спірної торговельної марки відповідача-1 інших торговельних марок, які є добре відомими споживачу є неспроможними, оскільки, саме з порівнянням домінуючого словесного елемента комбінованого позначення спірної торговельної марки відповідача-1 пов'язана її розрізняльна здатність.
3.6 Щодо доводів відповідача-2, позивач зазначив, що перебіг позовної давності не може розпочатись до реєстрації спірної торговельної марки, а тому оскільки спірну торговельну марку зареєстровано 14.04.2021, а позивач звернувся з даним позовом 12.04.2024, то визначений статтею 257 ЦК України строк позовної давності позивачем не пропущено.
4. Заперечення відповідачів щодо суті спору.
4.1. Заперечення відповідача-1 (ТОВ «Солодка Хата»):
(1) до складу комбінованого позначення спірної торговельної марки за свідоцтвом України №295899 входять торговельні марки відповідача-1 за свідоцтвами України №117731, №327885, №150430, які формують фірмове найменування відповідача-1, а отже породжують у свідомості споживача асоціації виключно з відповідачем, як і спірна торговельна марка в цілому;
(2) між торговельними марками за свідоцтвами України №295899 та №60542 наявні відмінності за графічними, фонетичними та сематичними ознаками, що в свою чергу нівелює аргументи позивача щодо схожості торговельних марок;
(3) домінуючим елементом спірної торговельної марки є саме зображувальний елемент, а не словесний «День і ніч». З огляду на зазначені обставини, на переконання відповідача-1, відсутні підстави для задоволення вимог позивача.
4.2. Заперечення відповідача-2 (УКРНОІВІ):
(1) експертиза заявки №m201908585 від 11.04.2019 проведена з дотримання вимог законодавства України щодо процедури експертизи об'єктів інтелектуальної власності, а отже, відповідач-2 діяв на підставі, в межах та у спосіб, що передбачені чинним законодавством станом на дату подання заявки, що є підставою для відмови у задоволенні позовних вимог;
(2) позначення з свідоцтвом України №295899 та свідоцтвом України №60542 відрізняються графічними, фонетичними та семантичними ознаками, у зв'язку з чим торговельні марки не є схожими до ступеня сплутування;
(3) УКРНОІВІ стверджує, що під час порівняння словесного і комбінованого позначення, що містить словесний елемент, окрім збігу словесних елементів, мають бути враховані і інші характеристики комбінованого позначення, які можуть істотно змінити загальне враження, зокрема, графічні елементи. Важливість врахування графічного елемента зразка підтверджується, зокрема, висновками Верховного суду, що викладені у постанові від 15.07.2019 у справі №910/18587/16. Натомість, у Висновку експерта від 07.03.2024, що долучений до позову, судовим експертом Жилою Б . В. не враховано, що при проведенні кваліфікаційної експертизи позначень на їх схожість з іншими позначеннями, порівнюванні позначення розглядаються в цілому.
(4) УКРНОІВІ зазначає, що під час розгляду заявки відповідача-1 №m201908585 про реєстрацію спірної торговельної марки до Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» надійшли заперечення ТОВ «ТБ «Конті» проти такої реєстрації від 17.11.2020. Отже, з 17.11.2020 позивачеві достеменно відомо про подану відповідачем-1 заявку №m201908585 на реєстрацію торговельної марки. Втім, позивачем подано позов лише у квітні 2024 року, тобто після спливу позовної давності а тому відповідач-2 заявляє клопотання про застосування наслідків пропуску позовної давності згідно частини 4 статті 267 ЦК України.
5. Оцінка доказів судом та висновки суду.
Причиною спору зі справи стало питання про наявність або відсутність підстав для визнання недійсним оспорюваного свідоцтва України №295899 і для задоволення вимоги про зобов'язання відповідача-2 внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки та здійснити публікацію про це.
З урахуванням предмету позовних вимог, їх юридичних та фактичних підстав, суд визначає, що перелік обставин, які є предметом доказування у справі, становлять обставини, від яких залежить відповідь на такі ключові питання:
1) Чи при поданні заявки відповідачем-1 в квітні 2019 року, відповідачем-2 (НОІВ (Укрпатент) були враховані заперечення позивача проти реєстрації торгівельної марки відповідача-1 та чи прийнято обґрунтоване та законне рішення про реєстрацію торгівельної марки за свідоцтвом № 295899 щодо частини товарів та певного переліку послуг?
2) Чи є торгівельні марки за свідоцтвом № 60542 (власник позивач) та за свідоцтвом № 295899 (власник відповідач-1) схожими настільки, що їх можна сплутати?
Оцінивши наявні в справі докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, Суд дійшов висновку, що заявлені позовні вимоги задоволенню не підлягають, виходячи з наступного.
Відносини, що виникають у зв'язку з набуттям і здійсненням права власності на знаки для товарів і послуг в Україні регулює Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15.12.1993 № 3689-XII (далі Закон № 3689)
Відповідно до пункту 3 Постанови Верховної Ради України «Про введення в дію Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 23.12.1993 № 3771-XII:
- відповідність знаків умовам їх реєстрації визначається згідно з законодавством, що діяло на дату подання заявки.
- свідоцтво України може бути визнано недійсним у разі невідповідності знака умовам його реєстрації, визначеним законодавством, що діяло на дату подання заявки.
5.1. Щодо проведення реєстрації торгівельної марки за свідоцтвом №295899 відповідно до законодавства, діючого на момент подання заявки.
Датою подання заявки №m201908585 за оскаржуваним свідоцтвом України №295899 на знак для товарів і послуг (торговельну марку) 30 та 35 класів МКТП є 11.04.2019.
Станом на 11.04.2019 - дату подання заявки діяв Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" в редакції зі змінами від 09.04.2015, чинними з 21.05.2015 (тут та надалі вживається судом у відповідній редакції);
Під час проведення експертизи за заявкою ТОВ «Солодка хата» від 11.04.019 в Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" були внесені зміни Законами №703-ІХ від 16.06.2020, що набрав чинності 14.10.2020 , та №815-IX від 21.07.2020, що набрав чинності 16.08.2020.
Прикінцевими та перехідними положеннями Закону №815-IX від 21.07.2020, що набрав чинності 16.08.2020, а саме, пунктом 5 передбачено: «експертиза заявок на знаки для товарів і послуг, формальна експертиза яких завершена на день набрання чинності цим Законом, проводиться у порядку, встановленому цим Законом, крім передбаченого цим Законом опублікування таких заявок, при цьому відповідність позначень за такими заявками умовам надання правової охорони визначається згідно із законодавством, що діяло на дату подання заявки».
Прикінцевими та перехідними положеннями Закону №703-ІХ від 16.06.2020, що набрав чинності 14.10.2020, а саме пунктом 5 передбачено: « 2. Національний орган інтелектуальної власності (далі - НОІВ) є функціональним правонаступником центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, щодо окремих функцій та повноважень з реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності, визначених цим Законом. 3. Експертиза заявок, одержаних центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, до набрання чинності цим Законом, не завершена на момент набрання чинності цим Законом, проводиться у порядку, встановленому цим Законом. Відповідність об'єктів інтелектуальної власності умовам набуття правової охорони (патентоздатності) визначається згідно із законодавством, що діяло на дату подання заявки».
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13.10.2020 № 1267-р було визначено, що Укрпатент виконує функції НОІВ.
Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» (далі - Укрпатент) було уповноважено виконувати відповідно до наказу Мінекономіки № 730 від 18.05.2017 «Деякі питання організації діяльності у сфері інтелектуальної власності», зокрема: функції закладу експертизи, передбачені законами України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», «Про охорону прав на промислові зразки», «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем», «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», «Про охорону прав на зазначення походження товарів» та правилами, встановленими на їх основі.
Нормами пункту 8 статті 10 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", зі змінами чинними від 16.08.2020 та від 14.10.2020, передбачено, що будь-яка особа протягом трьох місяців від дати публікації в Бюлетені відповідно до пункту 10 цієї статті відомостей про заявку може подати до НОІВ мотивоване заперечення проти заявки щодо невідповідності наведеного в ній позначення умовам надання правової охорони, встановленим цим Законом. НОІВ надсилає копію заперечення заявнику. Заявник вправі повідомити НОІВ про своє ставлення до заперечення протягом двох місяців від дати його одержання. Він може спростувати заперечення і залишити заявку без змін, внести до заявки зміни або відкликати її.
Матеріалами справи встановлено ту обставину, що ТОВ «ТБ Конті» в процесі проведення експертизи заявки відповідача-1 №m201908585 направив Укрпатенту мотивоване заперечення проти реєстрації торгівельної марки за вказаною заявкою через порушення прав позивача, оскільки позначення, подане на реєстрацію є схожим до ступеня сплутування з раніше зареєстрованим позначенням за свідоцтвом № 60542.
Укрпатентом було направлено відповідачу-1 Повідомлення Вих. № 9041/ЗМ/21 від 25.01.2021 щодо можливої відмови у реєстрації його торговельної марки відносно усього переліку товарів і/або послуг на підставі того, що:
«заявлене комбіноване позначення:
1) є оманливим для частини товарів 30 класу, зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, а саме: «борошняні кондитерські вироби; булки; вафлі; галетне печиво; печиво; кондитерські вироби; кондитерські вироби з цукром; прикраси з цукерок для тістечок; прикраси з шоколаду для тістечок; кекси; крекери; круасани; пироги (кондитерські вироби); петіфури (тістечка); пряники; сухе печиво; тістечка; тісто; тісто бездріжджове на тістечка; тісто на тістечка; тісто на кондитерські вироби; пироги з фруктами; хлібобулочні вироби; хліб» та послуг 35 класу, пов'язаних із введенням цих товарів у цивільний оборот, тому що містить у своєму складі зазначення «торт»;
2) для частини товарів 30 класу, а саме: «прикраси з цукерок для тортів; прикраси з шоколаду для тортів; торти; тісто бездріжджове на торти; тісто на торти» та послуг 35 класу, пов'язаних з їх введенням у цивільний оборот, є схожим настільки, що його можна сплутати із словесним знаком «День и Ночь», раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Товариства з обмеженою відповідальністю «Торгівельний будинок «КОНТІ», UA (свідоцтво № 60542 від 15.03.2006, заявка № m 200512323 від 18.10.2005), щодо таких самих та споріднених товарів і послуг».
24.02.2021 відповідач-1 надав Укрпатенту відповідь з доводами на користь реєстрації торговельної марки, також заявник погодився з рішенням експертизи щодо оманливості заявленого на реєстрацію позначення і просив скоротити заявлений перелік товарів за вказаною заявкою, залишивши товари 30 класу МКТП: «борошняні кондитерські вироби; кондитерські вироби; кондитерські вироби з цукром; торти», продовжити діловодство за заявкою № m201908585 і видати позитивне рішення про реєстрацію даного позначення відносно скороченого переліку товарів і послуг.
Згідно зі статтею 10 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" за заявкою на отримання свідоцтва України на знак для товарів і послуг проводиться експертиза, яка має статус науково-технічної експертизи.
Експертиза складається з формальної експертизи та кваліфікаційної експертизи (експертизи по суті) і проводиться закладом експертизи відповідно до Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" та Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 № 116 (у редакції наказу Держпатенту від 20.08.1997 № 72) (далі - Правила № 116).
Правила №116 втратили чинність 18.09.2024 на підставі Наказу Міністерства економіки №19889 від 06.08.2024, а отже підлягають застосуванню у даному спорі, з огляду на те, що експертиза заявки №m201908585 за оскаржуваним свідоцтвом України №295899 проводилась до 18.09.2024.
Під час проведення експертизи як практична допомога в правильному застосуванні окремих положень Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" та Правил № 116 застосовуються Методичні рекомендації з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг, затверджених Наказом Державного підприємства «Український інститут промислової власності» від 07.04.2014 № 91 (далі - Методичні рекомендації).
Частиною 15 статті 10 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" передбачено, що під час кваліфікаційної експертизи перевіряється відповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони, визначеним цим законом. При цьому використовуються інформаційна база закладу експертизи, в тому числі матеріали заявки, а також довідково-пошуковий апарат та відповідні офіційні видання. Тобто, експертиза заявки по суті складається, зокрема, з перевірки наявності підстав для відмови у наданні позначенню правової охорони, зазначених у статті 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" з урахуванням пункту 4.3 Правил № 116.
За результатами кваліфікаційної експертизи заявки № m201908585, з урахуванням виловлених заперечень ТОВ «ТБ «Конті» та мотивованої відповіді заявника (ТОВ «Солодка хата»), Укрпатентом винесено Висновок (Вих. № 19986/ЗМ/21 від 16.02.2021) про відповідність позначення умовам надання правової охорони відносно частини товарів і послуг: заявлене комбіноване позначення є оманливим для частини товарів 30 класу, зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, крім товарів «торти» та послуг 35 класу, не пов'язаних із їх введенням у цивільний оборот, тому що містить у своєму складі зазначення «торт». Зазначений Висновок набрав чинності та набув статусу Рішення про державну реєстрацію торговельної марки після його затвердження. Публікація здійснена 14.04.2021 у Бюлетені № 15/2021.
Отже, суд приходить до висновку, що Національний орган інтелектуальної власності (функції якого на момент подання заявки виконував Укрпатент) діяв у відповідності до встановленої процедури, та провів як формальну, так і кваліфікаційну експертизи, за результатами яких було прийнято обґрунтований висновок, що торгівельні марки за свідоцтвом № 60542 та № 295899 не є схожими до ступеня сплутування для таких товарів як торти, і деяких послуг 35 класу.
5.2.) висновки суду щодо наявності схожості конкуруючих торгівельних марок за свідоцтвом №60542 (позивача) та за свідоцтвом № 295899 (відповідача-1)
Правові підстави позову обґрунтовані абзацом 2 пункту 3 статті 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", яка на момент подання заявки була викладена в такій редакції: «Не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг».
Свідоцтво на знак для товарів і послуг може бути визнане у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі, зокрема, невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони (підпункт "а" пункту 1 статті 19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг").
Відповідно до частини 3 статті 193 Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (Угода про Асоціацію, в частині розділу III набрала чинності для України 01.09.2017 року), торговельна марка не реєструється або, якщо вона зареєстрована, може бути визнана недійсною:
a) якщо вона є тотожною до раніше зареєстрованої торговельної марки, і товари або послуги, для яких торговельна марка заявлена або зареєстрована, є тотожними до товарів або послуг, для яких раніше зареєстрована торговельна марка охороняється;
b) якщо через свою тотожність або схожість до раніше зареєстрованої торговельної марки та тотожність або схожість товарів чи послуг, на які поширюються торговельні марки, існує імовірність, що споживач може їх сплутати, зокрема імовірність асоціації з раніше зареєстрованою торговельною маркою.
Вирішуючи спори, пов'язані із визнанням недійсними свідоцтв на знаки для товарів і послуг з підстав невідповідності зареєстрованих знаків умовам надання правової охорони, для з'ясування питань, що потребують спеціальних знань (зокрема про те, чи займає певний елемент домінуюче положення в зображенні знака; які частини зображення є тотожними з іншим зображенням; чи є схожими знаки настільки, що їх можна сплутати тощо), господарський суд, якщо схожість не має очевидного характеру, може призначити судову експертизу, не перебираючи на себе не притаманні суду функції експерта (постанови Верховного Суду від 17.12.2020 у справі №910/9435/19, від 27.10.2020 у справі №910/9438/19 та від 06.02.2020 у справі №910/2503/18).
У розумінні частини 3 статті 98 та частини 1 статті 101 ГПК України висновок експерта може бути наданий також на замовлення учасника справи.
На підтвердження власної позиції позивачем надано суду Висновок експерта №262 за результатами проведення експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 07.03.2024, що складений судовим експертом Жилою Б. В. (надалі - Висновок експерта від 07.03.2024 Висновок № 262). У висновку зазначено, що експерт обізнаний про відповідальність за завідомо неправдивий висновок за статтею 384 Кримінального кодексу України, а також те, що висновки експерта підготовлені для подання до суду.
Згідно Висновку експерта від 07.03.2024, відповідаючи на питання чи є напис «День і ніч» у складі торгівельної марки за свідоцтвом № 295899 домінуючим елементом, експерт зробив висновок, що «За такими критеріями, як геометричний розмір, місце розташування, смислове значення та вплив на зорове й семантичне сприйняття позначення, домінуючим елементом торговельної марки за свідоцтвом України №295899 є напис «День і ніч»».
Висновком експертизи від 07.03.2024 року у відповідь на запитання «чи є торгівельна марка за свідоцтвом України № 295899 стосовно вказаних у свідоцтві товарів і послуг схожою настільки, що її можна сплутати із зареєстрованою раніше торгівельною маркою за свідоцтвом № 60542» встановлено, що «стосовно всіх зазначених у свідоцтві України №295899 товарів та послуг, торговельна марка за вказаним свідоцтвом є схожою настільки, що її можна сплутати із зареєстрованою раніше відносно таких самих та споріднених товарів і послуг торговельною маркою за свідоцтвом України №60542».
Висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом із іншими доказами за правилами, встановленими статтею 86 ГПК України. Відхилення судом висновку експерта повинно бути мотивоване в судовому рішенні. (стаття 104 ГПК України).
Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також вирогідність і взаємний зв'язок доказів у їх сукупності (ч. 2 ст. 86 ГПК України).
Оцінюючи зазначений висновок експерта № 262 в сукупності із іншими наявними у матеріалах справи доказами, зокрема, і проведеною кваліфікованою експертизою Укрпатенту, суд зазначає, що Висновок № 262 не відповідає вимогам всебічності, повноти, об'єктивності і обґрунтованості та, як наслідок, суд відхиляє висновок експерта, з огляду на таке.
Загальні підходи до встановлення схожості чи тотожності позначень визначені в Правилах №116.
Відповідно до п. 4.3.2.4. Правил №116 - позначення вважається тотожним з іншим позначенням, якщо воно збігається з ним у всіх елементах. Позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів. При перевірці позначень на тотожність і схожість необхідно:
провести пошук тотожних або схожих позначень;
визначити ступінь схожості заявленого позначення та виявлених при проведенні пошуку позначень;
визначити однорідність товарів і/або послуг, для яких заявлено знак, в порівнянні з товарами і/або послугами, для яких зареєстровані або заявлені тотожні або схожі знаки, виявлені під час пошуку.
Відповідно до п. 4.3.2.8. Правил №116 - комбіновані позначення, заявлені як знаки, порівнюються з комбінованими позначеннями та з тими видами позначень, які входять до складу комбінованого позначення, що перевіряється, як елементи.
Пунктом 11.1.5 Методичних рекомендацій з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг, затверджених Наказом Державного підприємства "Український інститут промислової власності" від 07.04.2014 №91 (далі - Методичні рекомендації № 91) визначено, що позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів, під час встановлення схожості позначення, що порівнюються, повинні розглядатися в цілому, без поділення на окремі елементи та при цьому, головним є перше зорове сприйняття досліджуваних позначень. Саме перше зорове сприйняття будь-якого об'єкта має вплив на свідомість людини, аналогічним чином у свідомості споживача запам'ятовується і позначення.
Встановлення схожості позначень має ґрунтуватися на комплексному, всебічному аналізі порівнюваних позначень, а саме: сприйнятті домінуючих і другорядних графічних елементів, співставленні звукового складу, асоціативного ряду, ступеню семантичної близькості.
Під час встановлення схожості позначення, що порівнюються, повинні розглядатися в цілому, без поділення на окремі елементи.
Суд вважає, що в експертному висновку № 262, експерт безпідставно не врахував, що словесні елементи торгівельної марки за свідоцтвом № 295899 складаються не тільки зі слова «День і ніч», а й з словесного елементу «Торт «День і ніч», при чому саме слово «торт» займає центральне положення між зображувальним елементом, який також містить словесні елементи «Торти Солодка Хата Тістечка» та фантазійний зображувальний елемент, який експерт визначив як такий, що має слабку розрізняльну здатність.
У даному випадку, судовий експерт Жила Б. В., відповідаючи на перше питання, у Висновку експерта від 07.03.2024 штучно виділивши у таблиці 1 (стор. 12 висновку) три елементи торгівельної марки, в тому числі і зображувальний та два словесних, дійшов до хибного висновку про домінуючу частину торгівельної марки за свідоцтвом № 295899, що потягло за собою і неправильне порівняння лише частини конкуруючих позначень на предмет схожості до ступеня сплутування.
Суд не погоджується з твердженням експерта, що зображувальний елемент в складі комбінованого позначення за свідоцтвом № 295899 не надає розрізняльної здатності позначенню, зображувальний елемент є занадто складними за композицією, тобто таким, що містять велику кількість елементів, не пов'язаних загальною ідеєю для пересічного споживача товарів, саме покупців тортів.
Порівнюючи словесний знак за свідоцтвом № 60542 та комбіноване (словесно-зображувальне) позначення за свідоцтвом № 295899, експерт при порівнянні використовував лише частину комбінованого позначення «День и Ніч», порівнюючи її з словесним знаком «День и Ночь», при цьому без достатньої підстави визначивши, що домінуючим елементом є саме частина «День і ніч», не врахувавши різні смислові навантаження конкуруючих позначень, спосіб їх використання позивачем та відповідачем-1 та не надавши оцінку тому, що позивач не випускає торти, а використовує торгову марку «День и ночь» для маркування печива, в той час як відповідач-1 зареєстрував оскаржуване свідоцтво лише для товарів «торти», і в самому комбінованому позначенні він використовує словесний елемент «торти День і ніч» та зображувальний елемент, який містить фірмове найменування позивача та слова торти і тістечка.
Суд вважає недостатньо обґрунтованим висновок експерта про те, що словесний елемент «День і ніч» у порівнюваних торгівельних марках оцінювався ним окремо на предмет схожості, проте експертом не порівнювалось словесне позначення та комбіноване позначення в цілому, і експертом не було враховане смислове навантаження, яке кожний з суб'єктів господарювання вкладав при реєстрації торгівельних марок, а також взагалі проігнорував дослідження графічного елементу при порівнянні торгівельних марок, обмежившись зазначенням того, що даний зображувальний елемент не є домінуючим.
Значимість розташування елемента в комбінованому позначенні залежить також від того, якою мірою елемент сприяє виконанню позначенням його основної функції - відрізняти товари і послуги одних осіб від товарів і послуг інших осіб.
Обмежившись зазначенням того, що зображувальний елемент у торгівельній марці №295899 займає другорядне значення, бо його розмір є меншим, ніж словесного елементу (який експерт теж розділив на два елементи) , не дослідивши те, що зображувальний елемент містить фірмове найменування відповідача-1 «Солодка хата» та смислове навантаження про те, що в будинку, який є «Солодкою хатою» випікаються торти День і Ніч (що слідує з пояснень вдповідача1), експерт неповно дослідив схожість конкуруючих торгівельних марок в цілому.
Отже, експерт дослідив схожість лише сильних, на його думку, елементів, проте, взагалі не дослідив графічну, фонетичну та семантичну схожість знаків в цілому, що є порушенням вищевказаних Методичних рекомендацій, на які експерт і посилається при проведенні дослідження.
Натомість, на переконання суду порівнювані знаки позивача та відповідача-1 мають відмінні ідеї створення та різне зорове враження при використанні їх на етикетках.
Суд також враховує сталу та послідовну правову позицію Верховного Суду, відповідно до якої сприйняття торговельних марок пересічним споживачем відіграє вирішальну роль при їх порівнянні і оцінюванні, а також те, що схожість до ступеня змішування базується на загальному враженні, що створюють знаки для товарів і послуг. Під час купівлі товару споживач зазвичай візуально сприймає знак, що позначає товари. Споживач сприймає упаковку та не аналізує окремо слово (зокрема, схожі висновки зроблені у постановах Верховного Суду від 20.02.2018 у справі №922/3136/16, від 15.07.2019 у справі № 910/18587/16 (на яку посилаються відповідачі), від 09.06.2020 у справі № 910/15741/17 та від 08.04.2025 року у справі 910/14228/21).
Крім того, суд зазначає, що з Реєстру свідоцтв на торгівельні марки вбачається, що позивач має дві зареєстровані словесні торгівельні марки: за свідоцтвом № 60542 - «День і Ночь» та за свідоцтвом № 324217 - «День і Ніч», яке подане на реєстрацію пізніше, ніж торгівельна марка, яка отримала охорону за свідоцтвом № 295899, що додатково свідчить про те, що УкрНОІВІ при реєстрації торгівельних марок позивача та відповідача-1 при проведенні кваліфікаційних експертиз не вбачав, що дані торгівельні марки можуть призвести до сплутування у споживачів як товарів, так і виробників, і що в цілому торгівельні марки викликають асоціацію між собою.
Щодо посилання позивача на те, що в аналогічних правовідносинах відповідачем-2 було застосовано інший підхід, зокрема Апеляційною палатою УкрНОІВІ було відмовлено у реєстрації за заявкою № m201821509 відповідача-1, то суд погоджується з запереченнями відповідача-2, що обставини у реєстрації комбінованої торгівельної марки «Київський з фундуком» є різними, оскільки протиставлялися знак, визнаний добре відомим, та позначення, подане на реєстрацію, які мали намір використовуватися для тотожних товарів - торти.
Отже, посилання позивача не те, що УкрНОІВІ використовує різні підходи щодо встановлення домінуючого елемента та схожості знаків, судом відхиляються.
Щодо посилання позивача в додаткових поясненнях як на ілюстрацію правозастосування рішення суду справедливості ЄС у справі «Medion AG VS Thomson Sales Germany», то суд зазначає, що обставини зазначеної справи є не схожими з даною справою, оскільки там конкурували дві словесні торгівельні марки. Крім того, ці торгівельні марки використовувались виробниками техніки для позначення ідентичних товарів та сам Суд справедливості зазначив, що питання про ймовірність сплутування споживачем товарів (що включає в себе і питання можливість асоціації походження товарів від одного виробника) має оцінюватися глобально з урахуванням всіх обставин конкретної справи. Вказане рішення є проміжним та стосується тлумачення Директив Євросоюзу.
Правові позиції, сформульовані в рішеннях Суду справедливості ЄС, можуть враховуватись як частина аргументації, вони не є самостійним джерелом права, а застосовуються для тлумачення національного законодавства у світлі європейських цінностей і підходів.
Згідно з практикою Суду Європейського союзу (11/11/1997, С-251/95, Сабель, ЕС:C:1997:528), в якості європейського прецедентного права, Суд розглянув питання щодо протилежності поглядів на визначення поняття «ймовірність плутанини» і «вірогідність асоціації». Цю проблему необхідно було вирішити, оскільки стверджувалося, що ймовірність асоціації ширше, ніж ймовірність плутанини, оскільки вона може охоплювати випадки, коли пізніша торгова марка нагадує більш ранню торгову марку, але споживач не вважає, що товари та послуги мають те ж саме комерційне походження. Суд встановив, що ймовірність асоціації не є альтернативою ймовірності плутанини, а лише визначає її сферу. Суд дійшов висновків, що ймовірність плутанини охоплює ситуації, коли: споживач безпосередньо плутає саме торгові марки, тобто помилково приймає одну за іншу, або споживач встановлює зв'язок між конфліктуючими торговими марками і передбачає, що товари або послуги належать до одних і тих же або економічно пов'язаних підприємств. Ймовірність плутанини з боку суспільства повинна оцінюватися на глобальному рівні, беручи до уваги всі фактори, які стосуються обставин справи, зокрема, взаємозалежність подібності між товарними знаками та між товарами або послугами (T - 162/01 Laboratorios RTB v OHIM - GIORGIO BEVERLY HILLS)
Крім того, в глобальній оцінці ймовірності плутанини слід брати до уваги середнього споживача даної категорії товарів, який досить добре поінформований, досить спостережливий і обачний. Слід також мати на увазі, що рівень уваги середнього споживача, ймовірно, буде варіюватися в залежності від категорії зазначених товарів або послуг (T-256/04 Mundipharma v OHIM - Altana Pharma (RESPICUR).
Крім того, суд зазначає, що в останніх рішеннях Суду справедливості можна прослідкувати тенденцію щодо дослідження судом добросовісності реєстрації більш ранньої торгівельної марки у спорах щодо визнання недійсним реєстрації більш пізньої торгівельної марки, де суд має досліджувати чи добросовісно було зареєстрована торгівельна марка для тих товарів та послуг, для яких саме товарів та послуг торгівельна марка дійсно використовується, так звана концепція "bad faith"
В рішеннях Суду справедлиувості також існує поняття так званої «мовчазної згоди» на використання торгівельної марки, яка пізніше зареєстрована, якщо власник більш ранньої торгівельної марки знав про таке використання (рішення від 22 вересня 2011 року у справі «Budмjovick Budvar podnik vs Anheuser-Busch Inc» C482/09).
З огляду на зазначені практики правозастосування, які використовує Суд справедливості ЄС, позиція позивача не виглядає переконливою для задоволення позовних вимог.
Отже, зважаючи на встановлені обставини даної справи, за результатами дослідження наявних в справі доказів у їх сукупності, суд приходить до висновку, що:
1) позивач не довів нормальну чи високу розрізняльну здатність торгівельної марки «День и Ночь» (свідоцтво № 60542) для таких товарів як торти, оскільки з моменту реєстрації вказаної торгівельної марки не використовував її для позначення даного виду товару;
2) позивач знав про намір відповідача-1 отримати реєстрацію торгівельної марки за свідоцтвом № 295899, і скористався своїм право на подачу заперечень проти такої реєстрації, проте відповідач-2, оцінивши всі обставини справи за результатам кваліфікаційної експертизи заявки відповідача-1, прийняв рішення про реєстрацію торгівельної марки щодо частини товарів, а саме торти, і частини послуг, оскільки прийшов до висновку, що торгівельна марка відповідача-1 не призведе до сплутування споживачем з торгівельною маркою позивача:
3) Відповідач-1 використовував торгівельну марку за свідоцтвом № 295899 саме для товарів торти з січня 2021 року по вересень 2024 року, тобто досить тривалий час, а в позивач звернувся з позовом про визнання недійсним свідоцтва, яке належить відповідачу-1 майже через три роки з моменту реєстрації, надаючи протягом трьох років "мовчазну згоду" на використання торгівельної марки відповідачем-1.
Дані обставини у їх сукупності, дають суду підстави стверджувати, що існування двох торгівельних марок за свідоцтвом № 60542 та № 295899 не зможе призвести до сплутування споживачами вказаних торгівельних марок, оскільки одна з них використовується для маркування печива, а інша тільки для маркування тортів, а також загальне візуальне враження від цих двох торгівельних марок не вказує на те, що вони схожі між собою до ступеня сплутування.
Разом з тим, суд відхиляє твердження відповідача-1 про те, що позивачем пропущено строк позовної давності для захисту свого права як підстави для відмови у позові, оскільки перебіг позовної давності у спорах про визнання недійсним свідоцтва на торгівельну марку не може розпочатися до прийняття рішення відповідачем-2 про реєстрацію торговельної марки, навіть якщо позивач знав про подання заявки на реєстрацію та подав заперечення проти такої реєстрації, а в деяких випадках - строк позовної давності може розпочатися і пізніше дати реєстрації.
Оскільки первісні позовні вимоги про визнання недійсним свідоцтва на торгівельну марку судом відхилені, то також не підлягають задоволенню похідні позовні вимоги про зобов'язання відповідача-2 вчинити дії про внесення відомостей до реєстру про визнання такого свідоцтва недійсним.
В зв'язку з відмовою у задоволенні позовних вимог, відповідно до частин 9, 10 статті 145 ГПК України, суд скасовує заходи забезпечення позову, вжиті ухвалою від 24.04.2024 у цій справі у вигляді заборони відповідачам вчиняти дії щодо оскаржуваного свідоцтва № 295899. Проте заходи забезпечення позову зберігають свою дію до набрання законної сили рішенням у даній справі.
6. Розподіл судових витрат.
Оскільки судом відмовлено у задоволенні позовних вимог, сторони до закінчення судових дебатів не заявили про намір подати докази понесення витрат на правову допомогу, судові витрати позивача за розгляд спору судом першої інстанції залишаються за позивачем (ч.1, 4 статті 129 ГПК України).
На підставі викладеного, керуючись ст. 13, 73-77, 86, 129, 182, 183, 236-238 Господарського процесуального кодексу України, суд
1. У задоволенні позовних вимог ТОВ «Торгівельний будинок «Конті» про визнання недійсним свідоцтва № 295899 та зобов'язання вчинити дії - відмовити.
2. Скасувати заходи забезпечення позову, вжиті на підставі ухвали від 24.04.2024 у справі № 910/4521/24, з моменту набрання рішенням законної сили.
Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.
Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів з дня його проголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.
Повний текст рішення складено 03.11.2025.
Суддя Г. П. Бондаренко - Легких