ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 334-68-95, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua
м. Київ
02.07.2025Справа № 910/2123/23
За позовомПриватної фірми "СТЕПАНЕНКО І К"
доТовариства з обмеженою відповідальністю "ЗАВОД "СТЕП-АГРО"
проприпинення порушення прав інтелектуальної власності та зобов'язання вчинити дії
Суддя Підченко Ю.О.
Секретар судового засідання Лемішко Д.А.
Представники сторін:
від позивача: Логінов К.Е.;Чиж С.С.;
від відповідача: не з'явився.
У провадженні Господарського суду міста Києва перебуває справа № 910/2123/23 за позовом Приватної фірми "СТЕПАНЕНКО І К" (далі також - позивач ПФ "СТЕПАНЕНКО І К") до Товариства з обмеженою відповідальністю "ЗАВОД "СТЕП-АГРО" (далі також - відповідач, ТОВ "ЗАВОД "СТЕП-АГРО") про:
- зобов'язання припинити використовувати позначення "СПЕП-АГРО" за свідоцтвом на торговельну марку № 204750 від 12.10.2015, а також схожі з ним до ступеня сплутування позначення стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, а також стосовно споріднених із наведеними у свідоцтві товарів і послуг;
- зобов'язання внести зміни до своїх установчих документів щодо припинення використання позначення "СТЕП-АГРО" у найменуванні Товариства з обмеженою відповідальністю "ЗАВОД "СТЕП-АГРО".
Відповідно до ухвали від 08.06.202було зупинено провадження у справі № 910/2123/23 до набрання законної сили рішенням у справі № 357/5417/23. Зобов'язано учасників процесу повідомити суд про усунення обставин, що викликали зупинення.
04.03.2025 до суду звернувся позивач із заявою про поновлення провадження у справі № 910/2123/23 у зв'язку з набранням законної сили рішенням у справі № 357/5417/23.
Судом було поновлено провадження у справі, та з огляду на те, що в підготовчому провадженні здійснено дії передбачені ст. 182 Господарського процесуального кодексу України, суд вирішив закрити підготовче провадження та призначити справу до розгляду по суті на 02.07.2025.
26.06.2025 відповідачем подано клопотання про проведення судового засідання в режимі відеоконференції, а у разі неможливості - про відкладення судового засідання.
Ухвалою від 30.06.2025 суд відмовив відповідачу в задоволенні клопотання про участь в судовому засіданні в режимі відеоконференції.
30.06.2025 відповідач надав письмові пояснення щодо безпідставності позовних вимог, а 01.07.2025 від представника відповідача надійшла заява про відкладення слухання справи.
Представники позивача безпосередньо в судовому засіданні 02.07.2025 заперечували проти долучення додаткових пояснень відповідача та проти відкладення слухання справи.
Суд наголосив, що відповідно до Відповіді № 12366042 у Товариства з обмеженою відповідальністю "ЗАВОД "СТЕП-АГРО" відсутній зареєстрований електронний кабінет ЄСІТС (станом на 01.07.2025).
Згідно з ч. 6 ст. 6 Господарського процесуального кодексу України, адвокати, нотаріуси, державні та приватні виконавці, арбітражні керуючі, судові експерти, органи державної влади та інші державні органи, зареєстровані за законодавством України як юридичні особи, їх територіальні органи, органи місцевого самоврядування, інші юридичні особи, зареєстровані за законодавством України, реєструють свої електронні кабінети в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі або її окремій підсистемі (модулі), що забезпечує обмін документами, в обов'язковому порядку. Інші особи реєструють свої електронні кабінети в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі або її окремій підсистемі (модулі), що забезпечує обмін документами, в добровільному порядку.
Процесуальні наслідки, передбачені цим Кодексом у разі звернення до суду з документом особи, яка відповідно до цієї частини зобов'язана зареєструвати електронний кабінет, але не зареєструвала його, застосовуються судом також у випадках, якщо інтереси такої особи у справі представляє адвокат.
У постанові від 13.12.2023 у справі № 914/1258/22 (п. 3.4.-3.11) Верховний Суд висловив свою позицію стосовно настання процесуальних наслідків, передбачених ГПК України у разі звернення до суду з документом адвоката, який представляє інтереси особи у справі, яка зобов'язана зареєструвати електронний кабінет у відповідності до приписів ч.6 ст.6 ГПК України, але не зареєструвала його на дату складання та підписання документа.
«Матеріалами справи встановлено, що представником відповідача-3 28.11.2023 подано відзив на касаційну скаргу. Відповідно до відповіді № 349633 від 14.12.2023 відповідач-3 11.12.2023 зареєстрував електронний кабінет в підсистемі Електронний суд ЄСІТС. Колегія суддів Касаційного господарського суду звернула увагу, що Верховний Суд не може прийняти до розгляду відзив на касаційну скаргу, поданий представником відповідача-3, оскільки на дату складання та підписання відзиву відповідач-3 не виконав імперативно встановлений обов'язок для всіх юридичних осіб, які є учасниками судового процесу, зареєструвати у підсистемі «Електронний суд» ЄСІТС електронний кабінет згідно ч.6 ст.6 ГПК України.».
Аналогічної позиції дотримується Верховний Суд в ухвалах від 20.11.2023 у справі № 909/1167/17, від 13.11.2023 року у справі № 910/9385/20, від 22.11.2023 у справі № 911/1730/22, від 13.11.2023 року у справі № 910/4874/21, від 24.01.2024 у справі № 569/9806/21.
Отже, виходячи із наведених вище положень частини 6 статті 6 ГПК України незалежно від того чи зареєстрував адвокат, який представляє відповідну юридичну особу свій електронний кабінет в ЄСІТС, така юридична особа, відповідно і Товариство, зобов'язані зареєструвати свій електронний кабінет в ЄСІТС.
Пояснення відповідача від 30.06.2025 та клопотання про відкладення від 01.07.2025 подані представником відповідача - адвокатом Чернобаєм О.В. не відповідають зазначеним вимогам закону, адже не містить відомостей про наявність або відсутність електронного кабінету в ТОВ "ЗАВОД "СТЕП-АГРО", а відповідач не надав доказів реєстрації електронного кабінету ЄСІТС. Вказані заяви суд залишає без розгляду.
Представники позивача в судовому засіданні 02.07.2025 наполягали на задоволенні заявленого позову.
Керуючись ч. 6 ст. 202 ГПК України суддя оголосив стислий зміст відзиву.
Відповідно до ст. 233 Господарського процесуального кодексу України, рішення у даній справі прийнято за результатами оцінки доказів, поданих сторонами та витребуваних судом.
Суд також враховує положення частини 1 статті 6 Конвенції "Про захист прав людини і основоположних свобод" 04.11.1950 року про право кожного на справедливий і публічний розгляд його справи незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов'язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення.
Розглянувши подані документи і матеріали, всебічно і повно з'ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об'єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, Господарський суд міста Києва, -
Приватна фірма «Степаненко І К» зареєстроване з 07.09.1995 та здійснює господарську діяльність: 28.30 Виробництво машин і устаткування для сільського та лісового господарства (основний вид економічної діяльності); 27.90 Виробництво іншого електричного устаткування, 29.32 Виробництво інших вузлів, деталей і приладдя для автотранспортних засобів, 45.31 Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів, 46.61 Оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткуванням (додаткові види економічної діяльності).
13.10.2015 між ОСОБА_1 (як ліцензіаром) та Приватною фірмою «Степаненко І К» (як ліцензіатом) було укладено ліцензійний договір № 01/15 про передачу прав на використання торговельної марки, з умов якого вбачається, що ліцензіар є власником свідоцтва України від 12.10.2015 № 204750 на торговельну марку (знак для товарів і послуг) «СТЕП-АГРО» (далі також - Свідоцтво).
Відповідно до розділу 2 вказаного договору, ліцензіар надає ліцензіату за винагороду на термін дії цього договору виключну ліцензію (виключні права) на використання Торговельної марки щодо усіх товарів і послуг, зазначених у Свідоцтві за відповідним класом МКТП. При цьому, ліцензіату надається право на використання торгівельної марки на території України.
Згідно з п. 10.1. договору № 01/15, цей договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання сторонами і діє до моменту припинення дії Свідоцтва.
Як стверджує позивач, з 2015 року ним розпочато виробництво та продаж сільськогосподарської техніки під торговельною маркою «СТЕП-АГРО». У 2019 році ПФ «Степаненко І К» було створено власний веб-сайт: https://www.stepagro.com/.
З наведених у позовній заяві фактичних даних вбачається, що у серпні 2022 року ПФ «Степаненко І К» у пошуковому сервісі «Google» виявлено, що за результатом введення тексту який становить торговельну марку «СТЕП-АГРО», відображається сторінка веб-сайту ПФ «СТЕПАНЕНКО І К»: ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також сторінка веб-сайту ТОВ «Завод «СТЕП-АГРО» https://www.stepanenkoicom.com/.
У подальшому було виявлено, на вищезазначеному веб-сайті: https://www.stepanenkoicom.com/ здійснюється продаж сільськогосподарських товарів, аналогічних тим, які виробляються ПФ «СТЕПАНЕНКО І К», під позначенням «ТОВ «Завод «СТЕП-АГРО», що в свою чергу має схожість із зареєстрованою торговельною маркою «СТЕП-АГРО», що підтверджується Актом огляду веб-сторінки від 29.08.2022 р. з додатком.
Спір у справі виник у зв'язку з тим, на думку позивача, що він діє на правах виключної ліцензії на всій території України та не надавав жодного дозволу відповідачу на використання торговельної марки «СТЕП-АГРО». Дії ТОВ "Завод "СТЕП-АГРО" щодо використання торговельної марки без дозволу позивача є порушенням виключних прав інтелектуальної власності. Тобто, зі сторони відповідача відбувається неправомірне використання зареєстрованої торговельної марки «СТЕП-АГРО» у своєму найменуванні, під час пропонування та продажу сільськогосподарських товарів, застосування її в рекламі та в мережі Інтернет.
Відповідач проти заявленого позову заперечував у повному обсязі, посилаючись здебільшого на наступне:
- 12.10.215 ОСОБА_1 уклав зі ОСОБА_2 12.10.2015 ліцензійний договір № 1/15, за яким ОСОБА_1 (власник знаку, ліцензіар) надав ОСОБА_2 (ліцензіату) виключну ліцензію на використання цього знаку;
- жодна інша особа (у тому числі й позивач), крім ОСОБА_2 не має права використовувати знак за Свідоцтвом № 204750;
- у разі задоволення позовної вимоги про внесення змін до назви, відповідач не матиме змоги виконати таке рішення суду;
- ТОВ «Завод «Степ-Агро» не є власником та не є реєстрантом доменного імені stepanenkoikom.com, а тому посилання на це доменне ім'я і надання відповідних роздруківок не стосується діяльності відповідача.
Оцінюючи подані докази та наведені обґрунтування за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому засіданні всіх обставин справи в їх сукупності, суд вважає, що позовні вимоги підлягають задоволенню, виходячи з наступного.
За ч. 1 ст. 13 Господарського процесуального кодексу України (далі також - ГПК України) судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін.
Відповідно до ч. 3 ст. 418 Цивільного кодексу України (далі також - ЦК України) право інтелектуальної власності є непорушним. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у здійсненні, крім випадків, передбачених законом.
Відповідно до статті 420 ЦК України до об'єктів права інтелектуальної власності, зокрема, належать торговельні марки (знаки для товарів і послуг).
Статтею 492 ЦК України передбачено, що торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.
Згідно з частинами першою і другою статті 494 ЦК України набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом.
Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом.
Відповідно до статті 495 ЦК України майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є:
1) право на використання торговельної марки;
2) виключне право дозволяти використання торговельної марки;
3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання;
4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.
Майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку належать володільцю відповідного свідоцтва, володільцю міжнародної реєстрації, особі, торговельну марку якої визнано в установленому законом порядку добре відомою, якщо інше не встановлено договором.
Згідно з частинами четвертою і п'ятою статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» використанням торговельної марки визнається: нанесення її на будь-який товар, для якого торговельну марку зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням торговельної марки з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування її під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої торговельну марку зареєстровано; застосування її в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.
Торговельна марка визнається використаною, якщо її застосовано у формі зареєстрованої торговельної марки, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованої торговельної марки лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності торговельної марки.
Свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: позначення, тотожне із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; позначення, тотожне із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання це позначення і торговельну марку можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою; позначення, схоже із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою; позначення, схоже із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання ці позначення можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою.
Як стверджує позивач, ТОВ "Завод "СТЕП-АГРО" використовує спірну торговельну марку «СТЕП-АГРО» у найменуванні, під час пропонування та продажу сільськогосподарських товарів, в рекламі та в мережі Інтернет.
Під час розгляду справи судом встановлено, що відповідач не заперечує використання ним торговельної марки « СТЕП-АГРО » за свідоцтвом № 204750 та посилається на ліцензійний договір від 12.10.2015 № 1/15.
У той же час судом прийнято до уваги, що відповідно до ч. 4 ст. 75 Господарського процесуального кодексу України, обставини, встановлені рішенням суду в господарській, цивільній або адміністративній справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді іншої справи, у якій беруть участь ті самі особи або особа, стосовно якої встановлено ці обставини, якщо інше не встановлено законом.
Одним з основних елементів верховенства права є принцип правової певності, який серед іншого передбачає, що рішення суду з будь-якої справи, яке набрало законної сили, не може бути поставлено під сумнів (вказане положення відображено в Законі України "Про ратифікацію Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції" і поширенням на Україну юрисдикції Європейського суду з прав людини, прийняттям Закону України "Про ратифікацію Протоколів № 12 та № 14 до Конвенції).
Так, преюдиційні факти є обов'язковими при вирішенні інших справ та не підлягають доказуванню, оскільки їх істинність встановлено у рішенні, у зв'язку з чим немає необхідності встановлювати їх знову, піддаючи сумніву істинність та стабільність судового акту, який набрав законної сили.
Норми статті 124 Конституції України визначають обов'язковість виконання усіма суб'єктами прав судового рішення у вказаній справі.
Згідно з преамбулою та статтею 6 параграфу 1 Конвенції про захист прав та свобод людини, згідно рішення Європейського суду з прав людини від 25.07.02 року у справі за заявою № 48553/99 "Совтрансавто-Холдінг" проти України", а також згідно з рішенням Європейського суду з прав людини від 28.10.99 року у справі за заявою № 28342/95 "Брумареску проти Румунії" встановлено, що існує усталена судова практика конвенційних органів щодо визначення основним елементом верховенства права принципу правової певності, який передбачає серед іншого і те, що у будь-якому спорі рішення суду, яке вступило в законну силу, не може бути поставлено під сумнів.
Згідно з рішенням Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 03.07.2024 у справі № 357/5417/23, яке залишене без змін постановою Київського апеляційного суду від 27.01.2025, визнано недійсним ліцензійний договір № 1/15 про передачу прав на використання торговельної марки від 12.10.2015, який нібито укладений між ОСОБА_1 та ОСОБА_2 .
Вказане рішенням Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 03.07.2024 у справі № 357/5417/23, яке набрало законної сили, не може бути поставлене під сумнів, а інші рішення, в тому числі й у даній справі, не можуть йому суперечити.
З огляду на наведене вбачається, що у ОСОБА_2 відсутнє виключне право на використання позначення « СТЕП-АГРО » за свідоцтвом України № 204750, оскільки відповідний ліцензійний договір визнаний судом недійсним.
Отже, доводи відповідача про належне, відповідно до законодавства, використання спірної торговельної марки є необґрунтованими та такими, що не підтверджені належними й допустимими доказами.
Крім того, оскільки під час розгляду даної справи виникало питання щодо використання доменного імені stepanenkoikom.com, то суд вважає за необхідне звернути увагу на обставини, встановлені рішенням Господарського суду міста Києва у справі № 910/1690/23, яке набрало законної сили, а саме: «…матеріали справи не містять доказів того, що станом на дату подання позовної заяви або станом на час вирішення спору в даній справі по суті, ТОВ "Завод "СТЕП-АГРО" є власником (володільцем) веб-сайту чи реєстрантом спірного доменного імені https://www.stepanenkoicom.com/.».
20.03.2023 відповідач долучив до справи Висновок експерта № СЕ-19-23/11920-КТ від 14.03.2023 за результатами проведення судової експертизи комп'ютерної техніки та програмних продуктів.
На вирішення експертизи поставлено таке питання: На ім'я якої юридичної та/чи фізичної особи та з якої дати зареєстроване доменне ім'я https://www.stepanenkoicom.com/?
За результатам проведеного дослідження експертом Ковальчуком С.А. зроблено висновок, що за даними сервісу Whois веб-ресурсу "2ip.ua" доменне ім'я "stepanenkoicom.com" зареєстроване 04.07.2022 на фізичну особу "Evgeniy Kozlovskiy", яка знаходиться за адресою: вул. Льва Толстого, 1, м. Київ, 09100, Україна. Повний перелік реєстраційних даних, виявлених щодо доменного імені "stepanenkoicom.com" наведено в таблиці 1 додатку 1, що додається до висновку експерта.
Згідно з ч. 1 ст. 98 Господарського процесуального кодексу України висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові, складений у порядку, визначеному законодавством.
Предметом висновку експерта може бути дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких потребує наявних у експерта спеціальних знань. Предметом висновку експерта не можуть бути питання права (ч. 2 ст. 98 Господарського процесуального кодексу України).
Згідно з ч. 3 ст. 98 Господарського процесуального кодексу України висновок експерта може бути наданий на замовлення учасника справи або на підставі ухвали суду про призначення експертизи.
Відповідно до положень ст. 101 Господарського процесуального кодексу України, учасник справи має право подати до суду висновок експерта, складений на його замовлення. У висновку експерта зазначається, що висновок підготовлено для подання до суду та що експерт обізнаний про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок. Експерт, який склав висновок за зверненням учасника справи, має ті самі права та обов'язки, що і експерт, який здійснює експертизу на підставі ухвали суду.
Висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом із іншими доказами за правилами, встановленими статтею 86 цього Кодексу. Відхилення судом висновку експерта повинно бути мотивоване в судовому рішенні (ст. 104 Господарського процесуального кодексу України).
Підсумовуючи наведені вище обставини суд дійшов висновку, що матеріали справи не містять доказів того, що станом на дату подання позовної заяви або станом на час вирішення спору в даній справі по суті, ТОВ "ЗАВОД "СТЕП-АГРО" є власником (володільцем) веб-сайту чи реєстрантом спірного доменного імені https://www.stepanenkoicom.com/.
Тому, твердження позивача про використання вказаного доменного імені відповідачем не знайшли свого підтвердження під час розгляду справи. Більше того, предметом спору в справі є правомірність використання торговельної марки, а не використання доменного імені.
Судом встановлено, що ТОВ «Завод «СТЕП-АГРО» здійснює використання позначення «СТЕП-АГРО» у назві та шляхом нанесення на товари, без відповідного дозволу, що порушує виключні права інтелектуальної власності позивача на використання такої торговельної марки.
Позовна вимога про зобов'язання Товариства з обмеженою відповідальністю "ЗАВОД "СТЕП-АГРО" припинити використовувати позначення "СПЕП-АГРО" за свідоцтвом на торговельну марку № 204750 від 12.10.2015, а також схожі з ним до ступеня сплутування позначення стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, а також стосовно споріднених із наведеними у свідоцтві товарів і послуг є обґрунтованою та підлягає задоволенню.
Стосовно позовної вимоги про зобов'язання Товариства з обмеженою відповідальністю "ЗАВОД "СТЕП-АГРО" внести зміни до своїх установчих документів щодо припинення використання позначення "СТЕП-АГРО" у найменуванні Товариства з обмеженою відповідальністю "ЗАВОД "СТЕП-АГРО", то суд вважає за необхідне наголосити на такому.
З метою доведення обґрунтованості заявлених позовних вимог, ПФ "СТЕПАНЕНКО І К" долучила до справи Висновок експертів за результатами проведення комісійної експертизи об'єктів інтелектуальної власності № 35/10-2022 від 01.11.2022. На вирішення експертів були поставлені наступні питання:
1) Чи є позначення "СТЕП-АГРО", використане у найменуванні ТОВ "ЗАВОД "СТЕП-АГРО" схожими настільки, що його можна сплутати із торгівельною маркою за свідоцтвом України № 204750?
2) Чи є позначення "СТЕП-АГРО", використане у найменуванні ТОВ "ЗАВОД "СТЕП-АГРО", таким, що вводить в оману споживачів щодо справжньої його діяльності або особи, яка виробляє товари чи надає послуги?
3) Чи є доменне ім'я веб-сайту https://www.stepanenkoicom.com/, використане ТОВ "ЗАВОД "СТЕП-АГРО", схожим настільки, що його можна сплутати із найменуванням Приватної фірми "СТЕПАНЕНКО І К"?
4) Чи є доменне ім'я веб-сайту https://www.stepanenkoicom.com/, використане ТОВ "ЗАВОД "СТЕП-АГРО", таким, що вводить в оману споживачів щодо справжньої його діяльності або особи, яка виробляє товари чи надає послуги?
За результатами проведеного дослідження експертами Дорошенком О.Ф. та Мінченко Н.В. зроблені наступні висновки:
1) позначення "СТЕП-АГРО", використане у найменуванні ТОВ "ЗАВОД "СТЕП-АГРО", є схожим настільки, що його можна сплутати із торговельною маркою за свідоцтвом України № НОМЕР_2 ;
2) позначення "СТЕП-АГРО", використане у найменуванні ТОВ "ЗАВОД "СТЕП-АГРО" є таким, що може ввести в оману споживачів щодо особи, яка виробляє товари;
3) доменне ім'я веб-сайту https://www.stepanenkoicom.com/, використане ТОВ "ЗАВОД "СТЕП-АГРО", є схожим настільки, що його можна сплутати з комерційним (фірмовим) найменуванням Приватної фірми "СТЕПАНЕНКО І К";
4) доменне ім'я веб-сайту https://www.stepanenkoicom.com/, використане ТОВ "ЗАВОД "СТЕП-АГРО", є таким, що може ввести в оману споживачів щодо особи, яка виробляє товари.
Захист прав на комерційне (фірмове) найменування є окремим об'єктом прав інтелектуальної власності відповідно до положень ст.ст. 90, 420, 498 ЦК України та ст.ст. 155, 159 ГК України.
У Висновку експертів № 35/10-2022 від 01.11.2022 дослідження виконано з посиланням на законодавство та методичні рекомендації, які стосуються торговельних марок (знаків для товарів і послуг) та в силу ст.ст. 420, 492 ЦК України, що стосується предмету спору в даній справі.
Згідно з відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, найменуванням відповідача є - Товариство з обмеженою відповідальністю «Завод «СТЕП-АГРО».
Позивач вважає, що використання відповідачем в комерційному найменуванні позначення «СТЕП-АГРО» порушує права позивача, призводить до змішування діяльності підприємств та вводить в оману потенційного покупця, тим самим завдаючи збиток позивачу.
Виходячи з визначених ст. 16 ЦК України способів захисту цивільних прав та інтересів, захист прав на комерційне найменування може бути реалізовано шляхом: визнання прав на комерційне найменування; визнання правочину недійсним; припинення дій, які порушують права на комерційне найменування; відновлення становища, яке існувало до порушення прав на комерційне найменування, примусове виконання обов'язку в натурі; зміну правовідносин, припинення правовідносин; відшкодування збитків; відшкодування шкоди; визнання незаконним рішення, дій чи бездіяльності органу державної влади або органу місцевого самоврядування.
З огляду на приписи ст. 90, 489-491 ЦК України та ст. 159 ГК України належним способом захисту права особи на комерційне (фірмове) найменування може бути позов про зобов'язання іншої особи припинити використання тотожного найменування та відшкодування збитків, якщо їх завдано таким використанням. У разі задоволення відповідного позову суд може зобов'язати власника (засновника) або уповноваженим ним орган внести необхідні зміни до установчих документів. Вказану правову позицію викладено у постанові Верховного Суду від 07.03.2024 у справі № 917/866/23.
Відповідно до статті 489 Цивільного кодексу України правова охорона надається комерційному найменуванню, якщо воно дає можливість вирізнити одну особу з-поміж інших та не вводить в оману споживачів щодо справжньої її діяльності.
Право інтелектуальної власності на комерційне найменування є чинним з моменту першого використання цього найменування та охороняється без обов'язкового подання заявки на нього чи його реєстрації і незалежно від того, є чи не є комерційне найменування частиною торговельної марки.
Відомості про комерційне найменування можуть вноситися до реєстрів, порядок ведення яких встановлюється законом.
Особи можуть мати однакові комерційні найменування, якщо це не вводить в оману споживачів щодо товарів, які вони виробляють та (або) реалізовують, та послуг, які ними надаються.
Згідно з частиною першою статті 490 ЦК України майновими правами інтелектуальної власності на комерційне найменування є: 1) право на використання комерційного найменування; 2) право перешкоджати іншим особам неправомірно використовувати комерційне найменування, в тому числі забороняти таке використання; 3) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.
Статтею 491 ЦК України передбачено, що чинність майнових прав інтелектуальної власності на комерційне найменування припиняється у разі ліквідації юридичної особи та з інших підстав, встановлених законом.
Відповідно до частин першої - третьої статті 90 ЦК України юридична особа повинна мати своє найменування, яке містить інформацію про її організаційно-правову форму та назву.
Найменування установи має містити інформацію про характер її діяльності.
Юридична особа може мати крім повного найменування скорочене найменування.
Юридична особа, що є підприємницьким товариством, може мати комерційне (фірмове) найменування.
Комерційне (фірмове) найменування юридичної особи може бути зареєстроване у порядку, встановленому законом.
Найменування юридичної особи вказується в її установчих документах і вноситься до єдиного державного реєстру.
Згідно зі статтею 159 Господарського кодексу України суб'єкт господарювання - юридична особа або громадянин-підприємець може мати комерційне найменування.
Відомості про комерційне найменування суб'єкта господарювання вносяться за його поданням до реєстрів, порядок ведення яких встановлюється законом. Суб'єкт господарювання, комерційне найменування якого було включено до реєстру раніше, має пріоритетне право захисту перед будь-яким іншим суб'єктом, тотожне комерційне найменування якого включено до реєстру пізніше.
Правовій охороні підлягає як повне, так і скорочене комерційне найменування суб'єкта господарювання, якщо воно фактично використовується ним у господарському обігу.
У разі якщо комерційне найменування суб'єкта господарювання є елементом його торговельної марки, то здійснюється правова охорона і комерційного найменування, і торговельної марки.
Особа, яка використовує чуже комерційне найменування, на вимогу його власника зобов'язана припинити таке використання і відшкодувати завдані збитки.
Так, найменування юридичної особи і комерційне (фірмове) найменування можуть збігатися повністю або частково (як правило, назва юридичної особи без зазначення організаційно-правової форми).
Крім того, суб'єкт господарювання має право використовувати найменування і комерційне (фірмове) найменування , яке є абсолютно різними позначеннями.
Чинне законодавство України не містить ні вимог щодо тотожності комерційного найменування найменуванню юридичної особи (стаття 90 ЦК України), ані вимог стосовно певного змісту комерційного найменування, зокрема, стосовно зазначення організаційно-правової форми юридичної особи.
Під використанням комерційного найменування слід розуміти укладення володільцем цивільно-правових угод, здійснення інших юридичних дій, захист порушених прав або прав, що оспорюються.
Отже, володілець комерційного найменування має право використовувати його в будь-який спосіб, що не суперечить закону, у тому числі зазначати комерційне найменування на товарах, упаковці, у рекламі, на офіційних бланках тощо.
Порушенням прав на комерційне найменування є неправомірне його використання іншими особами.
Відповідно до частини першої статті 4 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» неправомірним є використання імені, комерційного (фірмового) найменування, торговельної марки (знака для товарів і послуг), рекламних матеріалів, оформлення упаковки товарів і періодичних видань, інших позначень без дозволу (згоди) суб'єкта господарювання, який раніше почав використовувати їх або схожі на них позначення у господарській діяльності, що призвело чи може призвести до змішування з діяльністю цього суб'єкта господарювання.
У розгляді справи зі спорів щодо припинення використання тотожного найменування шляхом внесення змін до установчих документів та вилучення з них спірного найменування (беручи до уваги призначення комерційного найменування як засобу індивідуалізації, який не потребує державної реєстрації та має правову охорону з моменту його першого використання) суду для правильного вирішення спору залежно від матеріалів справи необхідно встановлювати такі обставини:
- чи має позивач комерційне найменування, яке саме та з якого моменту він його використовує;
- чи використовує відповідач спірне найменування в господарській діяльності, в якій формі та стосовно яких товарів і послуг;
- чи є позначення, яке використовує відповідач, тотожним або схожим із комерційним найменуванням позивача та чи може використання відповідачем спірного позначення ввести в оману споживачів щодо товарів, які вони виробляють та (або) реалізовуючи, та послуг, які вони надають.
Особа, яка використовує чуже комерційне найменування, на вимогу його правоволодільця зобов'язана припинити таке використання і відшкодувати завдані збитки.
Зважаючи на те, що Товариство з обмеженою відповідальністю "ЗАВОД "СТЕП-АГРО" та Приватна фірма "СТЕПАНЕНКО І К" мають схожі види економічної діяльності, а відповідач використав у своєму найменуванні позначення «СТЕП-АГРО» без відповідного дозволу, то суд дійшов до висновку про порушення праві позивача в частині використання спірного позначення в своєму найменуванні відповідачем.
Відповідно до статті 13 Господарського процесуального кодексу України судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін. Учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов'язків, передбачених цим Кодексом. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом. Кожна сторона несе ризик настання наслідків, пов'язаних з вчиненням чи невчиненням нею процесуальних дій.
За приписами статті 86 Господарського процесуального кодексу України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об'єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також вірогідність і взаємний зв'язок доказів у їх сукупності.
В п. 53 Рішення Європейського суду з прав людини від 20.09.2012 у справі «Федорченко та Лозенко проти України» (Заява № 387/03), зазначено, що при оцінці доказів суд керується критерієм доведеності «поза розумним сумнівом». Тобто, аргументи сторони мають бути достатньо вагомими, чіткими, узгодженими.
Судом зроблено оцінку кожного аргументу, наведеного учасниками справи, з'ясовані мотиви визнання доказів більш вірогідними щодо кожної обставини, яка є предметом доказування в даному спорі, в тому числі застосовано до спірних правовідносин норму права та вказано мотиви такого застосування, що відповідає положенням ст. 238 ГПК України.
Таким чином, виходячи із заявлених позовних вимог, наведених обґрунтувань та наданих доказів, суд дійшов висновку, що Приватною фірмою "СТЕПАНЕНКО І К" доведено порушення його прав інтелектуальної власності відповідачем шляхом використання позначення « СТЕП-АГРО » за свідоцтвом України на торговельну марку № 204750. Позовні вимоги підлягають задоволенню в повному обсязі.
Витрати по сплаті судового збору відповідно до ч. 4 ст. 129 Господарського процесуального кодексу України, покладаються на відповідача.
Керуючись ст. ст. 12, 13, 73, 74, 76, 77, 86, 129, 219, 220, 232, 233, 237, 238, ст. ст. 240, 241, ч. 1 ст. 256, 288 Господарського процесуального кодексу України, суд -
1. Позов Приватної фірми "СТЕПАНЕНКО І К" задовольнити.
2. Зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю "ЗАВОД "СТЕП-АГРО" (09100, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Глиняна, 100-Б; код ЄДРПОУ 43034860) припинити використовувати позначення "СПЕП-АГРО" за свідоцтвом на торговельну марку № 204750 від 12.10.2015, а також схожі з ним до ступеня сплутування позначення стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, а також стосовно споріднених із наведеними у свідоцтві товарів і послуг.
3. Зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю "ЗАВОД "СТЕП-АГРО" (09100, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Глиняна, 100-Б; код ЄДРПОУ 43034860) внести зміни до своїх установчих документів щодо припинення використання позначення "СТЕП-АГРО" у найменуванні Товариства з обмеженою відповідальністю "ЗАВОД "СТЕП-АГРО".
4. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "ЗАВОД "СТЕП-АГРО" (09100, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Глиняна, 100-Б; код ЄДРПОУ 43034860) на користь Приватної фірми "СТЕПАНЕНКО І К" (09109, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Глиняна, 100; код ЄДРПОУ 23576814) судовий збір в розмірі 5 368,00 грн.
5. Після набрання рішенням законної сили видати накази.
Рішення господарського суду набирає законної сили згідно зі ст. 241 Господарського процесуального кодексу України. Відповідно до ч. 1 ст. 256 та ст. 257 Господарського процесуального кодексу України апеляційна скарга подається безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом двадцяти днів з дня складення повного судового рішення.
Повний текст рішення складено та підписано 09.07.2025 року.
Суддя Ю.О.Підченко