04 червня 2025 року
м. Київ
справа № 757/13390/21
провадження № 61-9963св23
Верховний Суд у складі колегії суддів Третьої судової палати Касаційного цивільного суду:
судді-доповідача - Сердюка В. В.,
суддів: Грушицького А. І., Литвиненко І. В., Петрова Є. В., Пророка В. В.,
учасники справи:
позивач - Приватне акціонерне товариство «Галіція Дистилері»,
відповідачі: ОСОБА_1 , Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності», правонаступником якого є Державна Організація «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій»,
треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору: Приватне акціонерне товариство «Львівський лікеро-горілчаний завод», ОСОБА_2 ,
розглянув у порядку спрощеного позовного провадження справу за касаційною скаргою Приватного акціонерного товариства «Галіція Дистилері» на рішення Печерського районного суду міста Києва від 08 листопада 2022 року в складі судді Батрин О. В. та постанову Київського апеляційного суду від 15 травня 2023 року в складі колегії суддів Березовенко Р. В., Лапчевської О. Ф., Мостової Г. І.,
Короткий зміст позовних вимог
У березні 2021 року позивач Приватне акціонерне товариство «Галіція Дистилері» (далі - ПрАТ «Галіція Дистилері») звернувся до суду з позовом до ОСОБА_1 , Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності», про припинення дії свідоцтва на знак для товарів та послуг, та просив суд:
- достроково припинити дію Свідоцтва на знак для товарів та послуг № НОМЕР_1 від 27 січня 2014 року (далі - також свідоцтво № НОМЕР_1 ), власником якого є ОСОБА_1 ;
- зобов'язати Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» внести до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомості про дострокове припинення повністю дії свідоцтва на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1 від 27 січня 2014 року та здійснити публікацію про це в офіційному електронному бюлетені Національного органу інтелектуальної власності.
Позовні вимоги мотивовані тим, що позивач ПрАТ «Галіція Дистилері» на підставі свідоцтва на знак для товарів та послуг № 218991 від 25 листопада 2016 року (далі також - свідоцтво № 218991 ) є власником знаку для товарів та послуг (торговельної марки) «Старий ІНФОРМАЦІЯ_4, AltLemberg, OldLemberg». Згідно з указаним свідоцтвом від 25 листопада 2016 року № 218991 на знак товарів та послуг правова охорона, що надається, визначається наступним переліком товарів 33-го класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП, Ніццька класифікація): алкогольні напої (крім пива); алкогольні напої, що сприяють травленню; алкогольні напої, що містять фрукти; алкогольні напої на травах; аперитиви; бренді; вермути; вина; віскі; ганусова (анісова) горілка (настоянка); горілка; горілка ароматизована; горілка вишнева; горілка житня; горілка плодова; горілка пшенична; горілка сливова; горілка фруктова; горілки з лимоном; горілки з перцем; горілки з хроном; джин (ялівцева горілка); коктейлі; лікери; медівка (гідромель); наливки (алкогольні та слабоалкогольні напої); настоянки гіркі; перегінні алкогольні напої; пікети (вино з виноградних вичавків); ром; сидри; слабоалкогольні напої, крім пива; спиртні напої; шнапси.
На час подання позовної заяви позивач під торгівельною маркою «AltLemberg» виробляє та реалізує коньяк України відповідно до умов правової охорони, що засвідчується свідоцтвом № 218991 стосовно товару «бренді».
При цьому відповідач ОСОБА_1 на підставі свідоцтва на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1 є власником комбінованого знаку для товарів і послуг (торговельної марки), що складається зі стилізованого зображення монети з профілем імператора Австрії Франца Йозефа І , під яким містяться слова «ІНФОРМАЦІЯ_1».
Також згідно з бібліографічними даними свідоцтва № НОМЕР_1 на вказаний знак для товарів та послуг поширюється правова охорона, що надається, визначається переліком товарів, які належать до 16, 30, 33, 34, 37, 39, 45 класів МКТП; зокрема товарів, що віднесені до 33 класу МКТП, у свідоцтві № НОМЕР_1 , визначений лише один товар: алкогольні напої (крім пива).
На думку позивача, обсяг правової охорони, що надається знаком для товарів та послуг за свідоцтвом № НОМЕР_1 , не поширюється на такий товар як «горілка», а позначення «ІНФОРМАЦІЯ_3», нанесене відповідачем саме на указаний товар, суттєво відрізняється від зареєстрованого знаку для товарів та послуг за свідоцтвом № НОМЕР_1 , тому позивач стверджував, що ОСОБА_1 не використовує знак для товарів і послуг за свідоцтвом № НОМЕР_1 щодо товару 33-го класу «Алкогольні напої (крім пива)».
Позивач зазначав, що відповідач ОСОБА_1 не використовує знак для товарів і послуг (торговельну марку), що засвідчений свідоцтвом № НОМЕР_1 , безперервно протягом п'яти років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва, що є підставою для припинення його дії згідно з абзацом 1 пункту 4 статті 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі - Закон № 3689-ХІІ).
Короткий зміст судових рішень судів першої та апеляційної інстанцій
Рішенням Печорського районного суду міста Києва від 08 листопада 2022 року, залишеним без змін постановою Київського апеляційного суду від 15 травня 2023 року, у задоволенні позову відмовлено.
Рішення суду першої інстанції, з висновками якого погодився апеляційний суд, мотивовано тим, що позивачем не доведено обставини, на які ПрАТ «Галіція Дистилері» посилається як на підставу своїх вимог, а саме щодо невикористання ОСОБА_1 безперервно протягом п'яти років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва, натомість останнім навпаки доведено використання торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_1» згідно зі свідоцтвом на знак товарів і послуг № НОМЕР_3 , зокрема шляхом передання права користування цим знаком ПрАТ «Львівський лікеро-горілчаний завод», яке оплачує відповідне право, виробляє та реалізує продукцію під указаною торговельною маркою. Дійсність ліцензійного договору № 1/15, укладеного 01 вересня 2015 року між ОСОБА_1 та ПрАТ «Львівський лікеро-горілчаний завод», у судовому порядку не оспорювалася, доказів щодо визнання його недійсним суду не надано.
Суд першої інстанції взяв до уваги висновок експертів Науково-дослідного інституту судових експертиз за результатами проведення комісійної експертизи у сфері інтелектуальної власності № 2563/2564 від 29 червня 2021 року, згідно з яким словесний елемент ІНФОРМАЦІЯ_1 є домінуючим елементом торговельної марки за свідоцтвом України № НОМЕР_1 , при цьому для пересічного споживача словесні позначення «ІНФОРМАЦІЯ_3» та «ІНФОРМАЦІЯ_4» у самостійному виконанні є також домінуючими, оскільки дублюють одне одного. Використання торговельної марки за свідоцтвом України № НОМЕР_1 без зображувального елемента для товарів 33 класу МКТП не змінює в цілому відмінності цієї торговельної марки. Використання торговельної марки за свідоцтвом України № НОМЕР_1 від 27 січня 2014 року, що видане Державною службою інтелектуальної власності України для позначення таких алкогольних напоїв як горілка - клас 33 МКТП, здійснюється відповідно до свідоцтва на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1 . Суд указав, що цей висновок спростовує доводи позивача про те, що свідоцтво № НОМЕР_1 не надає права його власнику ОСОБА_1 та третій особі ПрАТ «Львівський лікеро-горілчаний завод», маркувати горілку знаком для товарів та послуг, що посвідчується свідоцтвом № НОМЕР_1 .
Місцевий суд відхилив висновок судового експерта Сопової К. А. від 03 грудня 2021 року № 130-12/21, складений за результатами проведення експертизи об'єктів інтелектуальної власності, відповідно до якого на упакуванні товару - горілка, виробництва ПрАТ «Львівський лікеро-горілчаний завод», не використано торговельну марку за свідоцтвом України № НОМЕР_1 . Торговельна марка за свідоцтвом України № 218991 не є схожою настільки, що її можна сплутати з торговельною маркою за свідоцтвом України № НОМЕР_1 . Торговельна марка за свідоцтвом України № 218991 не є такою, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє або надає послугу.
Суд дійшов такого висновку з урахуванням того, що висновок комісійної експертизи є більш обґрунтованим, повним, ясним та таким, що не суперечить матеріалам справи, а також експертом ОСОБА_4 при проведенні цієї експертизи загалом вирішувалися питання, які не стосуються предмету судового розгляду цієї справи.
Короткий зміст вимог касаційної скарги та аргументи особи, яка її подала
У липні 2023 року ПрАТ «Галіція Дистилері» звернулося до Верховного Суду із касаційною скаргою на рішення Печорського районного суду міста Києва від 08 листопада 2022 року та постанову Київського апеляційного суду від 15 травня 2023 року, у якій, посилаючись на неправильне застосування судами попередніх інстанцій норм матеріального права та порушення норм процесуального права, просить скасувати оскаржені судові рішення та ухвалити у справі нове рішення про задоволення позовних вимог про дострокове припинення спірного свідоцтва щодо товарів класів МКТП: 16, 30, 39, а в частині позовних вимог про дострокове припинення спірного свідоцтва щодо класу МКТП 33 - справу направити на новий розгляд до суду першої інстанції.
У касаційній скарзі заявник посилається на пункти 1, 3, 4 частини другої статті 389, пунктами 1, 3, 4 частини третьої статті 411 ЦПК України.
Підставами касаційного оскарження ПрАТ «Галіція Дистилері» вважає на те, що відсутній висновок Верховного Суду щодо питання застосування норм права, а саме: частини другої статті 215, частини п'ятої статті 216, частини першої статті 1108, частин третьої, п'ятої, шостої, дев'ятої статті 1109, частини четвертої статті 1114 ЦК України, пункту 4 статті 5, пункту 8 статті 16, пункту 4 статті 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг». Заявник зазначає, що суди попередніх інстанцій не застосували правових висновків, викладених у постанові Великої Палати Верховного Суду від 04 червня 2019 року у справі № 916/3156/17, а також у постановах Верховного Суду від 19 січня 2021 року у справі № 761/18983/18, від 13 вересня 2021 року у справі № 146/898/20, від 01 лютого 2022 року у справі № 910/10935/20; від 13 квітня 2022 року у справі № 366/599/19, від 27 квітня 2022 року у справі № 335/4419/19, від 06 квітня 2023 року у справі № 910/5815/21.
Заявник посилається на те, що суди не дослідили докази у справі, суд апеляційної інстанції неправомірно відмовив у приєднанні доказів у справі, суди встановили обставини на підставі недопустимого доказу.
На дату укладення Ліцензійного договору, яким ОСОБА_1 передав право користування знаком для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» ПрАТ «Львівський лікеро-горілчаний завод», ОСОБА_1 не був власником цього права, у зв'язку із чим указаний ліцензійний договір є нікчемним. ОСОБА_1 не довів використання спірного знаку для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг безперервно протягом п'яти років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва.
Суди безпідставно не погодилися з доводами позивача про те, що обсяг правової охорони, що надається свідоцтвом № НОМЕР_1 поширюється лише на один товар 33-го класу «Алкогольні напої (крім пива)» (базовий № 330026) і не поширюється, зокрема, на такий товар як «Горілка» (базовий № 330034). Нанесення ПрАТ «Львівський лікеро-горілчаний завод» знаку для товарів та послуг (торговельної марки) згідно зі свідоцтвом № НОМЕР_1 на горілку навіть з дозволу власника свідоцтва № НОМЕР_1 ОСОБА_1 не є використанням знаку для товарів та послуг (торговельної марки) згідно зі свідоцтвом № НОМЕР_1 для цілей Закону № 3689-ХІІ.
Суди безпідставно порушили принцип оцінки наданих учасниками справи доказів та не застосували у цій справі положення пункту 4 статті 18 Закону № 3689-ХІІ, які підлягали застосуванню.
Позиція інших учасників справи
У відзиві на касаційну скаргу, який надійшов до Верховного Суду у серпні 2023 року, Державна Організація «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій», яка є правонаступником Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» виклала загальні вимоги чинного законодавства щодо умов для дострокового припинення дії свідоцтва на торговельну марку та просила суд не покладати на неї судові витрати у випадку задоволення касаційної скарги.
У відзивах на касаційну скаргу, який надійшли до Верховного Суду у серпні 2023 року, представник ОСОБА_1 - ОСОБА_5 , та представник ПрАТ «Львівський лікеро-горілчаний завод» - Фомін Д. І., просять залишити касаційну скаргу без задоволення, а оскаржені судові рішення - без змін, посилаючись на правильність та обґрунтованість висновків судів першої та апеляційної інстанції.
Провадження у суді касаційної інстанції
Протоколом автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 05 липня 2023 року цю справу призначено судді-доповідачеві ОСОБА_6 , судді, які входять до складу колегії: Ступак О. В., Яремко В. В.
Ухвалою Верховного Суду від 20 липня 2023 року поновлено строк на касаційне оскарження, відкрито касаційне провадження у справі, витребувано матеріали справи із суду першої інстанції та надано строк для подання відзиву на касаційну скаргу.
У жовтні 2023 року до Верховного Суду надійшли матеріали цивільної справи.
Протоколом передачі справи раніше визначеному складу суду від 02 жовтня 2023 року цю справу призначено судді-доповідачеві ОСОБА_6 , судді, які входять до складу колегії: Ступак О. В., Яремко В. В.
Розпорядженням заступника керівника апарату Верховного Суду - керівника секретаріату Касаційного цивільного суду О. Грицик від 03 жовтня 2024 року у зв'язку зі звільненням у відставку судді Верховного Суду ОСОБА_6 призначено повторний автоматизований розподіл, зокрема цієї справи.
Протоколом повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 03 жовтня 2024 року цю справу призначено судді-доповідачеві Сердюку В. В., судді, які входять до складу колегії: Фаловська І. М., Карпенко С. О.
Ухвалою Верховного Суду від 19 березня 2025 року справу призначено до судового розгляду.
Згідно із протоколом автоматизованого визначення складу колегії суддів від 13 травня 2025 року визначено такий склад колегії суддів Третьої судової палати Касаційного цивільного суду для розгляду справи: Сердюк В. В. (суддя-доповідач), Грушицький А. І., Литвиненко І. В., Петров Є. В., Пророк В. В.
Установлені судами попередніх інстанцій фактичні обставини справи
Суди встановили, що позивач ПрАТ «Галіція Дистилері» на підставі свідоцтва на знак для товарів та послуг № 218991 від 25 листопада 2016 року є власником знаку для товарів та послуг (торговельної марки) «Старий ІНФОРМАЦІЯ_4, AltLemberg, OldLemberg».
Відповідно до вказаного свідоцтва № 218991 від 25 листопада 2016 року на знак товарів та послуг правова охорона, що надається, визначається наступним переліком товарів 33-го класу МКТП: алкогольні напої (крім пива); алкогольні напої, що сприяють травленню; алкогольні напої, що містять фрукти; алкогольні напої на травах; аперитиви; бренді; вермути; вина; віскі; ганусова (анісова) горілка (настоянка); горілка; горілка ароматизована; горілка вишнева; горілка житня; горілка плодова; горілка пшенична; горілка сливова; горілка фруктова; горілки з лимоном; горілки з перцем; горілки з хроном; джин (ялівцева горілка); коктейлі; лікери; медівка (гідромель); наливки (алкогольні та слабоалкогольні напої); настоянки гіркі; перегінні алкогольні напої; пікети (вино з виноградних вичавків); ром; сидри; слабоалкогольні напої, крім пива; спиртні напої; шнапси.
Відповідач ОСОБА_1 на підставі свідоцтва на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1 є власником комбінованого знаку для товарів і послуг (торговельної марки), що складається зі стилізованого зображення монети з профілем імператора АвстріїФранца Йозефа І , під яким містяться слова «ІНФОРМАЦІЯ_3 /ІНФОРМАЦІЯ_4».
Також згідно з бібліографічними даними свідоцтва № НОМЕР_1 на вказаний знак для товарів та послуг, поширюється правова охорона, що надається, визначається переліком товарів, що належать до 16, 30, 33, 34, 37, 39, 45 класів МКТП; зокрема товарів, що віднесені до 33 класу МКТП, у свідоцтві № НОМЕР_1 , визначений лише один товар: алкогольні напої (крім пива).
Первісним власником на знак для товарів і послуг згідно із свідоцтвом № НОМЕР_1 був ОСОБА_2 . Відповідно до договору № 1 про передачу права власності на знак для товарів і послуг від 06 липня 2015 року власник ОСОБА_2 передав правонаступнику ОСОБА_1 право власності на знак для товарів і послуг, що належить йому відповідно до свідоцтва на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1 , що видане Державною службою інтелектуальної власності України 27 січня 2014 року, у повному обсязі, в тому числі всі виключні майнові права, а правонаступник прийняв право власності на знак у повному обсязі, в тому числі всі виключні майнові права, від власника, в порядку передбаченому цим договором. Передача права власності на знак поширюється на всі вказані у свідоцтві товари і послуги, кваліфіковані згідно МКТП - класів 16, 30, 33, 34, 37, 39 та 45.
Державна служба інтелектуальної власності України рішенням від 03 вересня 2015 року розглянула заяву правонаступника власника свідоцтва від 27 січня 2014 року № НОМЕР_1 та прийняла рішення опублікувати в офіційному бюлетені Промислова власність та внести до Державного реєстру свідоцтва України на знак для товарів і послуг відомості про передачу права власності на знак, відповідно до яких право власності на знак для товарів і послуг класів 16, 30, 33, 34, 37, 39, 45, на які зареєстровано знак, свідоцтво України № НОМЕР_1 , передається власником свідоцтва ОСОБА_2 - ОСОБА_1 .
За витягом із Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг від 25 вересня 2015 року вбачається, що ОСОБА_1 є власником свідоцтва № НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг (торговельної марки) «ІНФОРМАЦІЯ_2».
Відповідно до Ліцензійного договору № 1/15 на право користування знаком для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_2» від 01 вересня 2015 року, укладеного між ОСОБА_1 та ПрАТ «Львівський лікеро-горілчаний завод», ОСОБА_1 володіє виключним правом на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1 , на підставі свідоцтва, виданого Державною службою інтелектуальної власності України 27 січня 2014 року та договору № 1 про передачу права власності на знак для товарів і послуг від 06 липня 2015 року. ОСОБА_1 надає ПрАТ «Львівський лікеро-горілчаний завод» на строк дії свідоцтва від 27 січня 2014 року № НОМЕР_1 за винагороду невиключну ліцензію на використання знаку для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_2» відносно товарів і послуг класифікованих згідно МКТП - класів 16, 30, 33, 34, 37, 39 та 45.
ПрАТ «Львівський лікеро-горілчаний завод» виробляє лікеро-горілчані вироби та використовує знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_2» для позначення відповідних алкогольних напоїв (горілки) клас 33 згідно МКТП, що підтверджується сертифікатами відповідності, виданими ДП «Львівстандартметрологія».
Торговельна марка за спірним Свідоцтвом на знак для товарів та послуг № НОМЕР_1 використовується та факт використання підтверджується такими доказами (том 1, а. с. 132-202):
- копіями сертифікатів відповідності товару, який виробляє ПрАТ «Львівський лікеро- горілчаний завод» - горілки ІНФОРМАЦІЯ_4, виданими ДП «Львівстандартметрологія»;
- копіями етикеток з торговельною маркою «ІНФОРМАЦІЯ_2»;
- копіями договорів поставки та товарно-транспортних накладних (ТТН) на переміщення алкогольних напоїв, в т.ч. горілки ІНФОРМАЦІЯ_4, які підтверджують факт поставки горілки під торговельною маркою «ІНФОРМАЦІЯ_2» зазначеним покупцям протягом 2015-2020 років, зокрема: копією договору дистриб'юції № 78 від 14 серпня 2009 року, укладеного між ПрАТ «ЛЛГЗ» та ПП ОСОБА_8 та копіями товарно-транспортних накладних (далі - ТТН) від 16 травня 2016 року та від 16 червня 2020 року; копією договору дистриб'юції № 40 від 01 жовтня 2010 року, укладеного між ПрАТ «ЛЛГЗ» та ТзОВ «Гал-Леобуд» та копіями ТТН від 03 вересня 2018 року та від 18 липня 2019 року: копією договору дистриб'юції № 17 від 24 липня 2013 року, укладеного між ПрАТ «ЛЛГЗ» та ФОП ОСОБА_9 та копіями ТТН від 06 жовтня 2015 року; копією договору поставки № 70 від 31 березня 2014 року, укладеного між ПрАТ «ЛЛГЗ» та ТзОВ «Лісса-С» та копіями ТТН від 04 листопада 2015 року; копією договору поставки № 77 від 28 травня 2014 року, укладеного між ПрАТ «ЛЛГЗ» та ТзОВ «Фірма Укроптторг» та копіями ТТН від 15 червня 2017 року та від 13 березня 2018 року; копією договору поставки № 2 від 01 квітня 2015 року, укладеного між ПрАТ «ЛЛГЗ» та ТзОВ «Аскор-Україна» та копіями ТТН від 30 грудня 2020 року; копією договору поставки № 9 від 24 жовтня 2016 року, укладеного між ПрАТ «ЛЛГЗ» та Закарпатською філією «ПП Васюта А. Я.», ТОВ «УПК - Українська продуктова компанія» та копіями ТТН від 05 вересня 2019 року: копією договору поставки № 10 від 10 вересня 2019 року, укладеного між ПрАТ «ЛЛГЗ» та ТзОВ «ЛарсКомпані» та копіями ТТН від 24 жовтня 2019 року; копіями договорів поставки гофрокартонної продукції, укладених між ПрАТ «ЛЛГЗ» та ПрАТ «Київський картонно-паперовий комбінат» від 29 грудня 2017 року та від 26 грудня 2018 року, копіями накладних та ТТН від 26 квітня 2017 року, від 29 липня 2018 року, від 27 листопада 2018 року, від 09 квітня 2019 року, від 25 липня 2019 року, копіями затверджених макетів для гофрокартонної продукції.
Крім того, суд першої інстанції встановив, що роздруківки (скріншоти) із сайтів з мережі Інтернет підтверджують факт рекламування горілки під торговельною маркою «ІНФОРМАЦІЯ_2», яку виробляє ПрАТ «Львівський лікеро-горілчаний завод» для продажу та продаж такої горілки.
Згідно з висновком експертів Науково-дослідного інституту судових експертиз за результатами проведення комісійної експертизи у сфері інтелектуальної власності від 29 червня 2021 року № 2563/2564 словесний елемент «ІНФОРМАЦІЯ_2» є домінуючим елементом торговельної марки за свідоцтвом № НОМЕР_1, при цьому для пересічного споживача словесні позначення «ІНФОРМАЦІЯ_3» та «ІНФОРМАЦІЯ_4» в самостійному виконання є також домінуючими, оскільки дублюють одне одного. Використання торговельної марки за свідоцтвом № НОМЕР_1 без зображувального елемента для товарів 33 класу МКТП не змінює в цілому відмінності цієї торговельної марки. Використання торговельної марки за свідоцтвом № НОМЕР_1 , що видане Державною службою інтелектуальної власності України для позначення таких алкогольних напоїв як горілка - клас 33 МКТП, здійснюється відповідно до свідоцтва на знак товарів і послуг № НОМЕР_1 .
Цей висновок експертизи є прийнятним та спростовує доводи позивача про те, що свідоцтво № НОМЕР_1 не надає права його власнику ОСОБА_1 та третій особі ПрАТ «Львівський лікеро-горілчаний завод», маркувати горілку знаком для товарів та послуг, що посвідчується свідоцтвом № НОМЕР_1 .
Суди відхилили висновок судового експерта від 03 грудня 2021 року № 130-12/21, складений за результатами проведення експертизи об'єктів інтелектуальної власності, відповідно до якого на упакуванні товару - горілка, виробництва ПрАТ «Львівський лікеро-горілчаний завод», не використано торговельну марку за свідоцтвом № НОМЕР_1 . Торговельна марка за свідоцтвом № 218991 не є схожою настільки, що її можна сплутати з торговельною маркою за свідоцтвом № НОМЕР_1 . Торговельна марка за свідоцтвом № 218991 не є такою, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє або надає послугу.
Суди взяли до уваги, що у справі щодо одного й того ж предмета проведено декілька експертиз, тому дали оцінку кожному висновку з точки зору всебічності, повноти й об'єктивності експертного дослідження, та виснували, що висновок комісійної експертизи є більш обґрунтованим, повним, ясним та таким, що не суперечить матеріалам справи та проведений кількома експертами ( ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ). Натомість експертиза № 130-12/21, проведена одним експертом ОСОБА_4 , якою при цьому вирішувалися в основному питання, що не стосуються предмету судового розгляду цієї справи (щодо торговельної марки за свідоцтвом № 218991).
Підставами позову у цій справі позивач визначив виключно невикористання власником знаку для товарів і послуг (торговельну марку), що засвідчений свідоцтвом № НОМЕР_1 безперервно протягом п'яти років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва, однак такі підстави не підтвердив належними та допустимими доказами. Натомість відповідач довів безперервне використання знаку для товарів і послуг (торговельну марку) згідно із свідоцтвом № НОМЕР_1 .
Позиція Верховного Суду
Відповідно до частини третьої статті 3 ЦПК України провадження в цивільних справах здійснюється відповідно до законів, чинних на час вчинення окремих процесуальних дій, розгляду і вирішення справи.
Згідно з частиною другою статті 389 ЦПК України підставами касаційного оскарження судових рішень, зазначених у пункті 1 частини першої цієї статті, є неправильне застосування судом норм матеріального права чи порушення норм процесуального права виключно у таких випадках: 1) якщо суд апеляційної інстанції в оскаржуваному судовому рішенні застосував норму права без урахування висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеного у постанові Верховного Суду, крім випадку наявності постанови Верховного Суду про відступлення від такого висновку; 2) якщо скаржник вмотивовано обґрунтував необхідність відступлення від висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеного у постанові Верховного Суду та застосованого судом апеляційної інстанції в оскаржуваному судовому рішенні; 3) якщо відсутній висновок Верховного Суду щодо питання застосування норми права у подібних правовідносинах; 4) якщо судове рішення оскаржується з підстав, передбачених частинами першою, третьою статті 411 цього Кодексу.
Підставами касаційного оскарження судових рішень, зазначених у пунктах 2, 3 частини першої цієї статті, є неправильне застосування судом норм матеріального права чи порушення норм процесуального права.
Частиною першою статті 402 ЦПК України визначено, що у суді касаційної інстанції скарга розглядається за правилами розгляду справи судом першої інстанції в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи з урахуванням статті 400 цього Кодексу.
Відповідно до частин першої, другої статті 400 ЦПК України, переглядаючи у касаційному порядку судові рішення, суд касаційної інстанції в межах доводів та вимог касаційної скарги, які стали підставою для відкриття касаційного провадження, перевіряє правильність застосування судом першої або апеляційної інстанції норм матеріального чи процесуального права і не може встановлювати або (та) вважати доведеними обставини, що не були встановлені в рішенні чи відкинуті ним, вирішувати питання про достовірність або недостовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими. Суд касаційної інстанції перевіряє законність судових рішень лише в межах позовних вимог, заявлених у суді першої інстанції.
Вивчивши матеріали справи, перевіривши доводи касаційної скарги та врахувавши позиції усіх учасників справи, Верховний Суд у складі колегії суддів Третьої судової палати Касаційного цивільного суду дійшов висновку, що касаційна скарга підлягає задоволенню не підлягає.
Мотиви, якими керується Верховний Суд, та застосовані норми права
Згідно з частинами першою, другою та п'ятою статті 263 ЦПК України судове рішення повинно ґрунтуватися на засадах верховенства права, бути законним і обґрунтованим. Законним є рішення, ухвалене судом відповідно до норм матеріального права із дотриманням норм процесуального права. Обґрунтованим є рішення, ухвалене на підставі повно і всебічно з'ясованих обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні.
Зазначеним вимогам процесуального закону оскаржені рішення судів першої та апеляційної інстанцій відповідають з огляду на таке.
Суди установили, що підставами позову у цій справі позивач зазначив невикористання власником знаку для товарів і послуг (торговельну марку), що засвідчений свідоцтвом № НОМЕР_1 безперервно протягом п'яти років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва, що, на думку позивача, є підставою для припинення його дії згідно вимог пункту 4 статті 18 Закону № 3689-ХІІ.
Під час вибору і застосування норми права до спірних правовідносин суд враховує висновки щодо застосування відповідних норм права, викладені в постановах Верховного Суду (частина четверта статті 263 ЦПК України).
Питання застосування пункту 4 статті 18 Закону № 3689-ХІІ було предметом розгляду Великою Палатою Верховного Суду, яка у постанові від 05 березня 2025 року у справі № 910/8781/23 (провадження № 12-64гс24) виклала такі висновки:
«Відповідно до статті 418 ЦК України право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності, визначений цим Кодексом та іншим законом. Право інтелектуальної власності становлять особисті немайнові права інтелектуальної власності та (або) майнові права інтелектуальної власності, зміст яких щодо певних об'єктів права інтелектуальної власності визначається цим Кодексом та іншим законом. Право інтелектуальної власності є непорушним. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у його здійсненні, крім випадків, передбачених законом.
За статтею 420 ЦК України до об'єктів права інтелектуальної власності, зокрема, належать торговельні марки (знаки для товарів і послуг). Згідно зі статтею 422 ЦК України право інтелектуальної власності виникає (набувається) з підстав, встановлених цим Кодексом, іншим законом чи договором.
За змістом частини першої статті 424 ЦК України майновими правами інтелектуальної власності є: 1) право на використання об'єкта права інтелектуальної власності; 2) виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності; 3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню об'єкта права інтелектуальної власності, в тому числі забороняти таке використання; 4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.
Відповідно до частин другої та третьої статті 425 ЦК України майнові права інтелектуальної власності є чинними протягом строків, встановлених цим Кодексом, іншим законом чи договором. Майнові права інтелектуальної власності можуть бути припинені достроково у випадках, встановлених цим Кодексом, іншим законом чи договором.
Згідно із частиною першою статті 427 ЦК України майнові права інтелектуальної власності можуть бути передані відповідно до закону повністю або частково іншій особі.
За статтею 492 ЦК України торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.
Відповідно до статті 493 ЦК України суб'єктами права інтелектуальної власності на торговельну марку є фізичні та юридичні особи. Право інтелектуальної власності на певну торговельну марку може належати одночасно кільком фізичним та (або) юридичним особам.
Згідно зі статтею 494 ЦК України набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом. Набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію або визнана в установленому законом порядку добре відомою, не вимагає засвідчення свідоцтвом.
За статтею 496 ЦК України майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку є чинними протягом десяти років з дати подання заявки на торговельну марку в установленому законом порядку, якщо інше не встановлено законом. Зазначений строк може бути продовженим щоразу на десять років у порядку, встановленому законом.
Відповідно до частин першої та другої статті 497 ЦК України чинність майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку припиняється в установленому законом порядку достроково у зв'язку з перетворенням торговельної марки у загальновживане позначення певного виду товарів чи послуг. Чинність майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку може бути припинено достроково за ініціативою особи, якій вони належать, якщо це не суперечить умовам договору, а також в інших випадках, передбачених законом.
Згідно із преамбулою Закону № 3689-ХІІ (у редакції, чинній на час виникнення спірних правовідносин) цей Закон регулює відносини, що виникають у зв'язку з набуттям і здійсненням прав на торговельні марки в Україні.
У статті 1 Закону № 3689-ХІІ зазначено, що торговельна марка - позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.
Відповідно до статті 3 Закону № 3689-ХІІ якщо міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством України про торговельні марки, то застосовуються правила міжнародного договору.
Згідно із частиною третьою статті 5 Закону № 3689-ХІІ набуття права на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Строк дії свідоцтва становить 10 років від дати подання заявки до Національного органу інтелектуальної власності (далі - НОІВ) і продовжується НОІВ за клопотанням власника свідоцтва щоразу на 10 років, за умови сплати збору в порядку, встановленому пунктом 2 статті 18 цього Закону.
За частиною четвертою статті 5 Закону № 3689-ХІІ обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням торговельної марки та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення торговельної марки та переліком товарів і послуг.
Відповідно до частини першої статті 12 Закону № 3689-ХІІ на підставі рішення про реєстрацію торговельної марки та за наявності документа про сплату державного мита за видачу свідоцтва і збору за публікацію про видачу свідоцтва здійснюється публікація в електронному бюлетені НОІВ (далі - Бюлетень) відомостей про видачу свідоцтва, визначених в установленому порядку. Зазначені мито та збір сплачуються після надходження до заявника рішення про реєстрацію торговельної марки.
Одночасно з публікацією відомостей про видачу свідоцтва НОІВ здійснює державну реєстрацію торговельної марки, для чого вносить до Реєстру відповідні відомості. Порядок ведення Реєстру і склад відомостей, що містяться в Реєстрі, визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності (частина перша статті 13 Закону № 3689-ХІІ).
Видача свідоцтва здійснюється НОІВ у місячний строк після державної реєстрації торговельної марки. Свідоцтво видається особі, яка має право на його одержання. Якщо право на одержання свідоцтва мають кілька осіб, їм видається одне свідоцтво (частина перша статті 14 Закону № 3689-ХІІ).
Відповідно до частин сьомої - дев'ятої статті 16 Закону № 3689-ХІІ власник свідоцтва може передавати будь-якій особі виключні майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг на підставі договору. Власник свідоцтва має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання торговельної марки на підставі ліцензійного договору. Ліцензійний договір повинен містити, зокрема, інформацію про способи використання торговельної марки, територію та строк, на які дозволено її використання, та умову, що якість товарів і послуг, виготовлених чи наданих за ліцензійним договором, не буде нижчою якості товарів і послуг власника свідоцтва і він здійснюватиме контроль за виконанням цієї умови. Договір про передачу права власності на торговельну марку і ліцензійний договір вважаються дійсними, якщо вони укладені у письмовій формі і підписані сторонами. Сторона договору має право на інформування невизначеного кола осіб про передачу права власності на торговельну марку або видачу ліцензії на використання торговельної марки. Таке інформування здійснюється шляхом публікації в Бюлетені відомостей в обсязі та порядку, встановлених НОІВ, з одночасним внесенням їх до Реєстру. За опублікування відомостей про передачу права власності на торговельну марку повністю і видачу ліцензії на використання торговельної марки, а також запропонованих стороною договору змін до відомостей про видачу ліцензії сплачуються збори. У разі опублікування відомостей про передачу права власності на торговельну марку стосовно частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг НОІВ видає нове свідоцтво на ім'я особи, якій передане це право, за наявності документа про сплату державного мита за видачу свідоцтва.
За статтею 17 Закону № 3689-ХІІ власник свідоцтва повинен добросовісно користуватися правами, що випливають із свідоцтва.
Відповідно до частини четвертої статті 18 Закону № 3689-ХІІ якщо торговельна марка не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг безперервно протягом п'яти років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або якщо використання торговельної марки призупинено з іншої дати після цієї публікації на безперервний строк у п'ять років, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково. Для цілей застосування цього пункту датою, з якої повинно розпочинатися використання торговельної марки за міжнародною реєстрацією, є дата публікації в Бюлетені НОІВ відомостей про надання правової охорони торговельній марці за міжнародною реєстрацією в Україні. У такому разі дія свідоцтва або дія міжнародної реєстрації в Україні може бути припинена повністю або частково лише за умови, що власник свідоцтва чи міжнародної реєстрації не зазначить поважні причини такого невикористання. Такими поважними причинами є обставини, що перешкоджають використанню торговельної марки незалежно від волі власника свідоцтва чи міжнародної реєстрації, зокрема обмеження імпорту чи інші вимоги до товарів і послуг, встановлені законодавством. Для цілей цього пункту використанням торговельної марки власником свідоцтва вважається також використання її з дозволу власника свідоцтва іншою особою. Використання торговельної марки особою, яка має право використовувати колективну марку, вважається використання власником свідоцтва. Дію свідоцтва не може бути припинено, якщо у строк від закінчення п'ятирічного строку невикористання торговельної марки до подання позову про дострокове припинення дії свідоцтва почалося чи відновилося її використання, крім випадку, коли підготовка до початку використання або відновлення використання торговельної марки розпочалися протягом трьох місяців до подання такого позову та після того, як власник свідоцтва довідався про можливість його подання.
Згідно з пояснювальною запискою до проекту Закону України від 21 липня 2020 року № 815-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентними зловживаннями» (далі - Закон № 815-ІХ), яким частину четверту статті 18 Закону № 3689-ХІІ було викладено у наведеній редакції, перегляд чинного законодавства України у сфері охорони прав на торговельні марки і промислові зразки зумовлений необхідністю забезпечити ефективне виконання Україною зобов'язань у рамках Угоди про асоціацію. Запропонованим проектом Закону передбачається імплементація вимог статей 204-207 Угоди про асоціацію, а також положень Директиви № 98/71/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 13 жовтня 1998 року про правову охорону промислових зразків, Регламенту Ради (ЄС) № 6/2002 від 12 грудня 2001 року про промислові зразки Співтовариства, Директиви № 2008/95/ЄС від 22 жовтня 2008 року Європейського Парламенту та Ради про наближення законодавств держав-членів щодо торговельних марок, Регламенту Ради (ЄС) № 207/2009 від 26 лютого 2009 року про торговельну марку Співтовариства у національне законодавство. Метою прийняття проекту Закону є забезпечення виконання зобов'язань України у сфері європейської інтеграції в частині узгодження вимог чинного законодавства України щодо охорони прав на торговельні марки і промислові зразки із правом Європейського Союзу.
Відповідно до статті 197 Угоди про асоціацію (яка набула чинності для України 01 вересня 2017 року) якщо протягом п'яти років з дати завершення процедури реєстрації власник не розпочинає реальне використання торговельної марки для товарів або послуг, стосовно яких вона зареєстрована на відповідній території, або якщо таке використання призупинено протягом безперервного п'ятирічного періоду, то стосовно торговельної марки можуть бути запроваджені санкції, передбачені цим підрозділом, якщо відсутні належні причини для її невикористання.
За статтею 198 Угоди про асоціацію сторони передбачають, що реєстрація торговельної марки підлягає анулюванню, якщо протягом безперервного п'ятирічного періоду вона не була введена у використання на відповідній території для товарів або послуг, стосовно яких вона зареєстрована, і відсутні належні причини для невикористання; проте жодна особа не може заявити, що права власника на торговельну марку мають бути анульовані, якщо протягом проміжку часу між закінченням п'ятирічного періоду і поданням заяви про анулювання розпочалося або було поновлено реальне використання торговельної марки; початок використання або його поновлення протягом тримісячного періоду, що передує заяві про анулювання, яке розпочалося відразу після закінчення безперервного п'ятирічного періоду невикористання, не беруть до уваги, якщо підготовка до початку або поновлення використання здійснюється лише у зв'язку з тим, що власник усвідомлює можливість подання заяви про анулювання.
Згідно зі статтею 199 Угоди про асоціацію якщо підстави для відмови у реєстрації, для анулювання чи визнання недійсною реєстрації торговельної марки існують лише стосовно частини товарів або послуг, для яких вона була заявлена чи зареєстрована, то відмова у реєстрації або анулювання чи визнання недійсною реєстрації застосовується лише до відповідних товарів або послуг.
За статтею 200 Угоди про асоціацію строк охорони, що застосовується в Україні та Стороні ЄС, обчислюється з дати подання заявки і становить щонайменше 10 років. Власник права може продовжити строк охорони на наступний 10-річний термін.
У Директиві Європейського парламенту і Ради (ЄС) 2015/2436 від 16 грудня 2015 року про наближення законодавств держав-членів щодо торговельних марок міститься стаття 19 «Відсутність дійсного використання як підстава для анулювання», відповідно до якої торговельну марку може бути анульовано, якщо протягом п'яти років поспіль її не було введено у дійсне використання у державі-членові у зв'язку з товарами або послугами, для яких її зареєстровано, та не існує належних підстав для такого невикористання. Жодна особа не може заявляти про те, що права власника на торговельну марку необхідно анулювати, якщо у проміжок часу між завершенням п'ятирічного строку і поданням заявки на анулювання було розпочато або відновлено дійсне використання торговельної марки. Початок або відновлення використання протягом трьох місяців до подання заявки на анулювання, що розпочалися не раніше, ніж після завершення безперервного п'ятирічного строку невикористання, не беруть до уваги, якщо підготовка до початку або відновлення використання розпочалися лише після того, як власник дізнався про можливе подання заявки на анулювання.
Відповідно до пункту «а» статті 51 (1) Регламенту Ради (ЄС) № 207/2009 від 26 лютого 2009 року про торговельну марку Співтовариства права власника торговельної марки [ЄС] визнаються анульованими за заявою до [Європейське відомство з інтелектуальної власності (EUIPO)] або на підставі зустрічного позову в рамках провадження про порушення прав, якщо протягом безперервного періоду в п'ять років торговельна марка не була дійсно використана в [Європейському Союзі] у зв'язку з товарами або послугами, щодо яких вона зареєстрована, і немає належних причин для невикористання.
У пункті «а» статті 58 «Підстави для анулювання» Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 2017/1001 від 14 червня 2017 року про торговельну марку Європейського Союзу (який замінив собою Регламент Ради (ЄС) № 207/2009) зазначено, що права власника торговельної марки ЄС визнають такими, що підлягають анулюванню, після подання заяви до Офісу або на підставі зустрічного позову у межах провадження щодо порушення, якщо протягом п'яти років поспіль торговельну марку не було введено у дійсне використання у Союзі у зв'язку з товарами чи послугами, для яких її зареєстровано, та відсутні вагомі підстави її невикористання; однак жодна особа не може заявити, що права власника на торговельну марку ЄС необхідно анулювати, якщо у проміжку між завершенням п'ятирічного строку та поданням заяви або зустрічного позову було розпочато або відновлено дійсне використання торговельної марки; однак початок або відновлення використання протягом трьох місяців перед поданням заяви або зустрічного позову, що розпочалися не раніше, ніж після завершення безперервного п'ятирічного періоду невикористання, не беруть до уваги, якщо підготовка до початку або відновлення використання розпочалася після того, як власник дізнався про можливе подання заяви або зустрічного позову.
З наведених норм та правоположень убачається, що Закон № 815-ІХ (яким частина четверта статті 18 Закону № 3689-ХІІ була викладена у зазначеній вище редакції) був прийнятий з метою виконання Україною зобов'язань за Угодою про асоціацію та імплементації положень Директиви № 98/71/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 13 жовтня 1998 року, Регламенту Ради (ЄС) № 6/2002 від 12 грудня 2001 року, Директиви № 2008/95/ЄС від 22 жовтня 2008 року Європейського Парламенту та Ради, Регламенту Ради (ЄС) № 207/2009 від 26 лютого 2009 року у національне законодавство для забезпечення виконання зобов'язань України у сфері європейської інтеграції в частині узгодження вимог чинного законодавства України щодо охорони прав на торговельні марки і промислові зразки із правом Європейського Союзу.
Отже, при тлумаченні правових норм частини четвертої статті 18 Закону № 3689-ХІІ має враховуватись граматичний зміст викладення цієї норми, її системні зв'язки та цільове призначення.
Як убачається з граматичного тлумачення частини четвертої статті 18 Закону № 3689-ХІІ та статті 198 Угоди про асоціацію, реєстрація торговельної марки підлягає анулюванню (дія свідоцтва - достроковому припиненню), якщо протягом безперервного п'ятирічного періоду вона не була введена у використання на відповідній території (не використовувалась в Україні) для товарів або послуг, стосовно яких вона зареєстрована.
Отже, зазначені норми права передбачають анулювання реєстрації торговельної марки (дострокове припинення дії свідоцтва) з підстави невведення її у використання протягом п'ятирічного строку на відповідній території (невикористання в Україні). Перебіг цього строку розпочинається з дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або про надання правової охорони торговельній марці за міжнародною реєстрацією в Україні. При цьому умов, що перебіг зазначеного строку починається наново зі зміною власника (уповноваженого користувача) торговельної марки, зазначені норми права не містять.
Із системного тлумачення норм статей 198, 200 Угоди про асоціацію також вбачається, що як десятирічний строк охорони торговельної марки, так і п'ятирічний строк її безперервного невикористання починають перебіг відповідно з дати подання заявки та дати публікації відомостей про видачу свідоцтва (про надання правової охорони торговельній марці за міжнародною реєстрацією в Україні) та не залежать від зміни власника (уповноваженого користувача) такої торговельної марки, хоч ця процедура може супроводжуватись видачею нового свідоцтва.
З цільового призначення наведених вище норм Закону № 3689-ХІІ та Угоди про асоціацію також можна зробити висновок, що їх прийняття було обумовлено метою стимулювання власника (уповноваженого користувача) торговельної марки до фактичного її використання для ідентифікації відповідних товарів/послуг. Протилежний підхід, що з кожною зміною власника (уповноваженого користувача) торговельної марки перебіг п'ятирічного строку її невикористання починається спочатку, унеможливив би застосування зазначених норм права (у тому числі внаслідок цілеспрямованої передачі права власності на торговельну марку з метою не допустити закінчення вказаного строку), що не відповідало б меті запровадження зазначеного строку.
Слід зазначити, що подібні норми щодо анулювання прав на торговельну марку з підстави не введення її в дійсне використання протягом п'ятирічного строку містяться також в Регламенті Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 2017/1001 від 14 червня 2017 року про торговельну марку Європейського Союзу (стаття 58). Практика застосування зазначених норм Судом справедливості Європейського Союзу свідчить, що у зазначений п'ятирічний строк використання торговельної марки зараховуються строки її використання всіма власниками, а не лише останнім (наприклад, пункти 29-31 рішення Суду справедливості ЄС від 13 жовтня 2021 року у справі Т-12/20), що також дозволяє дійти висновків про обчислення цього строку з дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або про надання правової охорони торговельній марці за міжнародною реєстрацією в Україні незалежно від зміни власника такої торговельної марки».
Ураховуючи викладене, Велика Палата Верховного Суду у постанові від 05 березня 2025 року у справі № 910/8781/23 (провадження № 12-64гс24) констатувала, що дія свідоцтва про реєстрацію торговельної марки може бути достроково припинена, якщо протягом безперервного п'ятирічного періоду торговельна марка не використовувалася в Україні стосовно товарів чи послуг, щодо яких вона зареєстрована, і немає поважних причин її невикористання. Обчислення зазначеного п'ятирічного періоду не залежить від зміни власника (уповноваженого користувача) торговельної марки.
Колегія суддів Верховного Суду вважає застосовними у цій справі висновки mutatis mutandis, викладені у постанові Великої Палати Верховного Суду від 05 березня 2025 року у справі № 910/8781/23 (провадження № 12-64гс24).
У справі, яка переглядається, установлено, що відповідач ОСОБА_1 на підставі свідоцтва на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1 є власником комбінованого знаку для товарів і послуг (торговельної марки), що складається зі стилізованого зображення монети з профілем імператора Австрії Франца Йозефа І , під яким містяться слова «ІНФОРМАЦІЯ_1».
Також згідно з бібліографічними даними свідоцтва № НОМЕР_1 на вказаний знак для товарів та послуг, поширюється правова охорона, що надається, визначається переліком товарів, що належать до 16, 30, 33, 34, 37, 39, 45 класів МКТП; зокрема товарів, що віднесені до 33 класу МКТП, у свідоцтві № НОМЕР_1 визначений лише один товар: алкогольні напої (крім пива).
Первісним власником на знак для товарів і послуг згідно із свідоцтвом № НОМЕР_1 був ОСОБА_2 .
Відповідно до договору № 1 про передачу права власності на знак для товарів і послуг від 06 липня 2015 року власник ОСОБА_2 передав правонаступнику ОСОБА_1 право власності на знак для товарів і послуг, що належить йому відповідно до свідоцтва на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1 , що видане Державною службою інтелектуальної власності України 27 січня 2014 року, у повному обсязі, в тому числі всі виключні майнові права, а правонаступник прийняв право власності на знак у повному обсязі, в тому числі всі виключні майнові права, від власника, в порядку передбаченому цим договором. Передача права власності на знак поширюється на всі вказані у свідоцтві товари і послуги, кваліфіковані згідно з МКТП - класів 16, 30, 33, 34, 37, 39 та 45.
Рішенням від 03 вересня 2015 року Державна служба інтелектуальної власності України розглянула заяву правонаступника власника свідоцтва від 27 січня 2014 року № НОМЕР_1, та ухвалила опублікувати в офіційному бюлетені «Промислова власність» та внести до Державного реєстру свідоцтва України на знак для товарів і послуг відомості про передачу права власності на знак, відповідно до яких право власності на знак для товарів і послуг класів 16, 30, 33, 34, 37, 39, 45, на які зареєстровано знак, свідоцтво України № НОМЕР_1 , передається власником свідоцтва ОСОБА_2 - ОСОБА_1 .
За витягом з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг від 25 вересня 2015 року вбачається, що ОСОБА_1 є власником свідоцтва від 27 січня 2014 року № НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг (торговельної марки) «ІНФОРМАЦІЯ_2».
Відповідно до Ліцензійного договору № 1/15 на право користування знаком для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_2» від 01 вересня 2015 року, укладеного між ОСОБА_1 та ПрАТ «Львівський лікеро-горілчаний завод», ОСОБА_1 володіє виключним правом на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1 на підставі свідоцтва, виданого Державною службою інтелектуальної власності України 27 січня 2014 року та договору № 1 про передачу права власності на знак для товарів і послуг від 06 липня 2015 року, ОСОБА_1 надає ПрАТ «Львівський лікеро-горілчаний завод» на строк дії свідоцтва № НОМЕР_1 за винагороду невиключну ліцензію на використання знаку для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_2» відносно товарів і послуг класифікованих згідно МКТП - класів 16, 30, 33, 34, 37, 39 та 45.
ПрАТ «Львівський лікеро-горілчаний завод» виробляє лікеро-горілчані вироби та використовує знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_2» для позначення відповідних алкогольних напоїв (горілки) клас 33 згідно з МКТП, що підтверджується сертифікатами відповідності, виданими ДП «Львівстандартметрологія».
Суд установили, що торговельна марка за спірним свідоцтвом на знак для товарів та послуг використовується та факт використання підтверджується дослідженими в судовому засіданні доказами (том 1, а. с. 132-202). Також суд першої інстанції встановив, що роздруківки (скріншоти) із сайтів з мережі Інтернет, підтверджують, факт рекламування горілки під торговельною маркою «ІНФОРМАЦІЯ_2», яку виробляє ПрАТ «Львівський лікеро-горілчаний завод» для продажу та продаж такої горілки.
Згідно з висновком експертів Науково-дослідного інституту судових експертиз за результатами проведення комісійної експертизи у сфері інтелектуальної власності № 2563/2564 від 29 червня 2021 року словесний елемент «ІНФОРМАЦІЯ_2» є домінуючим елементом торговельної марки за свідоцтвом № НОМЕР_1, при цьому для пересічного споживача словесні позначення «ІНФОРМАЦІЯ_3» та «ІНФОРМАЦІЯ_4» у самостійному виконанні є також домінуючими, оскільки дублюють одне одного. Використання торговельної марки за свідоцтвом № НОМЕР_1 без зображувального елемента для товарів 33 класу МКТП не змінює в цілому відмінності цієї торговельної марки. Використання торговельної марки за свідоцтвом № НОМЕР_1 , що видане Державною службою інтелектуальної власності України для позначення таких алкогольних напоїв як горілка - клас 33 МКТП здійснюється відповідно до свідоцтва на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1 .
Суди установили, що указаний висновок експертизи є прийнятним та спростовує доводи позивача про те, що свідоцтво № НОМЕР_1 не надає права його власнику ОСОБА_1 та третій особі ПрАТ «Львівський лікеро-горілчаний завод», маркувати горілку знаком для товарів та послуг, що посвідчується свідоцтвом № НОМЕР_1 .
При цьому суди першої та апеляційної інстанцій відхилили висновок судового експерта ОСОБА_4 від 03 грудня 2021 року № 130-12/21, складений за результатами проведення експертизи об'єктів інтелектуальної власності, та взяли до уваги у справі щодо одного й того ж предмета проведено декілька експертиз, тому дали оцінку кожному висновку з точки зору всебічності, повноти й об'єктивності експертного дослідження.
Суди також указали, що висновок комісійної експертизи від 29 червня 2021 року № 2563/2564 є більш обґрунтованим, повним, ясним та таким, що не суперечить матеріалам справи та проведений кількома експертами (Рубець К. В., ОСОБА_11 ).
Натомість експертиза № 130-12/21 проведена одним експертом ОСОБА_4 , якою вирішувались в основному питання, що не стосуються предмета судового розгляду цієї справи (щодо торговельної марки за свідоцтвом № 218991).
Таким чином, позивач не довів факт повного або часткового невикористання торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_2» безперервно протягом п'яти років з дати публікації відомостей про видачу свідоцтва, як цього вимагає пункт 4 статті 18 Закону № 3689-ХІІ. Натомість відповідач надав належні та допустимі докази фактичного використання марки, зокрема на підставі чинного ліцензійного договору з ПрАТ «Львівський лікеро-горілчаний завод», який здійснює виробництво і реалізацію продукції під цим знаком.
Товар «горілка» входить до переліку товарів класу 33 МКТП, щодо яких надана правова охорона, тому нанесення знаку «ІНФОРМАЦІЯ_2» на зазначену продукцію є правомірним і таким, що відповідає обсягу охорони свідоцтва.
Крім того, комісійна експертиза встановила, що словесні елементи «ІНФОРМАЦІЯ_3» і «ІНФОРМАЦІЯ_4» є домінуючими у складі торговельної марки за свідоцтвом № НОМЕР_1, а їх використання без графічного елемента для позначення алкогольних напоїв класу 33 є правомірним. Для пересічного споживача такі позначення сприймаються як ідентичні, що забезпечує належну ідентифікацію товару та зберігає розпізнавальну функцію торговельної марки.
Отже, правова охорона за свідоцтвом № НОМЕР_1 поширюється на товар «горілка»; використання знаку з домінуючим словесним елементом є достатнім для підтвердження фактичного використання торговельної марки відповідно до вимог пункту 4 статті 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»; передача права на використання знаку за ліцензійним договором та одночасно використання його ліцензіатом підтверджує належне використання марки її власником.
Повно та всебічно дослідивши обставини справи, перевіривши їх доказами, які оцінено на предмет належності, допустимості, достовірності, достатності та взаємного зв'язку, установивши, що власник свідоцтва № НОМЕР_1 використовує знак для товарів і послуг (торговельну марку), що посвідчений цим свідоцтвом, безперервно протягом п'яти років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва, суд першої інстанції, з висновком якого погодився апеляційний суд, обґрунтовано виснував про відсутність підстав для припинення дії відповідного свідоцтва згідно з вимогами пункту 4 статті 18 Закону № 3689-ХІІ.
З таким висновком судів колегія суддів Верховного Суду погоджується.
Доводи касаційної скарги в їх сукупності зводяться до незгоди з оскаржуваними судовими рішеннями про відмову в позові і такі доводи не дають передбачених законом підстав для скасування оскаржених рішень, які відповідають вимогам щодо їх законності та обґрунтованості.
Доводи касаційної скарги про необхідність, на думку заявника, формування у цій справі висновків про застосування частини другої статті 215, частини п'ятої статті 216, частини першої статті 1108, частин третьої, п'ятої, шостої, дев'ятої статті 1109, частини четвертої статті 1114 ЦК України є безпідставними, оскільки єдиною підставою позову у цій справі позивач визначив невикористання власником свідоцтва № НОМЕР_1 знаку для товарів і послуг (торговельну марку), що посвідчений цим свідоцтвом, безперервно протягом п'яти років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва, що згідно з вимогами пункту 4 статті 18 Закону № 3689-ХІІ дає підстави для припинення дії свідоцтва. Натомість положеннями статей 215, 216, 1108, 1109 та 1114 ЦК України підставу позову обґрунтовано не було.
При цьому пункт 4 статті 5, пункт 8 статті 16, пункт 4 статті 18 Закону № 3689-ХІІ судами у цій справі застосовано правильно, що спростовує необхідність формування окремого висновку про застосування цих положень законодавства (пункт 3 частини другої статті 389 ЦПК України).
Доводи касаційної скарги про те, що ОСОБА_1 не довів використання спірного знаку для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_2» повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг безперервно протягом п'яти років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва є безпідставними, оскільки судами попередніх інстанцій установлено використання власником свідоцтва № НОМЕР_1 наданих йому прав протягом указаного періоду.
Посилання у касаційній скарзі на те, що суди безпідставно не погодилися з доводами позивача про те, що обсяг правової охорони, що надається свідоцтвом № НОМЕР_1 поширюється лише на один товар МКТП 33-го класу «Алкогольні напої (крім пива)» (базовий № 330026) і не поширюється, зокрема, на такий товар як «Горілка» (базовий № 330034), спростовуються висновком експертів Науково-дослідного інституту судових експертиз за результатами проведення комісійної експертизи у сфері інтелектуальної власності № 2563/2564 від 29 червня 2021 року, згідно з яким використання торговельної марки за свідоцтвом № НОМЕР_1 , що видане Державною службою інтелектуальної власності України для позначення таких алкогольних напоїв як горілка - клас 33 МКТП, здійснюється відповідно до свідоцтва на знак товарів і послуг № НОМЕР_1 .
Суди у належний спосіб обґрунтували прийняття вказаного експертного висновку та відхилення висновку іншої експертизи, на яку посилався позивач, через неповноту останньої та вирішення нею в основному питання щодо торговельної марки за свідоцтвом № 218991, яке не є предметом спору у цій справі.
Суди у цій справі застосували загальновизнані стандарти щодо оцінки доказів. Порушень судами норм процесуального права, які б вплинули на результат розгляду цієї справи колегія суддів Верховного Суду не установила.
Встановлення обставин справи, дослідження та оцінка доказів є прерогативою судів першої та апеляційної інстанцій. Це передбачено статтями 77, 78, 79, 80, 89, 367 ЦПК України. Суд касаційної інстанції не наділений повноваженнями втручатися в оцінку доказів (постанова Великої Палата Верховного Суду від 16 січня 2019 року у справі № 373/2054/16-ц, провадження № 14-446цс18).
Заявник зазначає, що суди не застосували, на його думку, правових висновків, викладених у постанові Великої Палати Верховного Суду від 04 червня 2019 року у справі № 916/3156/17 (провадження № 12-304гс18), а також у постановах Верховного Суду від 19 січня 2021 року у справі № 761/18983/18, провадження № 61-1206св20; від 13 вересня 2021 року у справі № 146/898/20, провадження № 61-10983св21; від 01 лютого 2022 року у справі № 910/10935/20; від 13 квітня 2022 року у справі № 366/599/19, провадження № 61-7142св21; від 27 квітня 2022 року у справі № 335/4419/19, провадження № 61-6171св21; від 06 квітня 2023 року у справі № 910/5815/21 (пункт 1 частини другої статті 389 ЦПК України).
Ці доводи касаційної скарги є неспроможними, оскільки згідно з вимогами частини третьої статті 400 ЦПК України суд не обмежений доводами та вимогами касаційної скарги, якщо під час розгляду справи буде виявлено порушення норм процесуального права, які передбачені пунктами 1, 3,4, 8 частини першої статті 411, частиною другою статті 414 цього Кодексу, а також у разі необхідності врахування висновку щодо застосування норм права, викладеного у постанові Верховного Суду після подання касаційної скарги.
Колегія суддів Верховного Суду у цій справі врахувала висновок щодо застосування норм права, викладений у постанові Великої Палати Верховного Суду від 05 березня 2025 року у справі № 910/8781/23 (провадження № 12-64гс24) після подання касаційної скарги.
Колегією суддів також враховано усталену практику ЄСПЛ який неодноразово відзначав, що рішення національного суду повинно містити мотиви, які достатні для того, щоб відповісти на істотні аспекти доводів сторін (рішення Європейського суду з прав людини у справі «Руїз Торіха проти Іспанії» (Ruiz Torija v. Spain), серія A, № 303-A, §§ 29-30)). Це право не вимагає детальної відповіді на кожен аргумент, використаний стороною, більше того, воно дозволяє судам вищих інстанцій просто підтримати мотиви, наведені судами нижчих інстанцій, без того, щоб повторювати їх.
ЄСПЛ вказав, що пункт перший статті 6 Конвенції зобов'язує суди давати обґрунтування своїх рішень, але це не може сприйматись як вимога надавати детальну відповідь на кожен аргумент. Межі цього обов'язку можуть бути різними залежно від характеру рішення. Крім того, необхідно брати до уваги, між іншим, різноманітність аргументів, які сторона може представити в суді, та відмінності, які існують у державах-учасницях, з огляду на положення законодавства, традиції, юридичні висновки, викладення та формулювання рішень. Таким чином, питання, чи виконав суд свій обов'язок щодо надання обґрунтування, що випливає зі статті 6 Конвенції, може бути визначено тільки з огляду на конкретні обставини справи (справа Проніна проти України, № 63566/00 § 23, рішення ЄСПЛ від 18 липня 2006 року).
Оскаржувані судові рішення відповідають критерію обґрунтованості.
Аналізуючи питання обсягу дослідження доводів заявника та їх відображення у судовому рішенні, питання вичерпності висновку судів, Верховний Суд виходить із того, що у справі, що розглядається, сторонам надано вмотивовану відповідь на всі істотні питання, що виникають при кваліфікації спірних відносин, а доводи, викладені у касаційній скарзі не спростовують обґрунтованих та правильних висновків судів першої та апеляційної інстанцій.
Враховуючи вимоги статті 400 ЦПК України щодо меж розгляду справи судом касаційної інстанції, у Верховного Суду відсутні підстави для перегляду оскаржених судових рішень. Передбачених частиною третьою статті 400 ЦПК України підстав для виходу за межі доводів та вимог касаційної скарги Верховним Судом не встановлено.
ЄСПЛ зауважує, що процесуальні норми призначені забезпечити належне відправлення правосуддя та дотримання принципу правової визначеності, а також про те, що сторони повинні мати право очікувати, що ці норми застосовуються. Принцип правової визначеності застосовується не лише щодо сторін, але й щодо національних судів (рішення від 21 жовтня 2010 року у справі «DIYA 97 v. UKRAINE», заява № 19164/04, пункт 47).
За таких обставин касаційна скарга задоволенню не підлягає, а оскаржені судові рішення слід залишити без змін.
Висновки за результатами розгляду касаційної скарги
За правилами частин першої, другої статті 410 ЦПК України суд касаційної інстанції залишає касаційну скаргу без задоволення, а судові рішення - без змін, якщо рішення, переглянуте в передбачених статтею 400 цього Кодексу межах, ухвалено з додержанням норм матеріального і процесуального права.
Суд апеляційної інстанції відповідно до вимог статті 367 ЦПК України перевірив законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції у межах доводів апеляційної скарги та вимог, заявлених у місцевому суді.
Не може бути скасоване правильне по суті і законне рішення з одних лише формальних міркувань (частина друга статті 410 ЦПК України).
Доводи касаційної скарги про неправильне застосування апеляційним судом норм матеріального права і порушення норм процесуального права є безпідставними, не спростовують висновків судів першої та апеляційної інстанцій, не дають підстав для скасування оскарженого судового рішення.
Враховуючи наведене, встановивши відсутність підстав для скасування судових рішень, колегія суддів залишає касаційну скаргу без задоволення, а оскаржувані судові рішення без змін.
Щодо судових витрат
Відповідно до підпункту «в» пункту 4 частини першої статті 416 ЦПК України суд касаційної інстанції повинен вирішити питання про розподіл судових витрат, понесених у зв'язку з переглядом справи у суді касаційної інстанції.
Оскільки у задоволенні касаційної скарги відмовлено підстав для нового розподілу судових витрат, понесених у зв'язку з розглядом справи у судах першої та апеляційної інстанцій, а також розподілу судових витрат, понесених у зв'язку з переглядом справи у суді касаційної інстанції, немає.
Керуючись статтями 400, 401, 409, 410, 416 ЦПК України, Верховний Суд у складі колегії суддів Третьої судової палати Касаційного цивільного суду
Касаційну скаргу Приватного акціонерного товариства «Галіція Дистилері» залишити без задоволення.
Рішення Печерського районного суду міста Києва від 08 листопада 2022 року та постанову Київського апеляційного суду від 15 травня 2023 року залишити без змін.
Постанова суду касаційної інстанції набирає законної сили з моменту її ухвалення, є остаточною і оскарженню не підлягає.
Суддя-доповідачВ. В. Сердюк
СуддіА. І. Грушицький
І. В. Литвиненко
Є. В. Петров
В. В. Пророк