ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 334-68-95, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua
м. Київ
07.05.2025Справа № 910/13819/24
Господарський суд міста Києва у складі: головуючого судді Блажівської О.Є. за участю секретаря судового засідання Демидової А.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні справу №910/13819/24
за позовом
позивача 1 Товариства з обмеженою відповідальністю "Комбінат Дніпро" (51000, Дніпропетровська область, Дніпровський район, смт. Царичанка, вул. Царичанська, 168, код ЄДРПОУ 44895300),
позивача 2 Товариства з обмеженою відповідальністю "Алкогольно-безалкогольний комбінат Дніпро" (51000, Дніпропетровська область, Дніпровський район, смт. Царичанка, вул. Царичанська, 168, код ЄДРПОУ 36710304)
до
відповідача 1 Місцевої громадської організації "Агенція регіонального розвитку Дніпропетровської області" (49000, Дніпропетровська область, Дніпровський район, проспект Кірова, 48В, код ЄДРПОУ 37987240),
відповідача 2 Державної організації "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" (01601, м. Київ, вул. Годзенка Дмитра, 1; код ЄДРПОУ 44673629)
про дострокове припинення дії свідоцтв та зобов'язання вчинити дії,
за участю представників:
позивача 1,2 - Карпенко О.С.,
відповідача 1 - не з'явився,
відповідача 2 - не з'явився,
1. Стислий виклад позовних вимог.
До Господарського суду міста Києва звернулося Товариство з обмеженою відповідальністю "Комбінат Дніпро" з позовом до Місцевої громадської організації "Агенція регіонального розвитку Дніпропетровської області" та Державної організації "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій", в якому просить:
- достроково припинити дію свідоцтва України №174947 від 27.08.2013 на торговельну марку "Petrykivka" в 32 та 33 класах МКТП повністю;
- достроково припинити дію свідоцтва України №174948 від 27.08.2013 на торговельну марку "Петриківка" в 32 та 33 класах МКТП повністю;
- зобов'язати Державну організацію "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно дострокового припинення дії свідоцтва України №174947 від 27.08.2013 на торговельну марку "Petrykivka" в 32 та 33 класах МКТП повністю та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність";
- зобов'язати Державну організацію "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно дострокового припинення дії свідоцтва України №174948 від 27.08.2013 на торговельну марку "Петриківка" в 32 та 33 класах МКТП повністю та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".
Позовні вимоги обґрунтовано тим, що торговельні марки за свідоцтвами України №174947 від 27.08.2013 та №174948 від 27.08.2013, власником яких є відповідач 1, не використовуються останнім на території України протягом останніх п'яти років, що перешкоджає позивачам в реєстрації торговельної марки «Петриківська наливочка» за заявкою №m202213366 та торговельної марки «Петриківська Shot» за заявкою №m202312230 щодо тотожних та споріднених товарів 32 та 33 класів МКТП. Невикористання торговельних марок за свідоцтвами України №174947 від 27.08.2013 та №174948 від 27.08.2013 є підставою для дострокового припинення дії таких свідоцтв на торговельні марки в частині 32 та 33 класів МКТП.
2. Стислий виклад заперечень відповідача 1.
Відповідач 1 правом на подання відзиву на позовну заяву у відповідності до приписів ст. 178 ГПК України не скористався.
3. Стислий виклад заперечень відповідача 2.
Відповідач 2 через систему «Електронний суд» направив відзив на позовну заяву, в якому зазначив, що відповідно до приписів ст. ст. 492, 494, 496 ЦК України та Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» обов'язок доведення факту використання торговельної марки покладений на її власника (тобто на відповідача 1). Відповідно до абзацу 2 частини 3 статті 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» №3689-ХІІ (далі - Закон №3689-ХІІ), дія свідоцтва припиняється достроково за умов, викладених у статті 18 цього Закону. Аналіз вказаних норм Закону дозволяє дійти висновку, що при достроковому припиненні дії свідоцтва на торговельну марку, обов'язок доведення факту використання торговельної марки покладений на її власника. Також за приписом статті 17 Закону України №3689-ХІІ власник свідоцтва повинен добросовісно користуватися правами, що випливають із свідоцтва. Виходячи з правової сутності торговельної марки, умовою належного її використання є безпосереднє та фактичне використання саме стосовно товарів і послуг, для яких цю торговельну марку зареєстровано. В той же час, на відповідача 2 законодавством не покладено здійснення контролю за використанням торговельних марок їх власниками після здійснення реєстрації та видачі відповідних свідоцтв. Поряд з цим, до функцій УКРНОІВІ законодавством не віднесено здійснення контролю за використанням торговельних марок їх власниками після здійснення державної реєстрації та видачі відповідних свідоцтв. Отже, до функцій УКРНОІВІ віднесено здійснення державної реєстрації, ведення державних реєстрів щодо об'єктів інтелектуальної власності та видання в установленому порядку охоронних документів на ці об'єкти.
Крім того, відповідач 2 у відзиві на позовну заяву вказує, що у разі задоволення судом позовних вимог щодо припинення дії спірних свідоцтв, рішення суду може вплинути на обов'язок УКРНОІВІ щодо внесення змін до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та опублікування відповідних відомостей у бюлетені.
4. Процесуальні дії у справі
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 15.11.2024 позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Комбінат Дніпро" залишено без руху. Встановлено строк для усунення недоліків позовної заяви, шляхом подачі до суду: зазначення статусу Товариства з обмеженою відповідальністю "Алкогольно-безалкогольний комбінат Дніпро", та у разі визначення його позивачем 2 надати докази сплати судового збору у розмірі 4 844, 80 грн.; ордера на підтвердження повноважень Карпенко Олени Сергіївни, як представника Товариства з обмеженою відповідальністю "Комбінат Дніпро" та Товариства з обмеженою відповідальністю "Комбінат Дніпро" на надання правової допомоги, у якому зазначено вірну, повну назву суду, у якому надається правова допомога адвокатом; доказів надсилання копії заяви про усунення недоліків позовної заяви з доданими документами відповідачу.
28.11.2024 представником позивачів сформовано в системі "Електронний суд" заяву про усунення недоліків позовної заяви.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 05.12.2024 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі, розгляд справи вирішено здійснювати за правилами загального позовного провадження, призначено підготовче засідання у справі на 15.01.2025.
19.12.2024 через систему "Електронний суд" від Державної організації "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" надійшов Відзив на позовну заяву.
19.12.2024 через систему "Електронний суд" від Державної організації "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" надійшла заява про розгляд справи за відсутності представника відповідача 2.
10.01.2025 в системі "Електронний суд" Товариством з обмеженою відповідальністю "Комбінат Дніпро" сформовано заява, в якій представник позивача просить забезпечити його участь у судових засіданнях в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 14.01.2025 заяву представника Товариства з обмеженою відповідальністю "Комбінат Дніпро" про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції задоволено. Забезпечено участь представника Товариства з обмеженою відповідальністю "Комбінат Дніпро" Карпенко Олени Сергіївни у розгляді справи № 910/13819/24 у всіх судових засіданнях в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 15.01.2025 відкладено підготовче засідання у даній справі на 12.02.2025.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 12.02.2025 відкладено підготовче засідання у даній справі на 05.03.2025.
25.02.2025 в системі "Електронний суд" від Товариства з обмеженою відповідальністю "Комбінат Дніпро" надійшло клопотання про долучення доказів.
05.03.2025 у судове засідання з'явився представник позивача 1, 2, просив відкласти судове засідання.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 05.03.2025 відкладено підготовче засідання у даній справі на 09.04.2025.
04.04.2025 через систему "Електронний суд" від Товариства з обмеженою відповідальністю "Комбінат Дніпро" надійшло Клопотання про долучення доказів.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 09.04.2025 закрито підготовче провадження та призначено справу до судового розгляду по суті на 07.05.2025.
Позиції учасників справи та явка представників сторін у судове засідання
Представник позивача 1 та позивача 2 взяла участь в судовому засіданні в режимі відеоконференції, надала пояснення по суті спору, позовні вимоги підтримала та позов просила задовольнити повністю.
Представник відповідача 1 в судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив, хоча про час та місце розгляду справи був належним чином повідомлений. Ухвала Господарського суду міста Києва від 09.04.2025 направлена відповідачу рекомендованим листом, що підтверджується відтиском печатки про відправлення на зворотному боці ухвали, на адресу місцезнаходження, яка вказана у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, 49000, Дніпропетровська область, Дніпровський район, проспект Кірова, 48В.
Представник відповідача 2 у судове засідання 07.05.2025 не з'явився, подав до суду 19.12.2024 заяву про розгляд справи за його відсутності.
В судовому засіданні 07.05.2025 на підставі ст. 240 Господарського процесуального кодексу України проголошено скорочене (вступну та резолютивну частини) рішення суду.
ВИКЛАД ОБСТАВИН СПРАВИ, ВСТАНОВЛЕНИХ СУДОМ
ТОВ «Алкогольно-безалкогольний комбінат Дніпро» є власником торговельної марки об'ємної (тривимірної) «Пляшка фірмова Петриківська» за свідоцтвом України №332196 від 03.05.2023, а ТОВ «Комбінат Дніпро» є власником торговельної марки словесної «Петриківська» за свідоцтвом України №222509 від 10.02.2017, що підтверджується відомостями зі Спеціальної інформаційної системи УКРНОІВІ.
31.10.2022 позивачем 2 було подано до Укрпатенту (правонаступником якого є УКРНОІВІ) заявку №m202213366 про реєстрацію в Україні знаку для товарів і послуг на комбіноване позначення «Петриківська наливочка» для товарів та послуг 33 класу МКТП.
Також 11.07.2023 позивач 1 подав до Укрпатенту заявку №m202312230 про реєстрацію в Україні знаку для товарів і послуг на комбіноване позначення «Петриківська Shot» для товарів та послуг 33 класу МКТП.
Вказані заявки станом на момент виникнення спору знаходяться на розгляді УКРНОІВІ.
Позивачі вказують, що ТОВ «Алкогольно-безалкогольний комбінат Дніпро» неодноразово подавалися до Укрпатенту заявки на реєстрацію знаків для товарів і послуг, що містять слово «Петриківська», в реєстрації яких було відмолено з огляду на чинність дії свідоцтв України №174947 від 27.08.2013 та №174948 від 27.08.2013, власником яких є відповідач 1.
На думку позивачів, наявність зареєстрованих в Україні торговельних марок за свідоцтвами України №174947 від 27.08.2013 та №174948 від 27.08.2013 перешкоджає реєстрації позивачами торговельних марок за заявками №m202213366 та №m202312230 щодо тотожних та споріднених товарів і послуг 32, 33 класів МКТП.
Тому дія в Україні торговельних марок за свідоцтвами України №174947 від 27.08.2013 та №174948 від 27.08.2013 для товарів і послуг 32, 33 класів МКТП є перешкодою для розширення позивачами асортименту товарів і послуг 32, 33 класів МКТП під торговельними марками «Петриківська наливочка» та «Петриківська Shot», а також для реєстрації торговельних марок за заявками позивачів №m202213366 та №m202312230.
Позивачі стверджують, що торговельні марки за свідоцтвами України №174947 від 27.08.2013 та №174948 від 27.08.2013, власником яких є Місцева громадська організація "Агенція регіонального розвитку Дніпропетровської області", не використовуються останньою на території України протягом останніх п'яти років, що перешкоджає позивачам в реєстрації торговельних марок за заявками №m202213366 та №m202312230 щодо тотожних та споріднених товарів та послуг в 32, 33 класах МКТП. Невикористання торговельних марок за свідоцтвами України №174947 від 27.08.2013 та №174948 від 27.08.2013 МГО "Агенція регіонального розвитку Дніпропетровської області" є підставою для дострокового припинення дії свідоцтв на торговельні марки.
Крім того, відповідач 1 у встановлений законом строк на здійснив сплату за продовження дії спірних свідоцтв, що свідчить, на думку позивачів, про недобросовісне виконання власних обов'язків та відсутність наміру подальшого використання спірних торговельних марок на території України.
ДЖЕРЕЛА ПРАВА Й АКТИ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ. ПОЗИЦІЯ СУДУ
Судом під час розгляду справи по суті було досліджено наступні докази, якими позивачі та відповідач 2 обґрунтовували свої доводи та заперечення, а саме копії: скріншотів зі Спеціальної інформаційної системи УКРНОІВІ щодо свідоцтв №174947 від 27.08.2013 та №174948 від 27.08.2013; скріншотів зі Спеціальної інформаційної системи УКРНОІВІ щодо заявок №m202213366 та №m202312230; заявок про реєстрацію знака для товарів і послуг в Україні №m202213366 та №m202312230 разом розписками про отримання таких заявок; скріншотів зі Спеціальної інформаційної системи УКРНОІВІ щодо заявок № m201620940, № m201620941, № m201802623, № m201809181, № m201809183, № m201913072 та № m201922419; листа-запиту №2307/01 від 23.07.2024; листа №0907/05 від 09.07.204; листа №0907/04 від 09.07.2024; листа №1574/3ПІ/99.00.09.01.01-10 від 16.07.2024; листа №086/01 від 06.08.2024; листа №5537/2802-05-24 від 15.07.2024; свідоцтв України на знаки для товарів і послуг №222509 від 10.02.2017 та №332196 від 03.05.2023; виписки з Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки №174947; виписки з Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки №174948; листа №13972/06.12-17 від 28.03.2025; листа №39159/43151-33-25/19.2.1 від 18.03.2025.
Частиною 1 статті 15 Цивільного кодексу України передбачено, що кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання.
Відповідно до частини 1 статті 16 Цивільного кодексу України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.
Як встановлено судом, торговельні марки за свідоцтвами України №174947 від 27.08.2013 та №174948 від 27.08.2013 зареєстровані МГО "Агенція регіонального розвитку Дніпропетровської області" з поширенням їх на території України для товарів 09, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 25, 28, 32, 33, 39, 41, 42 та 43 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг.
Відповідно до ч. 1 ст. 154 Господарського кодексу України відносини, пов'язані з використанням у господарській діяльності та охороною прав інтелектуальної власності, регулюються Господарським кодексом України та іншими законами.
До відносин, пов'язаних з використанням у господарській діяльності прав інтелектуальної власності, застосовуються положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України та іншими законами (ч. 2 ст. 154 Господарського кодексу України).
Частиною 1 ст. 418 Цивільного кодексу України визначено, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільним кодексом України та іншим законом.
Право інтелектуальної власності є непорушним відповідно до ч. 3 ст. 418 Цивільного кодексу України. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у здійсненні, крім випадків, передбачених законом.
До об'єктів права інтелектуальної власності, відповідно до ч. 1 ст. 155 Господарського кодексу України та ч. 1 ст. 420 Цивільного кодексу України, зокрема, належать торговельні марки (знаки для товарів і послуг).
Відповідно до ст. 492 Цивільного кодексу України торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.
Право інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом у випадках і порядку, передбачених законом (ч. 1 ст. 157 Господарського кодексу України, ч. 1 ст. 494 Цивільного кодексу України).
Як передбачено ст. 495 Цивільного кодексу України та у ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку, зокрема, є право на її використання, виключне право дозволяти використання торговельної марки, виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання, інші майнові права інтелектуальної власності.
Відповідно до ст. 17 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" власник свідоцтва повинен добросовісно користуватися правами, що випливають із свідоцтва.
Відповідно до частини четвертої статті 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" якщо торговельна марка не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг безперервно протягом п'яти років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або якщо використання торговельної марки призупинено з іншої дати після цієї публікації на безперервний строк у п'ять років, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково. Для цілей застосування цього пункту датою, з якої повинно розпочинатися використання торговельної марки за міжнародною реєстрацією, є дата публікації в Бюлетені НОІВ відомостей про надання правової охорони торговельній марці за міжнародною реєстрацією в Україні. У такому разі дія свідоцтва або дія міжнародної реєстрації в Україні може бути припинена повністю або частково лише за умови, що власник свідоцтва чи міжнародної реєстрації не зазначить поважні причини такого невикористання. Такими поважними причинами є обставини, що перешкоджають використанню торговельної марки незалежно від волі власника свідоцтва чи міжнародної реєстрації, зокрема обмеження імпорту чи інші вимоги до товарів і послуг, встановлені законодавством. Для цілей цього пункту використанням торговельної марки власником свідоцтва вважається також використання її з дозволу власника свідоцтва іншою особою. Використання торговельної марки особою, яка має право використовувати колективну марку, вважається використання власником свідоцтва. Дію свідоцтва не може бути припинено, якщо у строк від закінчення п'ятирічного строку невикористання торговельної марки до подання позову про дострокове припинення дії свідоцтва почалося чи відновилося її використання, крім випадку, коли підготовка до початку використання або відновлення використання торговельної марки розпочалося протягом трьох місяців до подання такого позову та після того, як власник свідоцтва довідався про можливість його подання.
Згідно з пояснювальною запискою до проєкту Закону України від 21 липня 2020 року № 815-ІX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентними зловживаннями» (далі - Закон № 815-ІX), яким частину четверту статті 18 Закону № 3689-XII було викладено у наведеній редакції, перегляд чинного законодавства України у сфері охорони прав на торговельні марки і промислові зразки зумовлений необхідністю забезпечити ефективне виконання Україною зобов'язань у рамках Угоди про асоціацію. Запропонованим проєктом Закону передбачається імплементація вимог статей 204-207 Угоди про асоціацію, а також положень Директиви № 98/71/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 13 жовтня 1998 року про правову охорону промислових зразків, Регламенту Ради (ЄС) № 6/2002 від 12 грудня 2001 року про промислові зразки Співтовариства, Директиви № 2008/95/ЄС від 22 жовтня 2008 року Європейського Парламенту та Ради про наближення законодавств держав-членів щодо торговельних марок, Регламенту Ради (ЄС) № 207/2009 від 26 лютого 2009 року про торговельну марку Співтовариства у національне законодавство. Метою прийняття проєкту Закону є забезпечення виконання зобов'язань України у сфері європейської інтеграції в частині узгодження вимог чинного законодавства України щодо охорони прав на торговельні марки і промислові зразки із правом Європейського Союзу.
Відповідно до статті 197 Угоди про асоціацію (яка набула чинності для України 01 вересня 2017 року) якщо протягом п'яти років з дати завершення процедури реєстрації власник не розпочинає реальне використання торговельної марки для товарів або послуг, стосовно яких вона зареєстрована на відповідній території, або якщо таке використання призупинено протягом безперервного п'ятирічного періоду, то стосовно торговельної марки можуть бути запроваджені санкції, передбачені цим підрозділом, якщо відсутні належні причини для її невикористання.
За статтею 198 Угоди про асоціацію сторони передбачають, що реєстрація торговельної марки підлягає анулюванню, якщо протягом безперервного п'ятирічного періоду вона не була введена у використання на відповідній території для товарів або послуг, стосовно яких вона зареєстрована, і відсутні належні причини для невикористання; проте жодна особа не може заявити, що права власника на торговельну марку мають бути анульовані, якщо протягом проміжку часу між закінченням п'ятирічного періоду і поданням заяви про анулювання розпочалося або було поновлено реальне використання торговельної марки; початок використання або його поновлення протягом тримісячного періоду, що передує заяві про анулювання, яке розпочалося відразу після закінчення безперервного п'ятирічного періоду невикористання, не беруть до уваги, якщо підготовка до початку або поновлення використання здійснюється лише у зв'язку з тим, що власник усвідомлює можливість подання заяви про анулювання.
Згідно зі статтею 199 Угоди про асоціацію якщо підстави для відмови у реєстрації, для анулювання чи визнання недійсною реєстрації торговельної марки існують лише стосовно частини товарів або послуг, для яких вона була заявлена чи зареєстрована, то відмова у реєстрації або анулювання чи визнання недійсною реєстрації застосовується лише до відповідних товарів або послуг.
За статтею 200 Угоди про асоціацію строк охорони, що застосовується в Україні та Стороні ЄС, обчислюється з дати подання заявки і становить щонайменше 10 років. Власник права може продовжити строк охорони на наступний 10-річний термін.
У Директиві Європейського парламенту і Ради (ЄС) 2015/2436 від 16 грудня 2015 року про наближення законодавств держав-членів щодо торговельних марок міститься стаття 19 «Відсутність дійсного використання як підстава для анулювання», відповідно до якої торговельну марку може бути анульовано, якщо протягом п'яти років поспіль її не було введено у дійсне використання у державі-членові у зв'язку з товарами або послугами, для яких її зареєстровано, та не існує належних підстав для такого невикористання. Жодна особа не може заявляти про те, що права власника на торговельну марку необхідно анулювати, якщо у проміжок часу між завершенням п'ятирічного строку і поданням заявки на анулювання було розпочато або відновлено дійсне використання торговельної марки. Початок або відновлення використання протягом трьох місяців до подання заявки на анулювання, що розпочалися не раніше, ніж після завершення безперервного п'ятирічного строку невикористання, не беруть до уваги, якщо підготовка до початку або відновлення використання розпочалися лише після того, як власник дізнався про можливе подання заявки на анулювання.
Відповідно до пункту «а» статті 51 (1) Регламенту Ради (ЄС) № 207/2009 від 26 лютого 2009 року про торговельну марку Співтовариства права власника торговельної марки [ЄС] визнаються анульованими за заявою до [Європейське відомство з інтелектуальної власності (EUIPO)] або на підставі зустрічного позову в рамках провадження про порушення прав, якщо протягом безперервного періоду в п'ять років торговельна марка не була дійсно використана в [Європейському Союзі] у зв'язку з товарами або послугами, щодо яких вона зареєстрована, і немає належних причин для невикористання.
У пункті «а» статті 58 «Підстави для анулювання» Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 2017/1001 від 14 червня 2017 року про торговельну марку Європейського Союзу (який замінив собою Регламент Ради (ЄС) № 207/2009) зазначено, що права власника торговельної марки ЄС визнають такими, що підлягають анулюванню, після подання заяви до Офісу або на підставі зустрічного позову у межах провадження щодо порушення, якщо протягом п'яти років поспіль торговельну марку не було введено у дійсне використання у Союзі у зв'язку з товарами чи послугами, для яких її зареєстровано, та відсутні вагомі підстави її невикористання; однак жодна особа не може заявити, що права власника на торговельну марку ЄС необхідно анулювати, якщо у проміжку між завершенням п'ятирічного строку та поданням заяви або зустрічного позову було розпочато або відновлено дійсне використання торговельної марки; однак початок або відновлення використання протягом трьох місяців перед поданням заяви або зустрічного позову, що розпочалися не раніше, ніж після завершення безперервного п'ятирічного періоду невикористання, не беруть до уваги, якщо підготовка до початку або відновлення використання розпочалася після того, як власник дізнався про можливе подання заяви або зустрічного позову.
З наведених норм та положень убачається, що Закон № 815-ІX (яким частина четверта статті 18 Закону № 3689-XII була викладена у зазначеній вище редакції) був прийнятий з метою виконання Україною зобов'язань за Угодою про асоціацію та імплементації положень Директиви № 98/71/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 13 жовтня 1998 року, Регламенту Ради (ЄС) № 6/2002 від 12 грудня 2001 року, Директиви № 2008/95/ЄС від 22 жовтня 2008 року Європейського Парламенту та Ради, Регламенту Ради (ЄС) № 207/2009 від 26 лютого 2009 року у національне законодавство для забезпечення виконання зобов'язань України у сфері європейської інтеграції в частині узгодження вимог чинного законодавства України щодо охорони прав на торговельні марки і промислові зразки із правом Європейського Союзу.
При тлумаченні правових норм частини четвертої статті 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" Велика Палата Верховного Суду у постанові від 05.03.2025 у справі №910/8781/23 враховувала граматичний зміст викладення цієї норми, її системні зв'язки та цільове призначення.
Як убачається з граматичного тлумачення частини четвертої статті 18 Закону № 3689-XII та статті 198 Угоди про асоціацію, реєстрація торговельної марки підлягає анулюванню (дія свідоцтва - достроковому припиненню), якщо протягом безперервного п'ятирічного періоду вона не була введена у використання на відповідній території (не використовувалась в Україні) для товарів або послуг, стосовно яких вона зареєстрована.
Отже, зазначені норми права передбачають анулювання реєстрації торговельної марки (дострокове припинення дії свідоцтва) з підстави невведення її у використання протягом п'ятирічного строку на відповідній території (невикористання в Україні). Перебіг цього строку розпочинається з дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або про надання правової охорони торговельній марці за міжнародною реєстрацією в Україні. При цьому умов, що перебіг зазначеного строку починається наново зі зміною власника (уповноваженого користувача) торговельної марки, зазначені норми права не містять.
Із системного тлумачення норм статей 198, 200 Угоди про асоціацію також вбачається, що як десятирічний строк охорони торговельної марки, так і п'ятирічний строк її безперервного невикористання починають перебіг відповідно з дати подання заявки та дати публікації відомостей про видачу свідоцтва (про надання правової охорони торговельній марці за міжнародною реєстрацією в Україні) та не залежать від зміни власника (уповноваженого користувача) такої торговельної марки, хоч ця процедура може супроводжуватись видачею нового свідоцтва.
З цільового призначення наведених вище норм Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" та Угоди про асоціацію також можна зробити висновок, що їх прийняття було обумовлено метою стимулювання власника (уповноваженого користувача) торговельної марки до фактичного її використання для ідентифікації відповідних товарів / послуг. Протилежний підхід, що з кожною зміною власника (уповноваженого користувача) торговельної марки перебіг п'ятирічного строку її невикористання починається спочатку, унеможливив би застосування зазначених норм права (у тому числі внаслідок цілеспрямованої передачі права власності на торговельну марку з метою не допустити закінчення вказаного строку), що не відповідало б меті запровадження зазначеного строку.
Слід зазначити, що подібні норми щодо анулювання прав на торговельну марку з підстави невведення її в дійсне використання протягом п'ятирічного строку містяться також в Регламенті Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 2017/1001 від 14 червня 2017 року про торговельну марку Європейського Союзу (стаття 58). Практика застосування зазначених норм Судом справедливості Європейського Союзу свідчить, що у зазначений п'ятирічний строк використання торговельної марки зараховуються строки її використання всіма власниками, а не лише останнім (наприклад, пункти 29-31 рішення Суду справедливості ЄС від 13 жовтня 2021 року у справі Т-12/20), що також дозволяє дійти висновків про обчислення цього строку з дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або про надання правової охорони торговельній марці за міжнародною реєстрацією в Україні незалежно від зміни власника такої торговельної марки.
Ураховуючи вищевикладене, Велика Палата Верховного Суду у вказаній постанові від 05.03.2025 у справі № 910/8781/23 зробила висновок, що дія свідоцтва про реєстрацію торговельної марки може бути достроково припинена, якщо протягом безперервного п'ятирічного періоду торговельна марка не використовувалася в Україні стосовно товарів чи послуг, щодо яких вона зареєстрована, і немає поважних причин її невикористання. Обчислення зазначеного п'ятирічного періоду не залежить від зміни власника (уповноваженого користувача) торговельної марки.
Таким чином, Велика Палата Верховного Суду вважає, що законодавство України не ставить можливість дострокового припинення дії свідоцтва на торговельну марку у залежність від зміни особи власника свідоцтва. Набувач права власності на торговельну марку під час укладення відповідного договору про передачу виключних майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку оцінює наявні ризики у зв'язку зі строками здійснення попереднім власником своїх прав на торговельну марку.
Відповідно до ч. 1 ст. 426 Цивільного кодексу України способи використання об'єкта права інтелектуальної власності визначаються Цивільним кодексом України та іншим законом.
Використанням торговельної марки у сфері господарювання, відповідно до ч. 2 ст. 157 Господарського кодексу України, визнається застосування її на товарах та при наданні послуг, для яких вона зареєстрована, на упаковці товарів, у рекламі, друкованих виданнях, на вивісках, під час показу експонатів на виставках і ярмарках, що проводяться в Україні, у проспектах, рахунках, на бланках та в іншій документації, пов'язаній з впровадженням зазначених товарів і послуг у господарський (комерційний) обіг.
Відповідно до п. 4 ст. 16 Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" використанням знака визнається: (1) нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); (2) застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; (3) застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.
Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака (п. 4 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг").
Відповідно до п. 4 ст. 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" для цілей цього пункту використанням знака власником свідоцтва вважається також використання його іншою особою за умови контролю з боку власника свідоцтва.
Зі змісту спірних правовідносин вбачається, що обов'язок доведення факту використання зареєстрованого знаку, а у разі відсутності такого використання, - обов'язок зазначення поважних причин, з яких знак не використовувався, покладається на відповідача-1.
На підтвердження факту невикористання в Україні МГО "Агенція регіонального розвитку Дніпропетровської області" торговельних марок за свідоцтвами України №174947 від 27.08.2013 та №174948 від 27.08.2013 позивачами надано суду:
- лист УКРНОІВІ №5537/2802-05-24 від 15.07.2024, відповідно до якого за результатами здійсненого інформаційного пошуку в Державному реєстрі свідоцтв України на торговельні марки відомостей щодо видачі ліцензій на використання торговельних марок за свідоцтвами України №174947 від 27.08.2013 та №174948 від 27.08.2013 не виявлено;
- лист Державної податкової служби України №1574/3ПІ/99.00.09.01.01-10 від 16.07.2024, відповідно до якого ліцензії на виробництво спирту етилового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, на право торгівлі алкогольними напоями та ін. за 2019-2024 роки відповідачу 1 станом на 10.07.2024 не видавались;
- лист Асоціації товарної нумерації України «ДжіЕс1 Україна», відповідно до якого вказана організація не присвоювала ідентифікаційних номерів GS1 товарним позиціям у складі назв та (або) описів яких значено позначення «Петриківка», «Petrykivka».
МГО "Агенція регіонального розвитку Дніпропетровської області" доказів на підтвердження факту використання в Україні торговельних марок за свідоцтвами України №174947 від 27.08.2013 та №174948 від 27.08.2013 протягом останніх п'яти років до подання даного позову до суду не надала.
Більш того, відповідачем 1 не було спростовано факту невнесення ним оплати за продовження дії спірних свідоцтв (дія яких визначена до 31.01.2023 та була автоматично продовжена на час дії воєнного стану), що свідчить про свідоме небажання подальшого використання торговельних марок у власній діяльності на території України.
У частині третій статті 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" зазначено, що не можуть бути зареєстровані як торговельні марки позначення, які на дату подання заявки або якщо заявлено пріоритет, то на дату пріоритету є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати, зокрема, асоціювати з торговельними марками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.
Враховуючи факт ненадання доказів та не доведення відповідачем-1 обставин реального використання в Україні торговельних марок за свідоцтвами України №174947 від 27.08.2013 та №174948 від 27.08.2013 протягом п'яти років, які передували даті подання позовної заяви про їх дострокове припинення, суд дійшов висновку, що позовні вимоги в частині дострокового припинення повністю дії свідоцтв України на торговельні марки №174947 від 27.08.2013 та №174948 від 27.08.2013 в 32 та 33 класах МКТП, є обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.
Відповідно до абзацу 2 статті 1 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" Національний орган інтелектуальної власності (далі - НОІВ) - державна організація, що входить до державної системи правової охорони інтелектуальної власності, визначена на національному рівні Кабінетом Міністрів України як така, що здійснює повноваження у сфері інтелектуальної власності, визначені цим Законом, іншими законами у сфері інтелектуальної власності, актами центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, та статутом, і має право представляти Україну в міжнародних та регіональних організаціях.
Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" було доповнено статтею 2-1 наступного змісту: Функції НОІВ виконує юридична особа публічного права (державна організація), утворена центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, та визначена Кабінетом Міністрів України.
До владних повноважень, делегованих НОІВ, належить: приймання заявок, проведення їх експертизи, прийняття рішень щодо них; видача свідоцтв на торговельні марки, здійснення державної реєстрації торговельних марок; опублікування офіційних відомостей про торговельні марки та подані заявки на торговельні марки у Бюлетені, ведення Реєстру та Бази даних заявок, внесення до Реєстру відомостей; надання витягів та виписок в електронній та (або) паперовій формі; здійснення міжнародного співробітництва у сфері правової охорони інтелектуальної власності і представлення інтересів України з питань охорони прав на торговельні марки у Всесвітній організації інтелектуальної власності та інших міжнародних організаціях відповідно до законодавства; здійснення підготовки, атестації та реєстрації представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених); ведення Державного реєстру представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених); інформування та надання роз'яснень щодо реалізації державної політики у сфері охорони прав на торговельні марки.
Відповідно до п. 2 розділу ІІ Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо створення національного органу інтелектуальної власності" Національний орган інтелектуальної власності є функціональним правонаступником центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, щодо окремих функцій та повноважень з реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності, визначених цим Законом.
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28.10.2022 року № 943-р "Про деякі питання Національного органу інтелектуальної власності" було визначено, що Державна організація "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" виконує функції Національного органу інтелектуальної власності.
За наведених обставин, у зв'язку з задоволенням позовних вимог в частині дострокового припинення дії свідоцтв України на торговельні марки №174947 від 27.08.2013 та №174948 від 27.08.2013 в 32 та 33 класах МКТП, суд дійшов висновку, що позовні вимоги про зобов'язання Державної організації "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" внести до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомості про дострокове припинення свідоцтв України на торговельні марки №174947 від 27.08.2013 та №174948 від 27.08.2013 в 32 та 33 класах МКТП та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені Національного органу інтелектуальної власності або іншому чинному офіційному виданні державної системи правової охорони інтелектуальної власності, є обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.
Відповідно до ч. 9 ст. 129 Господарського процесуального кодексу України у випадку зловживання стороною чи її представником процесуальними правами або якщо спір виник внаслідок неправильних дій сторони, суд має право покласти на таку сторону судові витрати повністю або частково незалежно від результатів вирішення спору.
Таким чином, судовий збір у розмірі 9 689,60 грн. покладається на відповідача-1 з огляду те, що спір виник у зв'язку з неправильними діями Місцевої громадської організації "Агенція регіонального розвитку Дніпропетровської області".
Керуючись ст. ст. 73-74, 76-79, 86, 129, 233, 237-238, 240-242 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва, -
1. Позовні вимоги задовольнити повністю.
2. Достроково припинити дію свідоцтва України №174947 від 27.08.2013 на торговельну марку «Petrykivka» в 32 та 33 класах МКТП повністю.
3. Достроково припинити дію свідоцтва України №174948 від 27.08.2013 на торговельну марку «Петриківка» в 32 та 33 класах МКТП повністю.
4. Зобов'язати Державну організацію "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" (01601, м. Київ, вул. Годзенка Дмитра, 1; код ЄДРПОУ 44673629) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно дострокового припинення дії свідоцтва України №174947 від 27.08.2013 на торговельну марку "Petrykivka" в 32 та 33 класах МКТП повністю та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".
5. Зобов'язати Державну організацію "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" (01601, м. Київ, вул. Годзенка Дмитра, 1; код ЄДРПОУ 44673629) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно дострокового припинення дії свідоцтва України №174948 від 27.08.2013 на торговельну марку "Петриківка" в 32 та 33 класах МКТП повністю та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".
6. Стягнути з Місцевої громадської організації "Агенція регіонального розвитку Дніпропетровської області" (49000, Дніпропетровська область, Дніпровський район, проспект Кірова, 48В, код ЄДРПОУ 37987240) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Комбінат Дніпро" (51000, Дніпропетровська область, Дніпровський район, смт. Царичанка, вул. Царичанська, 168, код ЄДРПОУ 44895300) судовий збір у розмірі 9 689 (дев'ять тисяч шістсот вісімдесят дев'ять) грн. 60 коп.
7. Після набрання рішенням законної сили видати накази.
У судовому засіданні оголошено вступну та резолютивну частини рішення.
Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.
Апеляційна скарга на рішення суду подається до апеляційного господарського суду протягом двадцяти днів з дня складення повного судового рішення.
Повний текст рішення складено та підписано 19.05.2025, з урахуванням ст. 116 ГПК України та перебування судді Блажівської О.Є в період з 12.05.2025 по 16.05.2025 у відпустці.
Суддя Оксана БЛАЖІВСЬКА