ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА
01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98
Справа № 20/23-54/5129.11.10
За позовом Компанії "Барза Неагра, СІА"
до 1) Державного департаменту інтелектуальної власності
Міністерства освіти і науки України
2) Компанії "ОСОБА_1."
про визнання міжнародної реєстраціїНОМЕР_2 на знак для товарів і
послуг "ЧЕРНЫЙ АИСТ" на території України недійсною повністю
за зустрічним позовом Компанії "ОСОБА_1."
до 1) Компанії "Барза Неагра, СІА"
2) Державного департаменту інтелектуальної власності
Міністерства освіти і науки України
третя особа Державне підприємство "Український інститут промислової
власності" МОН України
про визнання міжнародної реєстрації НОМЕР_1 на знак для товарів і
послуг "ЧЕРНЫЙ АИСТ" на території України недійсною повністю
Суддя Гумега О.В.
Представники:
Від позивача за первісним позовом ОСОБА_3, ОСОБА_4
Від відповідача-1 за первісним позовом Запорожець Л.Г.
Від відповідача-2 за первісним позовом не з'явилися
Від третьої особи за зустрічним позовом Запорожець Л.Г.
Обставини справи:
Компанія "Барза Неагра, СІА" (позивач) звернулась до Господарського суду міста Києва з позовом до Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (відповідач-1) та Компанії "ОСОБА_1." (відповідач-2) про визнання міжнародної реєстрації НОМЕР_2 на знак для товарів і послуг "ЧЕРНЫЙ АИСТ" на території України недійсною повністю та зобов'язання Державного департаменту інтелектуальної власності надіслати повідомлення до Міжнародного бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності про визнання недійсною такої реєстрації.
Компанія "ОСОБА_1." подала зустрічний позов про визнання міжнародної реєстрації НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг "ЧЕРНЫЙ АИСТ" на території України недійсною повністю та про зобов'язання Укрпатенту сповістити про це Міжнародне бюро ВОІВ.
Рішенням Господарського суду м. Києва від 21.05.2009 р. по справі № 20/23 (суддя Мандриченко О.В.) первісний позов задоволено повністю, у задоволенні зустрічного позову відмовлено.
Постановою Київського апеляційного господарського суду від 10.12.2009 р. рішення Господарського суду міста Києва по справі № 20/23 змінено, зустрічний позов задоволено повністю, в іншій частині рішення Господарського суду міста Києва залишено без змін.
Постановою Вищого господарського суду України від 30.03.2009 р. по справі № 20/23 рішення Господарського суду міста Києва від 21.05.2009 р. та Постанову Київського апеляційного господарського суду від 10.12.2009 р. скасовано, справу передано на новий розгляд до Господарського суду міста Києва.
Ухвалою суду від 11.05.2010 р. справу прийнято до провадження суддею Демченко Т.С., справі присвоєно № 20/23-54/51, її розгляд призначено на 09.06.2010 р.
За розпорядженням Заступника Голови Господарського суду м. Києва від 11.10.2010 р. № 32 у зв'язку з перебуванням судді Демченко Т.С. на лікарняному та з метою уникнення затягування розгляду справи, справу № 20/23-54/51 передано для подальшого розгляду судді Гумезі О.В.
Ухвалою суду від 25.10.2010 р., на підставі ст. 86 ГПК України, справу прийнято до провадження, розгляд справи призначено на 08.11.2010 р. о 10:40 год.
В Постанові Вищого господарського суду України від 30.03.2009 р. у справі № 20/23, якою рішення Господарського суду міста Києва від 21.05.2009 р. та Постанову Київського апеляційного господарського суду від 10.12.2009 р. скасовано, а справу передано на новий розгляд до Господарського суду міста Києва, зокрема, зазначено, що під час нового розгляду справи необхідно встановити обставини, зазначені в цій постанові, а саме: з'ясувати якими саме документами підтверджується факт визнання недійсним акта передачі прав на знак за реєстрацією № М 43557, чи виключено знак «ЧЕРНЫЙ АИСТ» за реєстрацією № М43557 з національного реєстру, чи вимагало відомство країни походження виключити торговельну марку за міжнародною реєстрацією НОМЕР_1 з Міжнародного реєстру та чи здійснено таке виключення, дати наведеним обставинам та доводам сторін належну правову оцінку і вирішити спір відповідно до вимог закону.
Відповідно до ст. 111-12 ГПК України, вказівки, що містяться у постанові касаційної інстанції, є обов'язковими для суду першої інстанції під час нового розгляду справи. Постанова касаційної інстанції не може містити вказівок про достовірність чи недостовірність того чи іншого доказу, про переваги одних доказів над іншими, про те, яка норма матеріального права повинна бути застосована і яке рішення має бути прийнято за результатами нового розгляду справи.
Новий розгляд справи проводиться Господарським судом міста Києва з врахуванням вищенаведених обставин.
Позивач за первісним позовом (Компанія "Барза Неагра, СІА") просить визнати в Україні міжнародну реєстрацію НОМЕР_2 на знак для товарів та послуг „ЧЕРНЫЙ АИСТ”, зареєстровану на ім'я ОСОБА_1. (Молдова) згідно Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків повністю недійсною; зобов'язати Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (відповідача 1) сповістити міжнародне бюро ВОІВ про визнання недійсною в Україні міжнародної реєстрації НОМЕР_2 на знак для товарів та послуг „ЧЕРНЫЙ АИСТ” та покласти судові витрати на відповідачів.
Позовні вимоги позивач за первісним позовом обґрунтовує, зокрема, тим, що знак «ЧЕРНЫЙ АИСТ» за міжнародною реєстрацією НОМЕР_2 з датою поширення на Україну 06.01.2005 року є тотожним зі знаком «ЧЕРНЫЙ АИСТ» за міжнародною реєстрацією НОМЕР_1 з більш ранньою датою реєстрації в Україні -14.02.2000 року для тотожних товарів, тобто спірне позначення не відповідає умовам надання правової охорони, а тому повинно бути визнано недійсним.
Позивач також вказує, що відповідно до положень Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» не реєструються як знак позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з знаками, раніше заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи щодо однорідних товарів і/або послуг; знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна; міжнародними знаками, що охороняються в Україні згідно з Мадридською угодою.
Відповідач 1 за первісним позовом у наданому відзиві на позов та доповненнях до нього проти задоволення позовних вимог позивача за первісним позовом заперечував з огляду на те, що за результатами експертизи міжнародної реєстрації НОМЕР_2 на знак „ЧЕРНЫЙ АИСТ” 25.10.2005 р. закладом експертизи було прийнято рішення про первісну повну відмову та відповідну інформацію 15.12.2005 р. було опубліковано у офіційному бюлетені Всесвітньої організації інтелектуальної власності. Відповідно до п. 4.5.1. Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 р. №116, якщо встановлено невідповідність заявленого на реєстрацію знака умовам надання правової охорони, викладеним в статті 6 Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, для усього переліку товарів і/або послуг або його частини, то заявнику надсилається повідомлення з наведенням обґрунтованих доводів, що можуть стати підставою для відмови в реєстрації знака повністю або відносно частини товарів і/або послуг.
Пунктом 4.5.3. Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 р. №116, передбачено, що заявнику надається можливість протягом двох місяців від дати одержання повідомлення Відомства надати мотивовану відповідь з доводами на користь реєстрації знака, які враховуються при прийнятті остаточного рішення.
Відповідно до п. 4.7.3. Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 р. №116, після розгляду Відомством доводів, що надані власником знака, приймається остаточне рішення про надання знаку правової охорони в Україні відносно усього переліку товарів і/або послуг чи для його частини або про відмову у наданні такої охорони.
Власник міжнародної реєстрації НОМЕР_2 надав закладу експертизи мотивовану відповідь із доводами на користь надання правової охорони заявленій міжнародній реєстрації на території України.
Відповідь заявника була розглянута закладом експертизи, який визнав за можливе надати правову охорону на території України знаку „ЧЕРНЫЙ АИСТ” за міжнародною реєстрацією НОМЕР_2 відносно заявлених товарів 33 класу МКТП на ім'я молдавської компанії „ОСОБА_1.”. Після цього, відповідно до встановленої процедури розгляду за результатами кваліфікаційної експертизи міжнародної реєстрації НОМЕР_2, закладом експертизи 03.05.2006 р. було винесене позитивне рішення про надання правової охорони вказаній міжнародній реєстрації на території України у повному обсязі з 03.04.2002 р. та відповідну інформацію 20.07.2006 р. було опубліковано в офіційному бюлетені Всесвітньої організації інтелектуальної власності.
Відповідач 1 за первісним позовом також наголошує на тому, що п. 8 ст. 10 Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” передбачено, що будь-яка особа може подати до закладу експертизи мотивоване заперечення проти заявки щодо невідповідності наведеного в ній позначення умовам надання правової охорони. Позивач наданою можливістю не скористався, своє мотивоване заперечення проти зазначеної вище міжнародної реєстрації не надав.
Відповідач 2 за первісним позовом надав відзив на первісний позов, в якому проти задоволення позовних вимог заперечував з огляду на те, що міжнародна реєстрація НОМЕР_2 діє на території України у повному обсязі з дати територіального поширення на Україну -30.08.2004 р. Зазначене підтверджується, зокрема, відомостями, які вказані в Інтернет -сайті ВОІВ та занесені до міжнародного реєстру бази ВОІВ. Твердження позивача за первісним позовом про те, що надана відповідно до п. 1 ст. 5 Мадридської угоди заява про попередню відмову, відомості щодо якої були опубліковані в офіційному бюлетені ВОІВ №2005/45, передбачає і обов'язкову остаточну відмову у відповідній договірній стороні, не відповідає дійсності, оскільки пунктом 6 статті 5 Мадридської угоди передбачено, що рішення про визнання міжнародної реєстрації недійсною не може бути винесено компетентними органами цієї договірної сторони без надання власникові цієї міжнародної реєстрації можливості для захисту своїх прав в належний час. Публікація про остаточне рішення здійснена в офіційному бюлетені ВОІВ №2006/24. Відповідно до статті 3 Мадридської угоди міжнародна реєстрація надається тільки знакам, зареєстрованим у країні походження, будь-який знак, зареєстрований у відповідності з Мадридською угодою підпадає під положення статті 6 quinquies Паризької конвенції, яка визначає, що кожний товарний знак, належним чином зареєстрований в країні походження, може бути заявлено в інших країнах Союзу і охороняється таким, яким він є, із застереженнями, зазначеними даною статтею. Таке застереження наведене у пункті „В” цієї статті та визначає, що товарні знаки можуть бути відхилені при реєстрації чи визнанні недійними лише в певних випадках на підставах, наведених у цьому пункті, при чому, застосуванням ст. 10 bis щодо забезпечення захисту від недобросовісної конкуренції. Застереження пункту „С” визначає, що для визначення, чи може знак бути предметом охорони, необхідно враховувати всі фактичні обставини, особливо термін використання знака.
Відповідач 2 за первісним позовом стверджує про те, що правова охорона знаку „ЧЕРНЫЙ АИСТ” за міжнародною реєстрацією НОМЕР_2 надана на законних підставах і в порядку, передбаченому законодавством України та міжнародними договорами.
Відповідач 2 за первісним позовом також вказує на пропуск позивачем за первісним позовом строків позовної давності.
Компанія „ОСОБА_1.” (позивач за зустрічним позовом) звернулася до суду з позовом до Барза Неагра СІА (відповідач за первісним позовом) про визнання міжнародної реєстрації НОМЕР_1 на знак для товарів та послуг „ЧЕРНЫЙ АИСТ”, зареєстрованої на ім”я Компанії „Барза Неагра, СІА”, в Україні недійсною повністю; зобов”язання Державне підприємство «Український інститут промислової власності»Міністерства освіти і науки України повідомити міжнародне бюро ВОІВ про визнання недійсною повністю в Україні міжнародної реєстрації НОМЕР_1 на знак для товарів та послуг „ЧЕРНЫЙ АИСТ”.
Позовні вимоги позивач за зустрічним позовом обґрунтовує тим, що міжнародна реєстрація НОМЕР_1 має бути визнана на території України недійсною повністю, оскільки знак за цією міжнародною реєстрацією не відповідає умовам надання правової охорони, оскільки її власник є недобросовісним набувачем міжнародної реєстрації НОМЕР_1 на знак для товарів та послуг „ЧЕРНЫЙ АИСТ”.
Позивач за зустрічним позовом також вважає, що знаку для товарів та послуг „ЧЕРНЫЙ АИСТ” за міжнародною реєстрацією НОМЕР_1 надано правову охорону в Україні з порушенням моральних засад суспільства та суспільних інтересів, оскільки надання такої реєстрації стало перепоною для поставки на український ринок коньяків „ЧЕРНЫЙ АИСТ” молдовським виробником ОСОБА_1 створило можливість введення в оборот під знаком „ЧЕРНЫЙ АИСТ” коньяку іншого походження ніж Молдова, здатного вводити споживачів в оману щодо властивостей товару, місця його походження та виробника та надало недобросовісному набувачу прав на чужий пріоритетний знак.
Компанія „Барза Неагра, СІА” у наданому відзиві на зустрічну позовну заяву та представник останнього у судових засіданнях зустрічні позовні вимоги Компанії „ОСОБА_1.” заперечував, у задоволенні зустрічного позову просив відмовити, посилаючись на те, що відповідачем 2 не доведено наявність фактів, на які він посилається і якими обґрунтовує свій позов та які, на його думку, підтверджують наявність у нього будь-яких прав на позначення „ЧЕРНЫЙ АИСТ” в Україні до 14.02.2000 р. (дата міжнародної реєстрації НОМЕР_1).
Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України у наданому відзиві на зустрічну позовну заяву та представник останнього у судових засіданнях зустрічні позовні вимоги заперечував, у їх задоволенні просив відмовити, посилаючись на наступне. Згідно з пунктом 1 статті 5 Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні в наданні правової охорони, встановлені цим Законом. Відповідно до п. 4.3.1.1. Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Держпатенту України №116 від 28.07.1995 р. та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 02.08.1995 р. за №276/812, під час перевірки позначення, заявленого на реєстрацію як знак, щодо наявності підстав для відмови у наданні правової охорони, відповідно до пункту 1 статті 5 Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” встановлюється: чи не належить заявлений знак до позначень порнографічного характеру, чи не містить антидержавних, расистських лозунгів, емблем та найменувань екстремістських організацій, нецензурних слів та виразів тощо. Знак „ЧЕРНЫЙ АИСТ” не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі в розумінні пункту 1 статті 5 Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”. Поняття „пріоритет” чітко визначено у статті 9 Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, статті 4 Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20.03.1883 р. та статті 4 Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків, згідно з якими будь-яка особа, що належним чином подала заявку на товарний знак в одній з країн Союзу, чи правонаступник цієї особи користується для подання заявки в інших країнах правом пріоритету. Строк пріоритету для товарних знаків складає шість місяців. При цьому, відлік цього строку починається з дати подання першої заявки. Відповідно до відомостей з бази даних Всесвітньої організації інтелектуальної власності „ROMARIN” датою подання національної (базової) заявки за міжнародною реєстрацією НОМЕР_2 є 21.01.1999 р., тобто шестимісячний строк прав на пріоритет за цією заявкою закінчився ще 21.07.1999 р. При проведенні експертизи міжнародної реєстрації НОМЕР_1 у закладу експертизи не було підстав для застосування норми абзацу 5 пункту 2 статті 6 Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, тобто підстав для відмови через оманливість знака або можливість введення в оману щодо товару або особи, яка його виробляє. Відповідно до пункту 8 статті 10 Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” будь-яка особа може подати до закладу експертизи мотивоване заперечення проти заявки щодо невідповідності наведеного в ній позначення умовам надання правової охорони. Позивач за зустрічним позовом наданою можливістю не скористався, своє мотивоване заперечення проти вищевказаної міжнародної реєстрації не надав. На момент укладення агентського договору (станом на 13.10.1997 р.) позивач за зустрічним позовом ще не був власником знака в одній з країн Союзу, оскільки національна реєстрація знака позивача за зустрічним позовом була здійснена тільки 21.01.1999 р., тому стаття 6septies Паризької конвенції не може бути застосована до даних спірних відносин.
Ухвалою Господарського суду від 08.11.2010 року розгляд справи відкладено на 22.11.2010 р. о 14:50 год. та залучено до участі у справі в якості відповідача-2 за зустрічним позовом - Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України.
В судовому засіданні, призначеному на 22.11.2010 оголошено перерву до 29.11.2010 року о 14:00 год.
В судовому засіданні призначеному на 29.11.2010 року позивач за первісним позовом позовні вимоги підтримав, проти задоволення зустрічного позову заперечував.
Представник Держдепартаменту проти задоволення первісного і зустрічного позову заперечував.
Позивач за зустрічним позовом в судове засідання не з'явився, вимоги ухвали суду від 08.11.2010 року не виконав.
В судовому засіданні, призначеному на 29.11.2010 року, позивач за первісним позовом, представник Держдепартаменту та третя особа звернулися зі спільним клопотанням про продовження строків розгляду справи. Клопотання судом задоволено.
Відповідно до ст. 41 Господарського процесуального кодексу України, для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу. Учасники судового процесу мають право пропонувати господарському суду питання, які мають бути роз'яснені судовим експертом.
За таких обставин, суд вважає за необхідне призначити судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності та забезпечити сторонам можливість надати суду питання, які на їх думку, необхідно поставити на вирішення судового експерта.
В ході розгляду справи виникла необхідність витребування додаткових доказів у справі.
Зазначені обставини перешкоджають вирішенню спору в судовому засіданні призначеному на 29.11.2010 р. о 14:00 год.
Керуючись ст. ст. 41, 38, 69, 77 Господарського процесуального кодексу України, суд
1. Продовжити строк розгляду спору.
2. Відкласти розгляд справи на 17.12.10 о 10:20 о . Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 44-Б, зал судових засідань № 18.
3. Зобов'язати сторони та третю особу:
- надати суду перелік питань, які на їх думку необхідно поставити на вирішення судового експерта.
4. Зобов'язати позивача за первісним позовом:
- письмово викласти остаточні позовні вимоги із зазначенням предмету та підстав позову;
- надати письмові пояснення щодо наявності порушених або оспорюваних прав, що підлягають захисту;
- надати докази, що свідчать про чинність міжнародних реєстрацій НОМЕР_1 та НОМЕР_2 на території України на момент розгляду спору;
- надати суду копії рішень судової колегії по цивільним справам Ризького окружного суду від 27.12.2007 р., колегії по цивільним справам Ризького окружного суду від 28.02.2007 р. та Палати по цивільним справам Верховного суду Республіки Латвія від 11.01.2005 р., засвідчені відповідно до договору між Україною і Латвійською Республікою про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних, трудових та кримінальних справах від 23.05.1995 р., що набрав чинності для України 12.07.1996 р.;
- надати суду письмові пояснення щодо того, яким чином вищезазначені рішення впливають на вирішення спору у справі № 20/23-54/51;
- надати суду пояснення, якими саме документами підтверджується факт визнання недійсним акта передачі прав на знак за реєстрацією № М 43557;
- надати суду пояснення, чи виключено знак “ЧЕРНЫЙ АИСТ” за реєстрацією № М 43557 з національного реєстру республіки Латвія;
- надати суду докази того, чи вимагало відомство країни походження (республіки Латвія) виключити торговельну марку за міжнародною реєстрацією НОМЕР_1 з Міжнародного реєстру та чи здійснено таке виключення.
5. Зобов'язати позивача за зустрічним позовом:
- письмово викласти остаточні позовні вимоги із зазначенням предмету та підстав позову;
- уточнити позовні вимоги до кожного із відповідачів;
- надати письмові пояснення щодо наявності порушених або оспорюваних прав, що підлягають захисту;
- надати суду копії рішень судової колегії по цивільним справам Ризького окружного суду від 27.12.2007 р., колегії по цивільним справам Ризького окружного суду від 28.02.2007 р. та Палати по цивільним справам Верховного суду Республіки Латвія від 11.01.2005 р., засвідчені відповідно до договору між Україною і Латвійською Республікою про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних, трудових та кримінальних справах від 23.05.1995 р., що набрав чинності для України 12.07.1996 р.;
- надати суду письмові пояснення щодо того, яким чином вищезазначені рішення впливають на вирішення спору у справі № 20/23-54/51;
- надати суду пояснення, якими саме документами підтверджується факт визнання недійсним акта передачі прав на знак за реєстрацією № М 43557;
- надати суду пояснення, чи виключено знак “ЧЕРНЫЙ АИСТ”за реєстрацією № М 43557 з національного реєстру республіки Латвія;
- надати суду докази того, чи вимагало відомство країни походження (республіки Латвія) виключити торговельну марку за міжнародною реєстрацією НОМЕР_1 з Міжнародного реєстру та чи здійснено таке виключення;
- надати оригінали документів, копії яких додані до зустрічної позовної заяви для огляду в судовому засіданні;
- надати належним чином засвідчені виписки з торгівельного (банківського, судового) реєстру країни (або інші еквівалентні докази правового статусу), де відповідач - 2 має офіційно зареєстровані контори;
- направити відповідачу-2 за зустрічним позовом позовну заяву з додатками, докази чого надати суду;
- надати докази, що свідчать про чинність міжнародних реєстрацій НОМЕР_1 та НОМЕР_2 на території України на момент розгляду спору.
6. Звернути увагу сторін та третьої особи на необхідність дотримання ними вимог ст. 22, 33, 34, ч. 4 ст. 74 ГПК України та з огляду на встановлений статтею 69 ГПК України строк вирішення спору.
7. Витребувані судом документи є обов'язковими доказами, необхідними для вирішення спору. У випадку ненадання позивачем зазначених документів позов буде залишено без розгляду, відповідно до ст. 81 ГПК України. У випадку ненадання зазначених документів відповідачем спір буде вирішено за наявними у справі матеріалами, відповідно до ст. 75 ГПК України.
8. Попередити сторони, що при ухиленні від виконання вимог суду до винної сторони можуть бути застосовані санкції передбачені п. 5 ст. 83 ГПК України, а саме: стягнення в доход Державного бюджету України з винної сторони штрафу у розмірі до ста неоподаткованих мінімумів доходів громадян.
9. Визнати явку учасників судового процесу в судове засідання обов'язковою.
Суддя Гумега О.В.
22.11.10 14:50