36000, м. Полтава, вул.Зигіна, 1, тел. (0532) 610-421, факс (05322) 2-18-60, E-mail inbox@pl.arbitr.gov.ua
29.06.2010 р. Справа №19/211
за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "УТН-Восток", 83030, м. Донецьк, вул. Майська, 86А
до Закритого акціонерного товариства транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія "Укртатнафта", 39609, м. Кременчук, вул. Свіштовська, 3
треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача, -
Товариство з обмеженою відповідальністю "Восток", 83030, м. Донецьк, Будьонівський район, вул. Майська, 86-А.
Товариство з обмеженою відповідальністю "Укрнефтеторгсервіс", 01127, м. Київ, просп. 40-річчя Жовтня, 120, корп.1.
про розірвання ліцензійного договору №1243/12/2107 від 01.06.2005р.
та зустрічна позовна заява Закритого акціонерного товариства транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія "Укртатнафта"
до Товариства з обмеженою відповідальністю "УТН-Восток"
про стягнення 786091,32грн.
Суддя Безрук Т.М.
Представники в судовому засіданні від 17.06.2010р.:
від позивача: Погорілий О.І.
від відповідача: Козачук О.А.
від третіх осіб: не з"явились
Представники в судовому засіданні від 29.06.2010р.:
від позивача: Погорілий О.І.
від відповідача: Козачук О.А.
від третіх осіб: 1. Міщенко М.В., дов. № б/н від 04.01.2010р.
2. не з"явився
В судовому засіданні від 17.06.2010р. судом оголошувалась перерва до 29.06.2010р. згідно ст.77 ГПК України.
Розглядається позовна заява про розірвання ліцензійного договору № 1243/12/2107 від 01.06.2005р. на право використання знаків для товарів і послуг;
та зустрічна позовна заява про стягнення 786091,32грн. заборгованості за ліцензійним договором №1243/12/2107 від 01.06.2005р., а саме 206000,00 грн. основного платежу, 300000,00 грн. штрафу, 279377,20 грн. -пені, 711,12 грн. - 3% річних (т.2 а.с92-96).
Позивач за первісним позовом (ТОВ "УТН-Восток") надав заяву про зміну позовних вимог, в якій просить розірвати Ліцензійний договір № 1243/12/2107 на право користування знаків для товарів і послуг від 01.06.2005року з 22.09.2009 року (т.3 а.с.22-23).
Заява про зміну позовних вимог прийнята судом ухвалою від 18.05.2010р. (т.3 а.с.29). Розгляд справи проводиться в межах змінених позовних вимог.
Позивач за зустрічним позовом (ЗАТ ТФПНК "Укртатнафта") подав заяву про збільшення зустрічних позовних вимог, згідно якої прохає стягнути 819798,07грн., з них: 309000,00 грн. - основного платежу, 500 000,00 грн. -штрафу, 8609,67 грн. -пені, 1261,40 грн. - 3% річних, 927,00 грн. -інфляційних (т.3 а.с10-13).
Заява про збільшення зустрічних позовних вимог прийнята судом ухвалою від 18.05.2010р. (т.3 а.с.29).
Позивач за первісним позовом проти зустрічного позову заперечує, посилаючись на те, що ухвалою господарського суду м. Києва було заборонено здійснювати продаж пального з використанням знаків для товарів та послуг, які є предметом ліцензійного договору № 1243/12/2107 від 01.06.2005р., зазначене є невиконанням відповідачем своїх обов'язків, передбачених вказаним договором, зокрема його п.2.4., та перешкоджає користуванню вказаними знаками відповідно до п. 2.5 ліцензійного договору.
Відповідач у відзиві проти позову заперечує посилаючись на те, що з моменту укладення договору не допустило жодного порушення умов договору, відмова погодити збільшення переліку АЗС, обумовлено порушенням позивачем пп.3.4.14 даного договору; позивачем не надано належних доказів, які саме порушення вчинив відповідач, розмір завданої шкоди та не обґрунтовано чого саме позбавляється відповідач в результаті завданої шкоди, не надано доказів порушення умов Ліцензійного договору відповідачем.
В судовому засіданні 29.06.2010р. судом оголошено вступну та резолютивну частини рішення згідно ст. 85 ГПК України.
Розглянувши матеріали справи, суд встановив:
Відповідач -ЗАТ ТФПНК “Укртатнафта” є власником свідоцтв на знаки для товарів та послуг № 33603, № 33604, № 33608, № 33610, на яких зображено графічний малюнок і напис УКТАТНАФТА, за класами МКТП 1, 4, 6, 19, 20, 29, 31, 35-45, та власником свідоцтва на знак для товарів та послуг № 19694 за класами МКТП 1, 4, 6, 19, 35-37, 39, 40, 42 (т.2 а.с.108-125).
01.06.2005р. між AT “Укртатнафта” (ліцензіаром; відповідачем) та ТОВ “УТН-Восток” (ліцензіатом; позивачем) був укладений ліцензійний договір №1243/12/2107 (т. 1 а.с.82-87).
За умовами п.2.4 Ліцензійного договору AT “Укртатнафта” зобов'язалося надати ТОВ “УТН-Восток” за винагороду на вказаний у договорі строк невиключну ліцензію на користування зареєстрованими за AT “Укртатнафта” знаками для товарів і послуг, за класами МКТП, що вказані в свідоцтвах № 33603, № 33604, № 33608, № 33610, №19694 на використання знаків по відношенню до товарів і послуг, щодо яких знаки зареєстровані і які зазначені у додатку № 1 до цього договору.
Згідно додатку № 1 від 01.06.2005р. до Ліцензійного договору сторони визначили перелік товарів і послуг, що позначаються знаками для товарів і послуг ліцензіара, вказані в свідоцтвах № 33603, № 33604, № 33608, № 33610, № 19694: клас 4: бензини автомобільні; бензини високооктанові для карбюраторних двигунів; паливо дизельне; оливи моторні; оливи дизельні; оливи промивні; газ вуглеводневий зріджений паливний на комунально-побутові потреби; клас 35: сприяння продажеві продовольчих та непродовольчих товарів; клас 37: технічне доглядання та лагодження транспортних засобів; послуги автозаправних станцій; миття автомобілів; клас 43: кав'ярні, їдальні; кафе; кафетерії (т.1 а.с.88).
Перелік об'єктів, на яких ТОВ “УТН-Восток” має право використовувати знаки для товарів та послуг, визначений Додатком №2 до Ліцензійного договору, до якого були внесені зміни Додатковою угодою №4 від 01.06.2008р. до Ліцензійного договору. Згідно вказаної угоди, перелік об'єктів складається зі 103 АЗС ТОВ “УТН-Восток” (т.1 а.с.91, 102-104).
Згідно п.10.1 Ліцензійного договору цей договір набирає чинності у відносинах між сторонами з моменту його підписання і діє 5 років. Тобто, сторони обумовили строк дії договору до 01.06.2010р.
Листами від 08.07.2008р., 16.07.2008, 04.08.2008р., 11.08.2008, 17.10.2008р. відповідач звернувся до позивача з пропозицією врегулювання питання щодо виконання домовленостей по відвантаженню нафтопродуктів та врегулювання питань щодо підписання додаткової угоди № 5 на право використання знаків для товарів та послуг на об'єктах позивача, де це використання проводиться неправомірно (т.1 а.с.40-44).
Листом від 27.02.2009р. відповідач направив позивачу проект додаткової угоди №5, згідно якої пропонував внести зміни до Ліцензійного договору, за якими Ліцензіат зобов'язується протягом всього строку дії Договору придбати світлі нафтопродукти в асортименті із розрахунку 1,5 метричних тони на добу на кожну АЗС; у разі придбання нафтопродуктів, винагорода за право користування знаків Ліцензіара складала 2310,00 грн. без ПДВ.; у разі відмови від придбання нафтопродуктів, винагорода за право користування знаків Ліцензіара складала 9625,00 грн. без ПДВ., та інші (т.1 а.с. 35-37).
Позивач вказану додаткову угоду не підписав.
Отже, дана додаткова угода є неукладеною.
Позивач звернувся до господарського суду з даним позовом про розірвання Ліцензійного договору з 22.09.2009 року (в редакції заяви про зміну позовних вимог), посилаючись на те, що в разі прийняття позивачем пропозицій АТ “Укртатнафти”щодо внесення змін до договору створило б додаткові обов'язки та обмеження для ТОВ “УТН-Восток”; відмова відповідача укласти додаткові угоди щодо збільшення кількості об'єктів, на яких використовувався б спірний знак для товарів і послуг, позбавляє позивача того, на що він розраховував при укладенні Ліцензійного договору, суперечить звичаям ділового обороту, вимогам розумності та справедливості; відповідачем вчиняються дії, направлені на зупинення договірних відносин, шляхом подання до суду заяв про вжиття заходів забезпечення позову.
Відповідно до ч.8 статті 16 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”(від 15 грудня 1993 року N 3689-XII, зі змінами та доповненнями) власник свідоцтва має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання знака на підставі ліцензійного договору.
Договір про передачу права власності на знак і ліцензійний договір вважаються дійсними, якщо вони укладені у письмовій формі і підписані сторонами (ч.9 статті 16 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”).
Згідно приписів ст.1109 Цивільного кодексу України (далі -ЦК України) за ліцензійним договором одна сторона (ліцензіар) надає другій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензію) на умовах, визначених за взаємною згодою сторін з урахуванням вимог цього Кодексу та іншого закону. У ліцензійному договорі визначаються вид ліцензії, сфера використання об'єкта права інтелектуальної власності (конкретні права, що надаються за договором, способи використання зазначеного об'єкта, територія та строк, на які надаються права, тощо), розмір, порядок і строки виплати плати за використання об'єкта права інтелектуальної власності, а також інші умови, які сторони вважають за доцільне включити у договір.
Ліцензійний договір, згідно ч.1 ст.1110 ЦК України, укладається на строк, встановлений договором, який повинен спливати не пізніше спливу строку чинності виключного майнового права на визначений у договорі об'єкт права інтелектуальної власності.
За ч.2 ст. 1110 ЦК України ліцензіар може відмовитися від ліцензійного договору у разі порушення ліцензіатом встановленого договором терміну початку використання об'єкта права інтелектуальної власності. Ліцензіар або ліцензіат можуть відмовитися від ліцензійного договору у разі порушення другою стороною інших умов договору.
Право на дострокове розірвання Ліцензійного договору за ініціативою ліцензіата даним договором не передбачено.
Доказів порушення відповідачем умов Ліцензійного договору позивач суду не надав.
Отже, відсутні підстави для дострокового припинення зобов'язань за Ліцензійним договором за ініціативою ліцензіата (ТОВ “УТН-Восток”).
Направлення відповідачем пропозиції позивачу щодо внесення змін до договору не може визначатися як порушення відповідачем умов договору, оскільки позивач як сторона за договором має право прийняти чи відхилити вказані пропозиції.
Також, не є порушенням умов Ліцензійного договору відмова відповідача від підписання додаткової угоди № 5, яку пропонував укласти позивач, щодо збільшення переліку об'єктів, на яких будуть використовуватися вищевказані знаки для товарів та послуг.
Згідно п.3.2 Ліцензійного договору, на який посилається позивач, безумовне погодження збільшення переліку об'єктів, на яких дозволяється використання знаків для товарів і послуг, що зареєстровані за AT “Укртатнафта”, не встановлено і не віднесено до обов'язків ліцензіара (AT “Укртатнафта”).
Пунктом 3.4.14 Ліцензійного договору передбачено, що у разі збільшення кількості об'єктів, на території яких будуть використовуватися Знаки Ліцензіара, Ліцензіат зобов'язаний заздалегідь надавати новий перелік об'єктів для узгодження і в разі домовленості, для внесення змін в додаток №2 до цього договору.
Відповідно до ч.1 ст.627 ЦК України сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості.
Непогодження AT “Укртатнафта” збільшити перелік об'єктів, на яких будуть використовуватися знаки для товарів та послуг, що зареєстровані за AT “Укртатнафта”, жодним чином не порушують умови Ліцензійного договору та цивільного законодавства, і не свідчать про істотну зміну обставин, якими керувалися сторони під час укладення Ліцензійного договору.
Згідно з ч.1 ст. 188 Господарського кодексу України зміна та розірвання господарських договорів в односторонньому порядку не допускаються, якщо інше не передбачено законом або договором.
За ч. 4 ст. 188 Господарського кодексу України, у разі, якщо сторони не досягли згоди щодо зміни (розірвання) договору або у разі неодержання відповіді у встановлений строк, з урахуванням часу поштового обігу, заінтересована сторона має право передати спір на вирішення суду.
За статтею 651 Цивільного кодексу України зміна або розірвання договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом.
Відповідно до ч.1 ст. 652 ЦК України у разі істотної зміни обставин, якими сторони керувалися при укладенні договору, договір може бути змінений або розірваний за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або не випливає із суті зобов'язання.
Зміна обставин є істотною, якщо вони змінилися настільки, що, якби сторони могли це передбачити, вони не уклали б договір або уклали б його на інших умовах.
Відповідно до ч.2 ст.652 ЦК України, якщо сторони не досягли згоди щодо приведення договору у відповідність з обставинами, які істотно змінились, або щодо його розірвання, договір може бути розірваний, а з підстав, встановлених частиною четвертою цієї статті, - змінений за рішенням суду на вимогу заінтересованої сторони за наявності одночасно таких умов:
1) в момент укладення договору сторони виходили з того, що така зміна обставин не настане;
2) зміна обставин зумовлена причинами, які заінтересована сторона не могла усунути після їх виникнення при всій турботливості та обачності, які від неї вимагалися;
3) виконання договору порушило б співвідношення майнових інтересів сторін і позбавило б заінтересовану сторону того, на що вона розраховувала при укладенні договору;
4) із суті договору або звичаїв ділового обороту не випливає, що ризик зміни обставин несе заінтересована сторона.
Позивач не надав суду доказів того, що він до подачі даного позову звертався до відповідача з пропозицією щодо розірвання Ліцензійного договору. Також позивач не надав суду доказів направлення відповідачу пропозицій щодо приведення договору у відповідність з існуючими обставинами.
Доказів наявності одночасно умов, перелічених в ч.2 ст. 652 ЦК України, що є підставою для розірвання договору, позивач суду також не надав.
Посилання позивача на неможливість використання спірних знаків для товарів та послуг в зв'язку з забороною такого використання, встановленою ухвалою суду, господарським судом відхиляється з огляду на наступне.
Господарським судом міста Києва за результатом розгляду заяви АТ “Укртатнафта” по справі № 30/338 прийнято ухвалу від 22.09.2009р., в п.2 якої з метою забезпечення позову заборонено ТОВ “УТН-Восток” здійснювати продаж пального та товарів, надавати послуги та території автомобільних заправних станцій, які працюють з використанням належних АТ “Укртатнафта” знаків для товарів і послуг на підставі Ліцензійного договору № 1243/12/2107 від 01.06.2005р. (т. 1 а.с.67-72, т.2 а.с.73-78).
Постановою державного виконавця ВДВС Будьоннівського РУЮ у м. Донецьку від 14.10.2009р., складеної при примусовому виконанні ухвали господарського суду міста Києва від 22.09.2009р. №30/330, представнику боржника доведено до відома зміст ухвали суду, про що складено акт державного виконавця, та закінчено виконавче провадження (т.2 а.с.84-90).
Постановою Київського апеляційного господарського суду від 15.12.2009р. по справі № 30/338 ухвалу господарського суду міста Києва від 22.09.2009р. про вжиття заходів забезпечення позову залишено без змін (т.2 а.с.28-30).
Постановою Вищого господарського суду України від 24.03.2010р. № 30/338 постанову Київського апеляційного господарського суду від 15.12.2009р. та ухвалу господарського суду міста Києва від 22.09.2009р. про вжиття заходів забезпечення позову змінено, доповнено п. 2 вказаної ухвали словами: “у разі недопущення представників ЗАТ ТПФНК “Укртатнафта” для здійснення контролю якості продукції, яка підлягає реалізації на цих об'єктах” (т.3 а.с.18-19).
Подання стороною договору заяв до суду про вжиття заходів забезпечення позову не є істотним порушенням умов договору, а являється процесуальним правом сторони, передбаченим ст. 66 ГПК України.
Вжиття судом заходів забезпечення позову при розгляді господарського спору здійснюється, якщо невжиття таких заходів може утруднити чи зробити неможливим виконання рішення господарського суду, та не є істотною зміною обставин в розумінні ст. 651, ст. 652 Цивільного кодексу України та не є підставою для розірвання договору.
З огляду на вищевикладене, підстави для розірвання ліцензійного договору з 22.09.2009 року відсутні.
Отже, у позові ТОВ “УТН-Восток” про розірвання ліцензійного договору з 22.09.2009 року слід відмовити.
Враховуючи, що заявлено вимоги про розірвання договору саме з 22.09.2009 року відсутні підстави для припинення провадження у справі.
Зустрічна позовна заява про стягнення 819798,07грн., з них: 309000,00 грн. - основного платежу за період грудень 2009р. -лютий 2010р., 500 000,00 грн. -штрафу, 8609,67 грн. -пені, 1261,40 грн. - 3% річних, 927,00 грн. -інфляційних (з урахуванням заяви про збільшення розміру позовних вимог - т.3 а.с.10-13) задоволенню не підлягає з огляду на наступне.
За надане право на використання знаків, згідно п.6.1 Ліцензійного договору, ліцензіат сплачує ліцензіару винагороду, розмір і порядок якої встановлюються Фінансовою угодою між Сторонами (додаток №3), що є невід'ємною частиною цього Договору.
Згідно Додатку №3 до Ліцензійного договору (Фінансової угоди) сума винагороди за право використання знаків для товарів та послуг, зареєстрованих за AT “Укртатнафта”, становить 1 000,00 грн. в місяць за кожний об'єкт (згідно Додатку №2 до Ліцензійного договору), і підлягає оплаті шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок AT “Укртатнафта” до 30 числа місяця, що передує звітному.
Відповідно до ч.8 статті 16 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” власник свідоцтва має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання знака на підставі ліцензійного договору.
Згідно з ч.2 ст. 157 Господарського кодексу України використанням торговельної марки у сфері господарювання визнається застосування її на товарах та при наданні послуг, для яких вона зареєстрована, на упаковці товарів, у рекламі, друкованих виданнях, на вивісках, під час показу експонатів на виставках і ярмарках, що проводяться в Україні, у проспектах, рахунках, на бланках та в іншій документації, пов'язаній з впровадженням зазначених товарів і послуг у господарський (комерційний) обіг.
Пунктоми 2.4 Ліцензійного договору визначено, що ліцензіар зобов'язується надати ліцензіату за винагороду на вказаний у договорі строк невиключну ліцензію на користування зареєстрованими за AT “Укртатнафта” знаками для товарів і послуг
В п. 2.5 Ліцензійного договору встановлено, що ліцензія надається для користування знаками при продажу товарів та послуг на території, зазначеній в додатку № 2 до цього договору.
В розділі 1 Ліцензійного договору сторони визначили, що використання знаків -це застосування їх на товарах і при наданні послуг, на упаковці товарів, у рекламі, друкованих виданнях, на вивісках, під час показу експонатів та ін.
Як було встановлено вище, Господарським судом міста Києва за результатом розгляду заяви АТ “Укртатнафта” по справі № 30/338 прийнято ухвалу від 22.09.2009р., в п.2 якої з метою забезпечення позову заборонено ТОВ “УТН-Восток” здійснювати продаж пального та товарів, надавати послуги та території автомобільних заправних станцій, які працюють з використанням належних АТ “Укртатнафта” знаків для товарів і послуг на підставі Ліцензійного договору № 1243/12/2107 від 01.06.2005р. Зазначена ухвала залишена без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 15.12.2009р. (т.2 а.с.28-30). Виконавче провадження з виконання вказаної ухвали було закінчено за постановою державного виконавця ВДВС Будьоннівського РУЮ у м. Донецьку від 14.10.2009р.
Таким чином, протягом періоду грудень 2009р. -лютий 2010р., за який заявлено зустрічні позовні вимоги, ТОВ “УТН-Восток” не мав права використовувати знаки для товарів і послуг на підставі Ліцензійного договору № 1243/12/2107 від 01.06.2005р. За вказаний період ТОВ “УТН-Восток” спірними знаками не користувалося. Доказів використання товариством знаків для товарів та послуг в заявлений період позивач за зустрічним позовом суду не надав.
Таким чином, підстави для стягнення плати за використання знаків та послуг, а також пені, річних та інфляційних, відсутні.
З огляду на викладене зустрічні позовні вимоги задоволенню не підлягають.
Керуючись ст.ст. 49, 82, 84,85 Господарського процесуального кодексу України, суд
вирішив:
1. У позові Товариства з обмеженою відповідальністю "УТН-Восток" до Закритого акціонерного товариства транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія "Укртатнафта" - відмовити повністю.
2. У зустрічному позові Закритого акціонерного товариства транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія "Укртатнафта" до Товариства з обмеженою відповідальністю "УТН-Восток" - відмовити повністю.
Суддя Безрук Т.М.
Рішення підписано: