Рішення від 24.01.2024 по справі 902/327/23

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Пирогова, 29, м. Вінниця, 21018, тел./факс (0432)55-80-00, (0432)55-80-06 E-mail: inbox@vn.arbitr.gov.ua

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" січня 2024 р. Cправа № 902/327/23

Господарський суд Вінницької області у складі: головуючий суддя Тісецький С.С., секретар судового засідання Шарафіна С.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в режимі відеоконференції матеріали у справі

за позовом: Компанії B&B TRENDS S.L. (реєстраційний номер В86880473; Каталонія, 24, Полігон інд. Ка Ноллер, 08130 Санта-Парпетуа-да-Мугоза, Іспанія; адреса для листування: вул. Антоновича, 41, оф. 22, м. Київ, 03150)

до: Товариства з обмеженою відповідальністю "Зелмотор" (вул. Ватутіна, 10Б, м.Вінниця, 21011; код ЄДРПОУ 43616114)

про припинення порушення прав інтелектуальної власності

за участю представників:

від Позивача: Місечко В.М., за ордером

від Відповідача: Якименко Є.П. (в режимі відеоконференцзв'язку)

ВСТАНОВИВ:

07.03.2023 року до Господарського суду Вінницької області надійшла позовна заява представника Компанії B&B TRENDS S.L. до ТОВ "Зелмотор" про припинення порушення прав інтелектуальної власності.

За результатами автоматизованого розподілу вказану позовну заяву було передано на розгляд судді Тісецькому С.С., з присвоєнням єдиного унікального номеру судової справи №902/327/23.

Ухвалою суду від 09.03.2023 року відкрито провадження у справі № 902/327/23. Ухвалено розгляд справи здійснити за правилами загального позовного провадження. Підготовче засідання у справі № 902/327/23 призначено на 18.04.2023 року. Задоволено клопотання представника Компанії B&B TRENDS S.L. б/н від 03.03.2023 року про витребування доказів. Витребувано від Державної митної служби України інформацію щодо ввезених Товариством з обмеженою відповідальністю "Зелмотор" (вул. Ватутіна, 10Б, м.Вінниця, 21011; код ЄДРПОУ 43616114) на митну територію України товарів протягом періоду з 01.01.2021 року по 31.12.2022 року, де зазначити: найменування та код товару; найменування країни походження товарів; кількість товарів; митну вартість товарів.

14.03.2023 року до суду від Державної митної служби України, на виконання вимог ухвали суду, надійшов лист № 19/19-02-04/8.19/1042 від 14.03.2023 року про надання інформації щодо митного оформлення товарів, здійсненого відповідачем за період з 01.01.2021 року по 31.12.2022 року, станом на 13.03.2023 року.

Ухвалою суду від 18.04.2023 року відкладено підготовче засідання на 16.05.2023 року. Задоволено клопотання Відповідача - ТОВ "Зелмотор" б/н від 13.04.2023 року про витребування доказів. Витребувано від Позивача - Компанії B&B TRENDS S.L.: належним чином засвідчену копію постанови Окружного суду Варшави (ХХІІ відділ інтелектуальної власності) від 14.10.2021 року у справі № ХХІІ Gwo 81/21 та її нотаріально засвідчений переклад на українську мову.

08.05.2023 року до суду від Відповідача надійшов відзив на позовну заяву б/н від 08.05.2023 року у справі № 902/327/23.

12.05.2023 року до суду від представника Позивача надійшло клопотання/заява б/н від 12.05.2023 року (документ сформовано в системі "Електронний суд"), до якого, на виконання вимог ухвали суду від 18.04.2023 року, надано копію постанови Окружного суду Варшави (ХХІІ відділ інтелектуальної власності) від 14.10.2021 року у справі № ХХІІ Gwo 81/21 та її нотаріальний переклад на українську мову. 16.05.2023 року вказане клопотання надійшло до суду засобами поштового зв'язку.

Ухвалою суду від 16.05.2023 року відкладено підготовче засідання на 28.06.2023 року.

14.06.2023 року до суду від представника Позивача надійшла відповідь на відзив б/н від 07.06.2023 року у справі № 902/327/23.

27.06.2023 року до суду від представника Відповідача надійшло доповнення до відзиву на позовну заяву б/н від 27.06.2023 року у цій справі. Також до доповнення до відзиву було додано клопотання б/н від 27.06.2023 року про виклик експерта.

Ухвалою суду від 28.06.2023 року відкладено підготовче засідання на 10.08.2023 року.

Водночас, ухвалою суду від 28.06.2023 року було відмовлено в задоволенні заяви Компанії B&B TRENDS S.L. б/н від 07.06.2023 року про забезпечення позову у справі №902/327/23.

28.06.2023 року до суду від представника Позивача надійшли додаткові пояснення б/н від 28.06.2023 року.

Водночас, супровідним листом від 20.07.2023 р. № 902/327/23/999/23 до Північно-західного апеляційного господарського суду були надіслані матеріали оскарження ухвали Господарського суду Вінницької області від 28.06.23 року у справі № 902/327/23, у зв'язку з надходженням апеляційної скарги Компанії B&B TRENDS S.L. на ухвалу Господарського суду Вінницької області від 28.06.2023 року у вищевказаній справі.

Разом з тим, 10.08.2023 року суддя Тісецький С.С. перебував у відрядженні до м.Києва.

За цих обставин, ухвалою суду від 31.07.2023 року призначено підготовче засідання на 24.08.2023 року.

22.08.2023 року від представника Відповідача до суду надійшли такі документи :

- клопотання б/н від 08.08.2023 року про призначення судової експертизи у справі №902/327/23;

- клопотання б/н від 21.08.2023 року про витребування доказів у Позивача по справі №902/327/23.

Ухвалою суду від 24.08.2023 року відкладено підготовче засідання у справі №902/327/23 на 09.10.2023 року. Задоволено клопотання представника Відповідача б/н від 21.08.2023 року про витребування доказів у Позивача по справі № 902/327/23. Витребувано у Позивача документи, якими підтверджується право власності на ТМ "Zelmer" за № 982311, № 985233, № 992993, № 1128849, з офіційним перекладом на українську мову. Запропоновано Позивачу надати суду у строк до 06.10.2023 року письмову процесуальну позицію щодо клопотання представника Відповідача б/н від 08.08.2023 року про призначення судової експертизи у справі № 902/327/23.

Окрім того, постановою Північно-західного апеляційного господарського суду від 11.09.2023 року апеляційну скаргу Компанії B&B TRENDS S.L. залишено без задоволення, а ухвалу Господарського суду Вінницької області від 28.06.2023 у справі № 902/327/23 - без змін.

06.10.2023 року до суду від представника Позивача, на виконання вимог ухвали суду від 24.08.2023 року, надійшла заява б/н від 04.10.2023 року про надання документів.

Також, 06.10.2023 року до суду від представника Позивача надійшла процесуальна позиція б/н від 04.10.2023 року щодо клопотання про призначення судової експертизи у цій справі.

09.10.2023 року до суду від представника Відповідача надійшло клопотання б/н від 27.06.2023 року про долучення документів до матеріалів справи.

В судовому засіданні 09.10.2023 року представник Позивача подав до суду клопотання б/н від 09.10.2023 року про долучення речових доказів до матеріалів справи, яке прийнято судом.

Водночас, ухвалою суду від 09.10.2023 року було відмовлено в задоволенні клопотання представника Відповідача б/н від 08.08.2023 року про призначення судової експертизи у справі № 902/327/23 та закрито підготовче провадження і призначено справу № 902/327/23 для судового розгляду по суті на 27.11.2023 року.

19.10.2023 року до суду від представника Відповідача надійшло клопотання б/н від 12.10.2023 року про долучення доказів у справі.

27.10.2023 року до суду від представника Відповідача надійшло клопотання б/н від 25.10.2023 року про поновлення пропущеного строку.

Ухвалою суду від 27.11.2023 року відкладено розгляд справи по суті на 24.01.2024 року.

Поряд з цим, ухвалою суду від 17.01.2024 року ухвалено забезпечити участь представника Відповідача - адвоката Якименка Євгена Петровича у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду у справі № 902/327/23, яке призначено на 24.01.2024 року о 14:30 год., в приміщенні Господарського суду Вінницької області за допомогою підсистеми відеоконференцзв'язку ЄСІТС.

На визначену дату в судове засідання, яке проведено в режимі відеоконференції, з'явились представники Позивача та Відповідача.

В судовому засіданні, представники сторін вказали про можливість розгляду справи по суті.

В ході розгляду справи по суті, представник Позивача просив суд задоволити позовну заяву та зазначив, що Позивач є власником торгівельної марки "Зелмер", яким здійснюється продаж продукції та Відповідач порушує права шляхом продажу продукції під торгівельною маркою "Зелмотор". При цьому, Позивач повідомив, що було скасовано рішення Окружного суду Варшави від 14.10.2021 року, в зв'язку із порушенням правил підсудності.

Представник Відповідача просив суд відмовити у задоволенні позовної заяви та звернув увагу суду на експертний висновок (том 1 ст. 41), і вказав, що експертний висновок складений з істотними порушеннями законодавства, а також Позивач реалізовує свою продукцію протягом 2020-2023 на території Росії, а тому він відноситься до міжнародних спонсорів війни.

В свою чергу, представник Позивача повідомив, що стосовно твердження про спонсорів війни - відсутні будь-які докази та зазначив, що Позивач надав до суду висновок експерта, а Відповідачем не було надано ні рецензії, ні своєї власної експертизи.

Водночас, представник Відповідача вказав, що існує офіційний сайт, де продається продукція на території Росії, та на адресу суду було подано клопотання про призначення експертизи, однак судом відмовлено.

Суд, заслухавши представників сторін, дослідивши матеріали позовної заяви, надавши юридичну оцінку поданих до справи доказів, встановив наступне.

За змістом позовної заяви та наданих доказів, Компанія В&В TRENDS S.L., що створена та діє у відповідності до законодавства Королівства Іспанії, реєстраційний номер В86880473, зареєстрована адреса: Каталонія 24, Полігон інд. Ка Ноллер, 08130 Санта-Парпетуа-да-Мугоза, Іспанія.

Компанія В&В TRENDS, S.L. є власником міжнародних торговельних марок, пошук яких можна здійснити за допомогою Інтернет сторінки WIPO (Всесвітня організація інтелектуальної власності), https://branddb.wipo.int/en/ та дія яких поширюється на територію України, відповідно до положень Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 14.04.1891 та Протоколу до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 28.06.1989, учасниками яких є Україна, а саме :

- № ТМ 982311 від 15.10.2008, класи 7, 9, 11 - Zelmer;

- № ТМ 985233 від 22.04.2008, класи 7, 9, 11 - Zelmer (графічне зображення наведено у позові);

- № ТМ 992993 від 18.11.2008, класи 7, 11 - Zelmer "NERRO" (графічне зображення наведено у позові);

- № ТМ 1128849 від 05.06.2012, класи 7, 9, 11 - BASIK by Zelmer (графічне зображення наведено у позові).

Товари марковані торговими знаками Zelmer компанії В&В TRENDS S.L. представлені на ринку побутової техніки в Україні вже більше 15 років, і є одним з найбільш популярних виробників, що добре відомий споживачу.

Компанія В&В TRENDS S.L. має в Україні офіційних імпортерів та дистриб'юторів, а продаж товарів здійснюється по всій Україні від дрібних торгових точок до великих мереж гіпермаркетів та на сайтах інтернет-магазинів, зокрема, Комфі, Ельдорадо, Епіцентр, Розетка, та інші, що підтверджується наведеними у позові посиланнями на веб-сторінки в мережі Інтернет.

В той же час, компанії В&В TRENDS S.L. стало відомо, що ТОВ "Зелмотор", офіційний дистриб'ютор в Україні польської компанії Zelmotor sp. zoo., реєстраційний номер компанії KRS 0000341768, адреса реєстрації: вул. Промислова, 4а, місто Жешув, 35-105, Польща, імпортує та продає в Україні дрібну побутову техніку виробництва польської компанії Zelmotor sp. zoo., а саме: м'ясорубки, слайсери, блендери, тостери, міксери, сушарки тощо, доказом чого є касовий чек ТОВ "КОМФІ ТРЕЙД" № ЧКІР5-0004 від 25.11.2020 про придбання м'ясорубки виробництва польської компанії Zelmotor sp. z о.о., торговельна марка ZELMOTOR PROFESSIONAL, імпортер - ТОВ "Зелмотор".

На переконання Позивача, імпорт та продаж на території України товарів ТОВ "Зелмотор" із використанням знаку для товарів і послуг ZELMOTOR та ZELMOTOR PROFESSIONAL, є порушенням належних Компанії В&В TRENDS S.L. прав інтелектуальної власності.

Так, Компанія В&В TRENDS, S.L, що є власником вказаних вище міжнародних торговельних марок дія яких розповсюджується на Україну, не укладала договір на право використання цих торговельних марок з ТОВ "Зелмотор" та жодним іншим чином не надавала на це згоду.

Водночас, Польська компанія Zelmotor sp. z о. о. (Zelmotor spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia) була створена в січні 2010 року (реєстрація листопад 2009) на базі заводу з виробництва двигунів у рамках реструктуризації заводу Zelmer.

Компанія Zelmotor sp. z о. о. була основним виробником і постачальником двигунів для продукції Zelmer, і лише у 2019 році Zelmotor перетворилася з технологічної компанії на виробника готової продукції в секторі малої побутової техніки, при цьому перша продукція дрібної побутової техніки під брендом Zelmotor з'явилася на ринку на початку 2020 року.

Тобто, на дату початку виробництва дрібної побутової техніки Zelmotor зазначені торговельні марки Zelmer вже були зареєстровані більше десяти років.

Крім того, польською компанією Zelmotor sp. z о. о. подано до Укрпатенту заявку на реєстрацію торговельної марки Zelmotor від 15.05.2020 за номером m202009115, яка знаходиться на стадії реєстрації.

23 квітня 2021 року В&В TRENDS, S.L. звернулась до ТОВ "Зелмотор" та до польської компанії Zelmotor sp. z о. о. із заявою (претензією) про припинення порушення прав, але така заява залишилась без відповіді з боку адресатів.

20 січня 2022 року компанія "В&В TRENDS, S.L. звернулась до Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України з заявою про проведення експертного дослідження у сфері інтелектуальної власності та надати обґрунтовані відповіді на наступні питання:

1) Чиє позначення "zelmotor", "zelmotor professional", яке заявлено для реєстрації торговельної марки та отримання в подальшому свідоцтва на знаки для товарів і послуг в Україні польською компанією Зелмотор спулка з огранічоно одповієдзяльносця (Zelmotor spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia) (заявка № m202009115) та позначення на товарах, що поставляються в Україну та реалізуються Товариством з обмеженою відповідальністю "Зелмотор", тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із зареєстрованими міжнародними торговельними марками № 982311, № 985233, № 992993, № 1128849 компанії В&В TRENDS, S.L., дія яких поширюється на територію України, для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг?

2) Чи є позначення "zelmotor", "zelmotor professional" оманливими або такими, що можуть ввести в оману споживачів міжнародних торговельних марок № 982311, № 985233, № 992993, № 1128849 щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу?

24 серпня 2022 року судовим експертом Дорошенко Олександром Федоровичем було надано висновок експерта за результатами проведення експертизи у сфері інтелектуальної власності № 134 від 24.08.2022, відповідно до якого під час дослідження були надані наступні відповіді:

По питанню № 1 було встановлене наступне:

"Позначення "zelmotor professional", яке заявлено для реєстрації торговельної марки в Україні за заявкою № m202009115 польською компанією Зелмотор спулка з огранічоно одповієдзяльносця (Zelmotor spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia) та позначення "zelmotor", "zelmotor professional", що містяться на сайті https://zelmotor.com.ua з зображеннями побутової техніки, маркованої позначеннями "zelmotor", "zelmotor professional", є схожими настільки, що їх можна сплутати із зареєстрованими торговельними марками за міжнародними реєстраціями № 982311, № 985233, № 1128849 компанії В&В TRENDS, S.L., дія яких поширюється на територію України для таких самих та споріднених з ними товарів і послуг.

Позначення "zelmotor professional", яке заявлено для реєстрації торговельної марки в Україні за заявкою № m202009115 польською компанією Зелмотор спулка з огранічоно одповієдзяльносця (Zelmotor spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia), є схожим настільки, що його можна сплутати із зареєстрованою торговельною маркою за міжнародною реєстрацією № 992993 компанії В&В TRENDS, S.L., дія якої поширюється на територію України, в частині таких самих та споріднених товарів і послуг, а саме: товарів 07 класу МКТП: "млинки побутові, крім ручних" та послуг 35 класу МКТП: "послуги щодо роздрібного та оптового продажу, в тому числі через комп'ютерну мережу Інтернет, електрочайників, кавоварок, електричних кавомолок; організовування показів, ярмарків та виставок на комерційні або рекламні потреби".

По питанню № 2 було встановлене наступне:

"Позначення "zelmotor", "zelmotor professional" є такими, що можуть ввести споживачів в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу".

Крім того, з наданих на дослідження матеріалів експертом встановлено наступне :

Торговельні марки zelmer, Zelmer та Zelmer "NERRO" за міжнародними реєстраціями №№ 982311, 985233 та 992993 було зареєстровано компанією В&В TRENDS, S.L. ще у 2008 році.

Тобто на дату подачі заявки на реєстрацію позначення zelmotor professional заявкою №m202009115 - 15.05.2020, зазначені торговельні марки вже були зареєстровані більше десяти років.

Отже, за цей час товари компанії В&В TRENDS, S.L., марковані зазначеними торговельними марками, вже набули певної відомості серед відповідної групи споживачів цих товарів. Така відомість серед споживачів створює міцний асоціативний зв'язок між товарами, позначеними торговельними марками за міжнародними реєстраціями №№982311, 985233 та 992993, та компанією В&В TRENDS, S.L.

Тому поява на ринку таких самих або споріднених товарів і послуг, на яких нанесено позначення або при наданні яких використовується позначення, схоже настільки, що його можна сплутати з торговельними марками за міжнародними реєстраціями № № 982311, 985233, 992993 та 1128849, може породжувати у свідомості споживачів асоціації, пов'язані з виробником, які насправді не відповідають дійсності.

Крім того, у 2012 році компанією В&В TRENDS, S.L, було зареєстровано ще одну торговельну марку за міжнародною реєстрацією № 1128849, в основі якої лежить слово "zelmer". Компанія В&В TRENDS, S.L. є власником ряду торговельних марок, які містять спільну частину zelmer, що утворює серію торговельних марок з основою серії - словом "zelmer".

Враховуючи це, існує ймовірність того, що споживач може сприймати позначення "zelmotor" як продовження серії торговельних марок, які належать компанії В&В TRENDS, S.L., що не відповідає дійсності.

Отже, використання позначень "zelmotor", "zelmotor professional" для позначення товарів та послуг, які є такими самим та спорідненими з товарами, для яких зареєстровані торговельні марки за міжнародними реєстраціями № 982311, № 985233, № 992993, №1128849, може призвести до сплутування споживачами цих товарів з такими самими та спорідненими товарами компанії В&В TRENDS, S.L..

Таким чином з викладеного вбачається, що торговельні знаки компанії В&В TRENDS S.L. за міжнародними реєстраціями № 982311, № 985233, № 992993, № 1128849 та торгові знаки "zelmotor", "zelmotor professional" є неспроможними виконувати головну свою функцію та відокремлювати товари та послуги компанії В&В TRENDS S.L та товарів, що імпортуються на територію України ТОВ "Зелмотор", адже фактично будуть створювати у споживача враження належності товарів, маркованих знаками до лінійки товарів виробника - В&В TRENDS S.L..

Крім того, Позивач повідомляє, що товари під торговельною маркою "zelmotor" та "zelmotor professional", виробником яких є польська компанія Zelmotor sp. zo.o., що постачаються ТОВ "Зелмотор" на територію України, були також представлені для продажу на польському ринку.

У зв'язку з цим, компанія В&В TRENDS, S.L. звернулась з клопотанням про охорону до Окружного суду Варшави (XXII відділ інтелектуальної власності), який 14 жовтня 2021 року виніс Постанову у справі № XXII GWo 81/21, та заборонив Zelmotor sp.z о.о., зокрема :

- розміщення знаків "zelmotor" на товарах у вигляді електропобутових приладів, на упаковках товарів;

- пропонувати товари, упаковки товарів зі знаками "zelmotor" на ринку;

- використовувати знаки "zelmotor" на документах, пов'язаних з розміщенням на ринку товарів, замовлень, пропозицій, запитів, договорів, фактур, рахунків, прайс-листів, правил продажу, каталогів товарів, документів відпуску товарів, інвойсів, паперової та електронної кореспонденції;

- використовувати знаки "zelmotor" у рекламі, в тому числі на веб-сайтах, на Інтернет порталах, в соціальних мережах Facebook та Instagram.

Відтак, на сьогодні, на офіційному сайті польської компанії https://zelmotor.com/ відсутня для продажу побутова техніка зі знаком товару "zelmotor" та "zelmotor professional".

Зважаючи на заборону використання торговельної марки "zelmotor" на території Польщі, компанія Zelmotor sp. z о.о. провела повний ребрендинг товарів та випустила нову лінію товарів побутової техніки з іншою назвою торгової марки "SMAPP".

В той час, як імпорт та продаж товарів з товарним знаком Zelmotor досі здійснюється в Україні.

На підставі викладеного, Позивач просить суд : припинити порушення прав інтелектуальної власності компанії В&В TRENDS, S.L. на торговельні марки серії "ZELMER" за міжнародними реєстраціями №№ 982311, 985233, 992993, 1128849 шляхом заборони Товариству з обмеженою відповідальністю "ЗЕЛМОТОР" продавати, пропонувати для продажу, будь-яким іншим чином вводити у цивільний обіг продукцію із використанням позначення "ZELMOTOR", "ZELMOTOR Professional" на продукції класів 7, 9, 11 Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (Ніццька класифікація); вилучити з цивільного обороту товари, виготовлені або введені у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності, що містять назву торговельної марки "ZELMOTOR", "ZELMOTOR Professional".

Відповідно до відзиву Відповідача на позовну заяву б/н від 08.05.2023 року у справі №902/327/23, Позивачем не додано до своєї позовної заяви, належним чином завірену копію клопотання та копію Постанову Окружного суду Варшави (XXII відділ інтелектуальної власності) у справі № XXII GWo 81/21 про заборону Польській компанії Zelmotor sp.z.o.o. розміщення знаків "zelmotor" на товарах у вигляді електропобутових приладів, на упаковках товарів та інше.

Таким чином, Позивач не надав належного доказу, яким підтверджує позовні вимоги щодо наявності заборони на виробництво та продаж Польською компанією Zelmotor sp.z.o.o. побутової техніки, яка має маркування "Zelmotor professional" та "Zelmotor".

Крім цього, експертний висновок експерта Дорошенко О.Ф. від 24.08.2022 стосується питання подання Польською компанією Zelmotor sp.z.o.o заявки до Укрпатенту про реєстрацію торговельних марок "Zelmotor professional" та "Zelmotor".

На даний момент Укрпатентом не прийнято рішення про відмову Польській компанії Zelmotor sp.z.o.o. в реєстрації торговельних марок "Zelmotor professional" та "Zelmotor".

Зазначене свідчить про те, що експертний висновок від 24.08.2022 по першому питанню не відповідає дійсності. Також, надаючи відповідь на перше питання, експерт зазначив, що це проміжний висновок.

Разом з цим, Відповідач не погоджуються із експертним висновком, оскільки, з експертного висновку неможливо зрозуміти на підставі чого саме, експертом зроблений цей висновок.

Також, ТОВ "Зелмотор" в своїй діяльності керуються вимогами чинного законодавства та не порушує право інтелектуальної власності Позивача.

Відповідач не займається виробництвом побутової техніки та не маркує побутову техніку торговельним знаком "Zelmotor professional" та "Zelmotor".

Якщо Польська компанія Zelmotor sp.z.o.o. з якою Позивач плідно працював протягом багатьох років, дійсно порушує права інтелектуальної власності Позивача, то на думку Відповідача, Окружний суд Варшави (XXII відділ інтелектуальної власності) з 2021 року розглядає позов Позивача та, можливо, вже ухвалив рішення по цій справі.

Однак, Позивач не надав доказів прийняття рішення по аналогічній справі Окружним судом Варшави (XXII відділ інтелектуальної власності), що свідчить про безпідставність позовних вимог.

З огляду на викладене, на переконання Відповідача відсутні правові підстави для задоволення позовної заяви Позивача.

Згідно відповіді представника Позивача б/н від 07.06.2023 року у справі №902/327/23, на виконання вимог ухвали судді Господарського суду Вінницької області Тісецького С.С. від 18.04.2023, представником Позивача було направлено належним чином засвідчену копію постанови Окружного суду Варшави (XXII відділ інтелектуальної власності) від 14.10.2021 року у справі № XXII Gwo 81/21 та її нотаріально засвідчений переклад на українську мову, на адресу суду - 13.05.2023, а на адресу Відповідача - 18.05.2023 року.

Також, аналізуючи зміст відзиву Відповідача та зміст висновку експерта, Позивач вважає заперечення Відповідача безпідставними та необґрунтованими, оскільки, у висновку експерта не зазначено, що позначення "zelmotor professional" є вже зареєстрованою торговельною маркою, як стверджує Відповідач, а вірно зазначено - "позначення "zelmotor professional", яке заявлено для реєстрації торговельної марки в Україні за заявкою №m202009115 польською компанією Зелмотор спулка з огранічоно одповієдзяльносця (Zelmotor spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia) та позначення "zelmotor", "zelmotor professional", що містяться на сайті https://zelmotor.com.ua з зображеннями побутової техніки, маркованої позначеннями "zelmotor", "zelmotor professional";

Також, зазначення у висновку експерта "проміжного висновку" (стор. 36 висновку) по першому питанню не означає, що загалом експертний висновок не містить загального кінцевого висновку щодо досліджуваного питання. "Проміжний висновок" складається експертом на певній стадії дослідження, в даному випадку проміжного висновку експерт дійшов після здійснення порівняльного аналізу позначень "zelmotor professional" з позначеннями торгівельних марок, що були зареєстровані Позивачем та їх співставлення на предмет схожості. В результаті та за наслідками дослідження, експертом було зроблено кінцевий загальний висновок, що позначення є схожими настільки, що їх можна сплутати (стор. 42-43 висновку). І такий висновок є остаточним, а не проміжним.

При цьому, дослідження експертом другого питання відбувалось вже на підставі тих даних, що були отримані ним в процесі дослідження першого питання та в результаті здійснення порівняльного аналізу позначень (стор. 40-41 висновку). Висновок в частині вивчення другого питання містить послідовний опис дослідження та детальний опис аналізу і підстав формування висновку з цього питання (стор. 41-42 висновку).

Отже, наведені у відзиві твердження Відповідача жодним чином не спростовують позовних вимог Позивача та доказів, що містяться в матеріалах справи.

За змістом доповнення представника Відповідача до відзиву на позовну заяву б/н від 27.06.2023 року у цій справі, дійсно Польська компанія Zelmotor sp.z.o.o. створена в 2009 р. на базі заводу з виробництва двигунів в рамках реструктуризації заводу "Zelmer". Правильне найменування заводу - Zelmer S.A..

Вказане свідчить, що завод Zelmer S.A. погодився з тим, що Польська компанія Zelmotor sp.z.o.o. створюється із зазначеним комерційним найменування, також продукція виготовлятиметься з позначенням "Zelmotor". Завод Zelmer S.A. не вбачав ніякого порушення своїх прав інтелектуальної власності (торгова марка "Zelmer").

Поряд з цим, в Польщі створено та функціонує більше 12 підприємств, які в своєму комерційному найменування мають слово "ЗЕЛ" (ЗЕЛ-кон) (1994), Рем-ЗЕЛ (1995), ЗЕЛ-нар, ЗЕЛ-хрон, Транс-ЗЕЛ і ЗЕЛ-кран (2002), ЗЕЛ-граф (2003), Мета-ЗЕЛ (2006), ЗЕЛ-мотор, ЗЕЛ-мет та Електро-ЗЕЛ (2010) та Енерго-ЗЕЛ (2011) та інші.

Крім цього, в 2015 році акції ZELMER S.A. виставлені для продажу на біржі.

22.03.2013 акції ZELMER S.A. придбала компанія або концерн BSH (Bosch und Siemens Hausgerate).

В 2016 завершено процес злиття ZELMER S.A. та BSH.

З 2017 року концерном BSH припинено виробництво побутової техніки під ТМ Zelmer.

01.01.2018 концерн BSH припинено поставку на український ринок техніки під ТМ Zelmer.

01.01.2020 концерном BSH продано торгову марку "Zelmer" компанії В&В Trends S.L..

Вищевикладену інформацію отримано з відкритих інформаційних джерел (компанії В&В Trends S.L., концерну BSH, Польської компанії Zelmotor sp.z.o.o.).

Водночас, викладене свідчить, що Позивач надав суду недостовірну інформацію про те, що "товари марковані торговим знаками "Zelmer" Компанії В&В TRENDS S.L. представлені на ринку побутової техніки в Україні більше 15 років... Отже, за цей час товари компанії В&В TRENDS S.L., марковані торговельним знаком "Zelmer", вже набули відомості серед споживачів цих товарів.

Також, з наданих Позивачем роздруківок (інтернет-сторінки WIPO) неможливо нічого встановити та/або зрозуміти, яка інформація зазначена на цих роздруківках.

Крім того, в експертному висновку (арк. 42) зазначено наступне:

Компанією В&В TRENDS S.L. ще в 2008 році зареєстровано ТМ "Zelmer", а в 2012 Компанія В&В TRENDS S.L. зареєструвала ще одну ТМ за міжнародною реєстрацією №1128848, в основі якої лежить слово "Zelmer".

Натомість польською компанією Zelmotor sp.z.o.o. лише в 2020 подано до Укрпатенту заявку № т202009115 про реєстрацію ТМ "Zelmotor".

Отже, за цей час товари компанії В&В TRENDS S.L., марковані торговельним знаком "Zelmer", вже набули відомості серед споживачів цих товарів...

Після дослідження вищезазначених обставин експерт робить свої висновки, які зазначені на 42 та 43 аркуші висновку.

Таким чином, на переконання Відповідача, викладене свідчить, що в основу експертного дослідження покладені обставини, які не відповідають дійсності, а тому експертний висновок про набуття відомості товарів вироблених Компанієїо В&В TRENDS S.L., тощо також є хибним.

Крім того, до експертного висновку не долучені документи або докази, якими підтверджується факт реєстрації в 2008 ТМ "Zelmer" Компанією В&В TRENDS S.L..

Як вже неодноразово зазначалось, такі докази відсутні у Позивача. Більш того, офіційний представник Позивача в Україні, стверджує про придбання Компанією В&В TRENDS S.L в 2020 ТМ "Zelmer".

В зв'язку з викладеним експертний висновок "Отже, за цей час товари компаніїВ&В TRENDS S.L., марковані торговельним знаком "Zelmer", вже набули відомості серед споживачів цих товарів..." - хибний.

Також експертом залишено поза увагою той факт, що за період часу з 2017 по 2020 на ринку побутової техніки України відбулось повне заміщення товару під ТМ "Zelmer" на аналогічні товари під ТМ Bosch та ТМ "Zelmotor" про що було завчасно повідомлені всі потенційні покупці.

Викладене свідчить про те, що в порушення вимог ч. 2 ст. 102 ГПК України, експерт Дорошенко О.Ф. з власної ініціативи збирав інформацію щодо реєстрації Позивачем ТМ "Zelmer" в 2008, яку покладено в основу експертного дослідження або йому було надано недостовірну інформацію.

Окрім цього, 15.06.2020 Польською компанією Zelmotor sp.z.o.o. до Укрпатенту подано заяву про реєстрацію в Україні торговельної марки "Zelmotor" та "Zelmotor professional".

Компанією В&В TRENDS S.L. подані до Укрпатенту заперечення.

Укрпатентом проведено формальну та кваліфікаційну експертизу, заперечення Компанією В&В TRENDS S.L. відхиленні. За Польською компанією Zelmotor sp.z.o.o. зареєстровано торговельну марку "Zelmotor" та "Zelmotor professional".

Викладене свідчить про те, що фахівцями Укрпатенту проведено відповідні кваліфікаційні дослідження та встановлено відсутність будь-яких порушень законних прав та інтересів Компанії В&В TRENDS S.L., а також про законні підстави використання на території України товарів з торговельною маркою "Zelmotor" та "Zelmotor professional".

Таким чином, судово-експертне дослідження у сфері інтелектуальної власності, за результатами якого складено висновок судового експерта Дорошенка О.Ф. проведено неповно, з використанням документально не підтверджених даних, а тому зроблений на його основі висновок є необґрунтованим та необ'єктивним, що свідчить про порушення вимог частини третьої статті 69 ГПК України та визначених принципів об'єктивності і повноти дослідження та викликає обґрунтовані сумніви у його правильності.

Також Відповідач звертає увагу суду на те, що Позивач не повідомив суд про те, що ним до 5-ти окружних судів з питань інтелектуальної власності в Польщі (Варшаві, Гданську, Познані, Люблірі та Катовіце) подані позови та/або заяви про заборону польської компанії Zelmotor sp.z.o.o. виготовляти товар з торговельною маркою "Zelmotor" та "Zelmotor professional".

Так, по останній справі № XXII GW 204/22 від 15.02.2023 окружним судом у Любліні, 12-го відділу інтелектуальної власності у складі головуючого судді Роберта Васевича, за позовом Компанії В&В TRENDS S.L. до польської компанії Zelmotor sp.z.o.o. про захист торгової марки від недобросовісних дій, відмовлено у наданні забезпечення позову (копія постанови суду та неофіційний переклад додано до заперечень на заходи забезпечення позову).

Аналогічні рішення приймались іншими окружними судами з питань інтелектуальної власності в Польщі.

Відповідно до додаткових пояснень представника Позивача б/н від 28.06.2023 року, 27.11.2019 року Позивач (В&В Trends SL), подав до відомства Європейського Союзу інтелектуальної власності (EUIPO) заяву про скасування торговельної марки EC, зареєстрованої за заявкою, поданою заявником 20 червня 2012 року на позначення: zelmotor.

Підстава для подання заяви про анулювання була викладена у статті 58(1 )(а) Регламенту (С) 2017/1001 Європейського Парламенту та Ради від 14 червня 2017 року про торговельну марку Європейського Союзу (OJ 2017 L 154, ст. 1).

24.03.2021 року EUIPO задовольнив заяву, скасувавши оскаржуваний знак щодо всіх товарів і послуг, на які поширюється дія цього знаку, починаючи з 27 листопада 2019 року.

20.05.2021 року Zelmotor sp.z.o.o. подав апеляцію до Апеляційної ради EUIPO відповідно до статей 66-71 Регламенту 2017/1001 на рішення Відділу анулювання.

04.02.2022 року оскаржуваним рішенням Друга апеляційна рада EUIPO задовольнила апеляційну Скаргу частково, а саме в частині, що стосується "статорів [частин машин]; роторів Т-194/22 (крильчатки)" у класі 7 і відхилила апеляцію щодо решти.

12.04.2022 року Zelmotor sp.z.o.o. подав позов до Суду загальної юрисдикції (Друга палата) з вимогою часткового скасування рішення Другої апеляційної ради EUIPO від 04.02.2022 року (справа R 927/2021-2) ("оскаржуване рішення").

15.03.2023 року Суд загальної юрисдикції (Друга палата) прийняла рішення за наслідками розгляду позову Zelmotor sp.z.o.o. відмовив у задоволенні позову.

Отже, на основі прийнятих рішень позначення; zelmotor вважається таким, що є анульованим, через те, що протягом безперервного п'ятирічного періоду торговельна марка не використовувалася в Європейському Союзі.

Також на основі відомостей з Глобальної бази даних брендів (Global Brand Database): https://branddb.wipo.int/en із зображувальним позначенням zelmotor відображається три торговельні марки, а саме: 1) торговельна марка під серійним номером 018159317 (власник -Zelmotor sp.z.o.o. (Польща), країна призначення - ЄС, офіційний статус - завершений; 2) торговельна марка під серійним номером 010980225 (Власник - Zelmotor sp.z.o.o. (Польща), країна призначення - ЄС, офіційний статус - очікується скасування реєстрації; 3) Торговельна марка під серійним номером UK.00910980225 (власник - Zelmotor sp.z.o.o. (Польща), країна призначення - Великобританія, офіційний статус - завершений.

Отже, на основі відомостей з Глобальної бази даних брендів (Global Brand Database) під зображувальним позначенням zelmotor були зареєстровані три торгові марки, дві з яких є завершеними, а одна під серійним номером: 010980225, зареєстрована на підставі регіональної заявки від 20 червня 2012 року очікує на скасування реєстрації.

Саме ця торгова марка і була предметом розгляду про анулювання торговельної марки в Відомстві Європейського Союзу інтелектуальної власності (EUIPO), Другій апеляційній раді EUIPO та в Суді загальної юрисдикції (Друга палата), та згідно з останнім рішенням Суду загальної юрисдикції рішення EUIPO про анулювання торговельної марки під серійним номером: 010980225, зареєстрована на підставі регіональної заявки від 20 червня 2012 року є чинним, адже суд відмовив у задоволенні поданого позову Zelmotor sp.z.o.o. про скасування рішення EUIPO про анулювання такої торговельної марки.

Таким чином, фактично на даний момент на території ЄС Zelmotor sp.z.o.o. не володіє та не використовує торговельну марку із зображувальним позначенням zelmotor.

Отже, посилання Відповідача на те, що у справі No XX JI GW 204/22 від 15.02.2023 окружним судом у Любліні, 12-го відділу інтелектуальної власності у складі головуючого судді Роберта Васевича, за позовом Компанії В&В TRENDS S.L. до польської компанії Zelmotor sp.z.o.o. про захист торгової марки від недобросовісних дій, відмовлено у наданні забезпечення позову є таким, що лише фрагментарно описує ситуацію, а фактично суд відмовив у забезпеченні такого позову, через те, що через закінчення строку дії торговельних марок із зображувальним позначенням zelmotor чи анулювання такої торгової марки здійснення забезпечення позову є недоцільним та не відповідає самій меті інституту забезпечення позову.

З врахуванням встановлених обставин справи, суд дійшов таких висновків.

Частиною 1 ст. 2 ГПК України, визначено, що завданням господарського судочинства є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів, пов'язаних із здійсненням господарської діяльності, та розгляд інших справ, віднесених до юрисдикції господарського суду, з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, держави.

Відповідно до ч. 1, ч. 3 ст. 3 ГПК України, судочинство в господарських судах здійснюється відповідно до Конституції України, цього Кодексу, Закону України "Про міжнародне приватне право", Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", а також міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. Судочинство у господарських судах здійснюється відповідно до закону, чинного на час вчинення окремої процесуальної дії, розгляду і вирішення справи.

За змістом ч. 3 ст. 13 ГПК України, кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

В силу ч. 1, ч. 2 ст. 73 ГПК України, доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: 1) письмовими, речовими і електронними доказами; 2) висновками експертів; 3) показаннями свідків.

Згідно ч. 1 ст. 74 ГПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Відповідно до ч. 1 ст. 76 ГПК України, належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування.

Згідно ч. 1, ч. 2 ст. 79 ГПК України, наявність обставини, на яку сторона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, вважається доведеною, якщо докази, надані на підтвердження такої обставини, є більш вірогідними, ніж докази, надані на її спростування.

Питання про вірогідність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання.

За змістом ст. 86 ГПК України, суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об'єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також вірогідність і взаємний зв'язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

Аналізуючи питання обсягу дослідження доводів учасників справи та їх відображення у судовому рішенні, суд першої інстанції спирається на висновки, що зробив Європейський суд з прав людини від 18.07.2006 у справі "Проніна проти України", в якому Європейський суд з прав людини зазначив, що п. 1 ст. 6 Конвенції зобов'язує суди давати обґрунтування своїх рішень, але це не може сприйматись як вимога надавати детальну відповідь на кожен аргумент. Межі цього обов'язку можуть бути різними в залежності від характеру рішення. Крім того, необхідно брати до уваги різноманітність аргументів, які сторона може представити в суд, та відмінності, які існують у державах-учасницях, з огляду на положення законодавства, традиції, юридичні висновки, викладення та формулювання рішень. Таким чином, питання, чи виконав суд свій обов'язок щодо подання обґрунтування, що випливає зі ст.6 Конвенції, може бути визначено тільки у світлі конкретних обставин справи.

Аналогічна правова позиція викладена у постановах від 13.03.2018, від 24.04.2019, від 05.03.2020 Верховного Суду по справах № 910/13407/17, № 915/370/16 та № 916/3545/15.

Частиною 4 ст. 236 ГПК України визначено, що при виборі і застосуванні норми права до спірних правовідносин суд враховує висновки щодо застосування норм права, викладені в постановах Верховного Суду.

Згідно постанови Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 07.04.2020 року у справі № 910/8264/18, позовом у процесуальному сенсі є звернення до суду із вимогою про захист своїх прав та інтересів, який складається з двох елементів: предмета і підстави позову. Предметом позову є певна матеріально-правова вимога Позивача до Відповідача. Підстава позову - це факти, які обґрунтовують вимогу про захист права чи законного інтересу.

Предметом позову у цій справі є вимоги про припинення порушення прав інтелектуальної власності Позивача шляхом заборони Відповідачу продавати, пропонувати для продажу, будь-яким іншим чином вводити у цивільний обіг продукцію із використанням позначення "ZELMOTOR", "ZELMOTOR Professional" на продукції класів 7, 9, 11 Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (Ніццька класифікація) та вилучення з цивільного обороту товарів, виготовлених або введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності, що містять назву торговельної марки "ZELMOTOR", "ZELMOTOR Professional".

Підставами позовних вимог, серед іншого, зазначено те, що Позивачу стало відомо про імпорт та продаж в Україні Відповідачем - ТОВ "Зелмотор", як офіційним дистриб'ютором в Україні польської компанії Zelmotor sp. zoo., дрібної побутової техніки під торговельною маркою ZELMOTOR PROFESSIONAL. Позивачем стверджується, що існує ймовірність того, що споживач може сприймати позначення "zelmotor" як продовження серії торговельних марок, які належать Позивачу компанії В&В TRENDS, S.L., що не відповідає дійсності та може призвести до змішування діяльності господарюючих суб'єктів та ввести споживачів в оману щодо особи, яка виробляє зазначені товари, тобто, щодо джерела походження товару (особи виробника). На підтвердження таких обставин, Позивачем долучено до позову, зокрема, висновок судового експерта Дорошенка О.Ф. Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України від 24.08.2022 року.

Отже, з огляду на зміст предмету поданого позову та аргументів Позивача, на переконання суду, необхідним є встановлення порушення Відповідачем прав інтелектуальної власності Позивача на зареєстровані за останнім міжнародні торговельні марки за вказаними у позові номерами.

Частиною 1 ст. 15 ЦК України передбачено, що кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання.

Відповідно до ч. 1 ст. 16 ЦК України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.

Статтею 4 ГПК України передбачено, що право на звернення до господарського суду в установленому цим Кодексом порядку гарантується. Ніхто не може бути позбавлений права на розгляд його справи у господарському суді, до юрисдикції якого вона віднесена законом. Юридичні особи та фізичні особи-підприємці, фізичні особи, які не є підприємцями, державні органи, органи місцевого самоврядування мають право на звернення до господарського суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав та законних інтересів у справах, віднесених законом до юрисдикції господарського суду, а також для вжиття передбачених законом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням.

Згідно з рішенням Конституційного Суду України № 18-рп/2004 від 01.12.2004 р. під охоронюваними законом інтересами необхідно розуміти прагнення до користування конкретним матеріальним та/або нематеріальним благом, зумовлений загальним змістом об'єктивного і прямо не опосередкований у суб'єктивному праві простий легітимний дозвіл, що є самостійним об'єктом судового захисту та інших засобів правової охорони з метою задоволення індивідуальних і колективних потреб, які не суперечать Конституції і законам України, суспільним інтересам, справедливості, добросовісності, розумності та іншим загальноправовим засадам. Отже, охоронюваний законом інтерес є самостійним об'єктом судового захисту та інших засобів правової охорони.

Аналіз наведених вище норм дає підстави для висновку, що підставою для звернення до суду є наявність порушеного права (охоронюваного законом інтересу), і таке звернення здійснюється особою, котрій це право належить, і саме з метою його захисту. Відсутність обставин, які б підтверджували наявність порушення права особи, за захистом якого вона звернулася, чи охоронюваного законом інтересу, є підставою для відмови у задоволенні такого позову.

Відповідно до постанови Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 22.02.2023 року у справі № 910/2116/21 (910/17951/21), оцінюючи належність обраного позивачем способу захисту та обґрунтовуючи відповідний висновок, судам необхідно виходити із його ефективності, а це означає, що вимога на захист цивільного права має відповідати змісту порушеного права та характеру правопорушення, забезпечувати поновлення порушеного права, а у разі неможливості такого поновлення - гарантувати особі можливість отримання нею відповідного відшкодування. Подібний правовий висновок викладений у постановах Верховного Суду від 11.02.2020 у справі №923/364/19 та від 16.06.2020 у справі № 904/1221/19.

Велика Палата Верховного Суду неодноразово зазначала, що застосування конкретного способу захисту цивільного права залежить як від змісту права чи інтересу, за захистом якого звернулася особа, так і від характеру його порушення, невизнання або оспорення. Такі право чи інтерес мають бути захищені судом у спосіб, який є ефективним, тобто таким, що відповідає змісту відповідного права чи інтересу, характеру його порушення, невизнання або оспорення та спричиненим цими діяннями наслідкам. Такі правові висновки викладені у постановах Великої Палати Верховного Суду від 05.06.2018 у справі № 338/180/17 (провадження № 14-144цс18), від 11.09.2018 у справі № 905/1926/16 (провадження № 12-187гс18), від 30.01.2019 у справі № 569/17272/15-ц (провадження №14-338цс18).

Відтак, застосування судом того чи іншого способу захисту має приводити до відновлення порушеного права позивача без необхідності повторного звернення до суду (принцип процесуальної економії), постанова Великої Палати Верховного Суду від 06.04.2021 у справі № 910/10011/19.

Засіб захисту, що вимагається законом або договором, повинен бути ефективним як у законі, так і на практиці, зокрема, у тому сенсі, щоб його використання не було ускладнене діями або недоглядом органів влади відповідної держави (рішення ЄСПЛ від 05.04.2005 у справі "Афанасьєв проти України" (заява № 38722/02, § 75)).

Як встановлено судом, 06.10.2023 року від представника Позивача до суду надійшла заява б/н від 04.10.2023 року про долучення документів на виконання ухвали суду від 24.08.2023 року у справі № 902/327/23.

У цій заяві повідомлено, що Позивачу - Компанії В&В TRENDS S.L. на підставі Договору про передачу торгової марки ZELMER (ZELMER TRADEMARK TRANSFER AGREEMENT) від 24.09.2019 року від BSY HAUSGERATE GMBH (вул. Карла Bepi, 34, 81739, м. Мюнхен, Німеччина), були передані всі права на торговельні марки № 982311; №985233; № 992993; № 1128849, у зв'язку з чим, Компанія В&В TRENDS S.L. стала власником торговельних марок № 982311; № 985233; № 992993; № 1128849, що підтверджується листом WIPO Madrid № 925/1319187401 від 10.02.2020 року (копія даного листа мовою оригіналу та офіційний переклад на українську мову - додано до цієї заяви, том 2, а.с. 102-103).

Також, до згаданої вище заяви долучені докази на підтвердження того, що власником торговельних марок серії "ZELMER" номерами 982311, 985233, 992993, 1128849 є Позивач (Компанія В&В TRENDS S.L.), а саме Роздруківки з інтернет-сторінки WIPO (Всесвітня організація інтелектуальної власності) : https://branddb.wipo.int/en/ щодо цих торгівельних марок з офіційним перекладом на українську мову (том 2, а.с. 84-101).

Отже, наявними у матеріалах справи доказами підтверджується право власності Позивача на торговельні марки серії "ZELMER" за номерами 982311, 985233, 992993, 1128849 щодо яких Позивач просить припинити порушення Відповідачем прав інтелектуальної власності Компанії В&В TRENDS S.L. шляхом заборони Відповідачу вводити у цивільний обіг продукцію із використанням позначення "ZELMOTOR", "ZELMOTOR Professional".

Поряд з цим, судом встановлено, що згідно позову зареєстровані за вказаними вище номерами торговельні марки, поширюють свою дію на територію України, відповідно до положень Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 14.04.1891 та Протоколу до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 28.06.1989, учасниками яких є Україна.

Так, згідно п. 1 ст. 4 Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 14 квітня 1891 року (набуття чинності для України: 25 грудня 1991 р.), з дати реєстрації, зробленої таким чином в Міжнародному бюро відповідно до положень статей 3 та 3 ter, у кожній зацікавленій Договірній країні знаку надається така сама охорона, як і у випадку, коли б він був заявлений там безпосередньо. Класифікація товарів або послуг, передбачена у статті 3, не пов'язує Договірні країни відносно визначення обсягу охорони знака.

За змістом п. (1)(а) ст. 4 Протоколу до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків прийнятий в Мадриді 28 червня 1989 р. ( Про приєднання до Протоколу див. Закон N1763-III ( 1763-14 ) від 01.06.2000 )), з дати реєстрації або внесення запису, зробленого відповідно до положень Статей 3 і 3, охорона знака в кожній зацікавленій Договірній стороні буде такою же, якби цей знак був заявлений безпосередньо у Відомстві цієї Договірної сторони. Якщо Міжнародне бюро не було сповіщено про будь-яку відмову відповідно до Статті 5(1) і (2) або якщо відмова, про яку зроблене повідомлення відповідно до цієї статті, була згодом відкликана, охорона знака в зацікавленій Договірній стороні з зазначеної дати буде такою же, якби цей знак був зареєстрований Відомством цієї Договірної сторони.

Відповідно до ч. 1, ч. 1 ст. 19 Закону України "Про міжнародні договори України", чинні міжнародні договори України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства і застосовуються у порядку, передбаченому для норм національного законодавства.

Якщо міжнародним договором України, який набрав чинності в установленому порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені у відповідному акті законодавства України, то застосовуються правила міжнародного договору.

Згідно ст. 37 Закону України "Про міжнародне приватне право", до правовідносин у сфері захисту прав інтелектуальної власності застосовується право держави, у якій вимагається захист цих прав.

Отже, на відносини, що виникають з приводу захисту торгівельних марок за міжнародними реєстраціями, дія яких поширюється на територію України, застосовується чинне в Україні законодавство.

Приписами ч. 1, ч. 2 ст. 154 ГК України передбачено, що відносини, пов'язані з використанням у господарській діяльності та охороною прав інтелектуальної власності, регулюються цим Кодексом та іншими законами.

До відносин, пов'язаних з використанням у господарській діяльності прав інтелектуальної власності, застосовуються положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом та іншими законами.

Відповідно до ч.ч. 1-3 ст. 418 ЦК України, право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності, визначений цим Кодексом та іншим законом.

Право інтелектуальної власності становлять особисті немайнові права інтелектуальної власності та (або) майнові права інтелектуальної власності, зміст яких щодо певних об'єктів права інтелектуальної власності визначається цим Кодексом та іншим законом.

Право інтелектуальної власності є непорушним. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у його здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

За змістом ч. 1 ст. 420 ЦК України, до об'єктів права інтелектуальної власності, зокрема, належать, зокрема, комерційні (фірмові) найменування, торговельні марки (знаки для товарів і послуг), географічні зазначення.

Згідно ст. 492 ЦК України, торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

За змістом ч. 1, ч. 2 ст. 493 ЦК України, суб'єктами права інтелектуальної власності на торговельну марку є фізичні та юридичні особи.

Право інтелектуальної власності на певну торговельну марку може належати одночасно кільком фізичним та (або) юридичним особам.

Приписи ст. 494 ЦК України визначають, що набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом.

Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом.

Набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію або визнана в установленому законом порядку добре відомою, не вимагає засвідчення свідоцтвом.

Згідно ч. 1, ч. 2 ст. 495 ЦК України, майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є: 1) право на використання торговельної марки; 2) виключне право дозволяти використання торговельної марки; 3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання; 4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку належать володільцю відповідного свідоцтва, володільцю міжнародної реєстрації, особі, торговельну марку якої визнано в установленому законом порядку добре відомою, якщо інше не встановлено договором.

За змістом ст. 1 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", торговельна марка - позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб; зареєстрована торговельна марка - торговельна марка, на яку видано свідоцтво або яка має міжнародну реєстрацію, що діє на території України.

Відповідно до ч.ч. 2-4 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", об'єктом торговельної марки може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори, форма товарів або їх пакування, звуки, за умови що такі позначення придатні для відрізнення товарів або послуг одних осіб від товарів або послуг інших осіб, придатні для відображення їх у Реєстрі таким чином, що дає змогу визначити чіткий і точний обсяг правової охорони, що надається.

Набуття права на торговельну марку засвідчується свідоцтвом.

Обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням торговельної марки та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення торговельної марки та переліком товарів і послуг.

Судом встановлено та підтверджено матеріалами справи, що 20.01.2022 року представник Позивача - Компанії "В&В TRENDS, S.L. звернувся до Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України з заявою про проведення експертного дослідження у сфері інтелектуальної власності та надання обґрунтованих відповідей на наступні питання:

1) Чиє позначення "zelmotor", "zelmotor professional", яке заявлено для реєстрації торговельної марки та отримання в подальшому свідоцтва на знаки для товарів і послуг в Україні польською компанією Зелмотор спулка з огранічоно одповієдзяльносця (Zelmotor spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia) (заявка № m202009115) та позначення на товарах, що поставляються в Україну та реалізуються товариством з обмеженою відповідальністю "Зелмотор", тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із зареєстрованими міжнародними торговельними марками № 982311, № 985233, № 992993, № 1128849 компанії В&В TRENDS, S.L., дія яких поширюється на територію України, для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг?

За результатами проведеного експертного дослідження у сфері інтелектуальної власності був складений висновок судового експерта Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України Дорошенка О.Ф. від 24.08.2022 року № 1340 (далі - висновок, том 1, а.с. 41-83), в якому зроблені такі висновки :

- Позначення "zelmotor professional", яке заявлено для реєстрації торговельної марки в Україні за заявкою № m202009115 польською компанією Зелмотор спулка з огранічоно одповієдзяльносця (Zelmotor spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia) та позначення "zelmotor", "zelmotor professional", що містяться на сайті https://zelmotor.com.ua/ з зображеннями побутової техніки, маркованої позначеннями "zelmotor", "zelmotor professional", є схожими настільки, що їх можна сплутати із зареєстрованими торговельними марками за міжнародними реєстраціями № 982311, № 985233, №1128849 компанії В&В TRENDS, S.L., дія яких поширюється на територію України для таких самих та споріднених з ними товарів і послуг;

- Позначення "zelmotor professional", яке заявлено для реєстрації торговельної марки в Україні за заявкою № m202009115 польською компанією Зелмотор спулка з огранічоно одповієдзяльносця (Zelmotor spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia), є схожим настільки, що його можна сплутати із зареєстрованою торговельною маркою за міжнародною реєстрацією № 992993 компанії В&В TRENDS, S.L., дія якої поширюється на територію України, в частині таких самих та споріднених товарів і послуг, а саме: товарів 07 класу МКТП: "млинки побутові, крім ручних" та послуг 35 класу МКТП: "послуги щодо роздрібного та оптового продажу, в тому числі через комп'ютерну мережу Інтернет, електрочайників, кавоварок, електричних кавомолок; організовування показів, ярмарків та виставок на комерційні або рекламні потреби";

- Позначення "zelmotor", "zelmotor professional" є такими, що можуть ввести споживачів в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Із вступної частини цього висновку вбачається, що він підготовлений для подання до суду.

Також, у вказаному висновку викладено наступне :

Об'єкти, що підлягають дослідженню: позначення "zelmotor professional", яке подано на реєстрацію в якості торговельної марки в Україні за заявкою № m202009115; позначення "zelmotor", "zelmotor professional", що містяться, відповідно до наданих на дослідження скріншотів на сайті https://zelmotor.com.ua/ з зображеннями побутової техніки, маркованої позначеннями "zelmotor", "zelmotor professional"; торговельні марки за міжнародними реєстраціями № 982311, № 985233, № 992993, № 1128849.

Підставою для проведення експертизи є Договір № 02/01-2022 від 26.01.2022 р..

Експертиза у сфері інтелектуальної власності відповідно до Листа та згідно із Законом України "Про судову експертизу" проводилась атестованим судовим експертом Дорошенком Олександром Федоровичем - директором Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України, який має вищу технічну освіту, вищу освіту в сфері інтелектуальної власності, науковий ступінь кандидата юридичних наук, кваліфікацію судового експерта з питань інтелектуальної власності, у тому числі за спеціальністю 13.6 "Дослідження, пов'язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями" (свідоцтво Міністерства юстиції України № 933, видане на підставі рішення Центральної експертно-кваліфікаційної комісії при Міністерстві юстиції України від 28.11.2008, безстрокове), стаж роботи в галузі інтелектуальної власності з 1997 року, стаж судово-експертної роботи - з 2001 року.

Експертиза проводилась з 20 січня по 24 серпня 2022 року за адресою: м. Київ, вул.Казимира Малевича, 11, 13 поверх, офіс 1303. При проведенні експертизи був присутній лише експерт Дорошенко О.Ф..

Про кримінальну відповідальність згідно із статтею 384 Кримінального кодексу України експерт обізнаний.

У процесі проведення судової експертизи досліджувалися фактичні дані, що відносяться до властивостей матеріальних та нематеріальних (інформаційних) об'єктів, а також до охороноздатності конкретних об'єктів дослідження (предмет дослідження).

Для вирішення поставлених перед експертом завдань використовувалися: методи співставлення та порівняння, синтезу та аналізу; положення нормативних актів та літератури, перелічених у відповідному розділі.

У наданих на дослідження матеріалах та у відкритому Інтернет-джерелі - базі даних Українського інституту інтелектуальної власності "Спеціальна інформаційна система (СІС)" містяться, зокрема, наступні відомості щодо позначення за заявкою № m202009115 : дата подання заявки 15.05.2020; ім'я та адреса заявника - Зелмотор спулка з органічоно одповієдзяльносня (Zelmotor spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia); зображення знака - zelmotor professional); Інформація щодо заявлених кольорів - блакитний; ТМ зареєстровано для наступних товарів 07 класу та послуг 35 класу МКТП.

Позначення "zelmotor professional" за заявкою № m202009115 є словесним, складається з двох слів "zelmotor" та "professional", виконаних горизонтально у два рядки стандартним друкованим шрифтом літерами латиниці блакитного кольору. Слово "zelmotor" розташовано у верхньому рядку. літери, яким воно виконано, мають значно більший розмір за літери, якими виконано слово "professional", розташоване у нижньому рядку. Слово "zelmotor" виконано рядковими літерами, які мають напівжирне накреслення. Слово "professional" виконано заголовними літерами дрібного розміру.

Позначення "zelmotor" та "zelmotor professional", що містяться відповідно до наданих на дослідження скріншотів, на сайті https://zelmotor.com.ua/ з зображеннями побутової техніки маркованої позначеннями "zelmotor", "zelmotor-professional" (див. Таблицю № 2):

Досліджувані позначення "zelmotor" (див. стрілки червоного кольору) "zelmotor professional" (див. стрілки зеленого кольору) є словесними, виконаними стандартним друкованим шрифтом літерами латиниці.

У наданих на дослідження матеріалах та у відкритому Інтернет-джерелі - офіційній базі Всесвітньої організації інтелектуальної власності "Madrid Monitor" (режим доступу до бази даних) https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/) містяться наступні відомості стосовно міжнародної реєстрації № 982311, наведені у Таблиці № 3 : Дата реєстрації ТМ - 15.10.2008 р., власник міжнародної реєстрації - В & В TRENDS, S.L., зображення ТМ - zelmer, класи товарів за МКТП, для яких зареєстровано ТМ: 07, 09, 11 класи МКТП.

Торговельна марка zelmer за міжнародною реєстрацією № 982311 є словесною, яка складається з одного слова "zelmer", виконаного стандартним друкованим шрифтом рядковими літерами латиниці. Торговельну марку зареєстровано без зазначення кольору у стандартному виконанні - літери чорного кольору на білому тлі.

Надані матеріали містять переклад товарів для яких зареєстровано торговельну марку за міжнародною реєстрацією № 982311 українською мовою.

У наданих на дослідження матеріалах та у відкритому Інтернет-джерелі - офіційній базі Всесвітньої організації інтелектуальної власності "Madrid Monitor" (режим доступу до бази даних) https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/) містяться наступні відомості стосовно міжнародної реєстрації № 985233, наведені у Таблиці № 4 : Дата реєстрації ТМ - 22.04.2008 р., власник міжнародної реєстрації - В & В TRENDS, S.L., зображення ТМ - zelmer, класи товарів за МКТП, для яких зареєстровано ТМ: 07, 09, 11 класи МКТП.

Торгівельна марка zelmer за міжнародною реєстрацією № 985233 є словесною, яка складається з одного слова "zelmer", виконаного оригінальним шрифтом рядковими літерами латиниці. Літери виконані лініями однакової товщини з напівжирним накресленням, всі літери пов'язані між собою в нижній лінії напису. Торговельну марку зареєстровано без зазначення кольору у стандартному кольоровому виконанні - літери чорного кольору на білому тлі.

У наданих на дослідження матеріалах та у відкритому Інтернет-джерелі - офіційній базі Всесвітньої організації інтелектуальної власності "Madrid Monitor" (режим доступу до бази даних https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/) містяться наступні відомості стосовно міжнародної реєстрації № 992993, наведені у Таблиці № 5 : Дата реєстрації ТМ - 18.11.2008 р.; власник міжнародної реєстрації - В & В TRENDS, S.L., зображення ТМ - zelmer .NERRO., класи товарів за МКТП, для яких зареєстровано ТМ: 07, 11 класи МКТП.

Торговельна марка zelmer .NERRO. за міжнародною реєстрацією № 992993 є словесною, яка складається з двох слів "zelmer" та "nerro", виконаних у два рядки, нижнє слово виділено з двох боків крапками. Слово "zelmer" розташовано у верхньому рядку, виконано оригінальним шрифтом рядковими літерами латиниці. Літери виконані лініями однакової товщини з напівжирним накресленням, всі літери пов'язані між собою в нижній лінії напису. Слово "nerro" розташоване у нижньому рядку, виконано стандартним шрифтом заголовними літерами латиниці.

Торговельну марку зареєстровано без зазначення кольору у стандартному виконанні - літери чорного кольору на білому тлі.

Надані матеріали містять переклад товарів для яких зареєстровано торговельну марку за міжнародною реєстрацією № 992993 українською мовою.

У наданих на дослідження матеріалах та у відкритому Інтернет-джерелі - офіційній базі Всесвітньої організації інтелектуальної власності "Madrid Monitor" (режим доступу до бази даних https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/) містяться наступні відомості стосовно міжнародної реєстрації № 1128849, наведені у Таблиці № 6 : Дата реєстрації ТМ - 05.06.2012 р.; власник міжнародної реєстрації - В & В TRENDS, S.L., зображення ТМ - BASIK by zelmer, класи товарів за МКТП, для яких зареєстровано ТМ: 07, 9, 11 класи МКТП.

Торговельна марка BASIK by zelmer за міжнародною реєстрацією № 1128849 є словесною, яка складається з трьох слів "basic", "by" та "zelmer", виконаних у два рядки. Слово "basic" розташовано у верхньому рядку, виконано стилізованим друкованим шрифтом літерами латиниці. Перші дві літери підкреслені рисками. Слова "by" та "zelmer" розташовані у нижньому рядку під трьома останніми літерами слова "basic". Слово "by" виконано стандартним друкованим шрифтом літерами латиниці дрібного кольору. Слово "zelmer" виконано оригінальним шрифтом літерами латиниці, літери виконані лініями однакової товщини з напівжирним накресленням, всі літери пов'язані між собою в нижній лінії напису.

Отже, всі досліджувані позначення є словесними і визначення їх схожості буде проводитись за правилами визначення схожості словесних позначень.

Як видно з наведеної у висновку таблиці № 8, усі товари 07 класу МКТП, для яких подано на реєстрацію позначення за заявкою № m202009115, є такими самими та спорідненими з товарами 07 класу та частиною товарів 11 класу МКТП, для яких зареєстровано торговельні марки за міжнародними реєстраціями №№ 982311, 985233 та 1128849.

Товари 07 класу МКТП "млинки побутові, крім ручних", для яких серед іншого подано на реєстрацію позначення за заявкою № m202009115, є такими самими з товаром "електричні кавові млинки" 07 класу МКТП, для якого зареєстровано торговельну марку за міжнародною реєстрацією № 992993.

Послуги 35 класу МКТП, для яких подано на реєстрацію позначення за заявкою №m202009115, є також спорідненими з товарами 07 класу та частиною товарів 11 класу МКТП, для яких зареєстровано торговельні марки за міжнародними реєстраціями №№982311, 985233 та 1128849.

Послуги 35 класу МКТП, для яких подано на реєстрацію позначення за заявкою №m202009115, є спорідненими з товарами 07 та 11 класів МКТП, для якого зареєстровано торговельну марку за міжнародною реєстрацією № 992993 в частині наступних послуг: "послуги щодо роздрібного та оптового продажу, в тому числі через комп'ютерну мережу Інтернет, електрочайників, кавоварок, електричних кавомолок; організовування показів, ярмарків та виставок на комерційні або рекламні потреби".

Відповідно до наданих на дослідження скріншотів, досліджувані позначення "zelmotor" та "zelmotor professional" нанесено на наступних товарах, що відносяться до побутової техніки: "слайсер, соковичавниця, міксер, м'ясорубка".

Виходячи з наведеного вище, зазначені товари є такими самими з наступними товарами 07 класу МКТП: "устаткування для нарізання шматочків хліба та м'ясних виробів; різаки (машини); соковичавниці електричні побутові; міксери (змішувачі) (машини); м'ясорубки (машини)" відповідно, для яких серед іншого зареєстровано торговельні марки за міжнародними реєстраціями № № 982311, 985233 та 1128849, через те, що вони відносяться до одного виду, задовольняють одну і ту ж потребу, мають однакові призначення та споживчі характеристики.

В результаті проведеного дослідження експерт дійшов наступних висновків:

Товари та послуги, для яких подано на реєстрацію позначення за заявкою №m202009115, є такими самими та спорідненими з товарами, для яких зареєстровано торговельні марки за міжнародними реєстраціями № № 982311, 985233 та 1128849.

Частина товарів 07 класу МКТП: "млинки побутові, крім ручних", та частина послуг 35 класу МКТП: "послуги щодо роздрібного та оптового продажу, в тому числі через комп'ютерну мережу Інтернет, електрочайників, кавоварок, електричних кавомолок; організовування показів, ярмарків та виставок на комерційні або рекламні потреби", для яких серед іншого подано на реєстрацію позначення за заявкою № m202009115, є такими самими та спорідненими з товарами, для яких зареєстровано торговельну марку за міжнародною реєстрацією № 992993.

Товари, на яких нанесено досліджувані позначення "zelmotor" та "zelmotor professional", є такими самими з товарами, для яких, зокрема, зареєстровано торговельні марки за міжнародними реєстраціями № № 982311,985233 та 1128849.

Крім цього, у позначенні "zelmotor professional" за заявкою № m202009115 слово "zelmotor" є сильним елементом, з огляду на те, що воно не є описовим, є оригінальним і розрізняльна здатність позначення припадає саме на нього. Слово "professional" згідно онлайн англо-українського словника перекладається як "професійний" і є слабким елементом позначення. Те саме стосується досліджуваного позначення "zelmotor professional", нанесеного на товари, зображення яких містяться на наданих на дослідження скріншотах з сайту https://zelmotor.com.ua/.

У торговельних марках zelmer .NERRO. за міжнародною реєстрацією № 992993 та BASIK by zelmer за міжнародною реєстрацією № 1128849 слово "zelmer" є сильним елементом, з огляду на те, що воно є оригінальним, не є описовим, і саме воно, як сильний елемент, лежить в основі серії торговельних марок за міжнародними реєстраціями №№982311, 985233, 992993 та 1128849.

Таким чином, враховуючи наведену у висновку рекомендацію щодо встановлення схожості саме сильних елементів під час проведення експертизи словесних позначень, які складаються з двох і більше слів, для визначення схожості зазначених вище досліджуваних позначень необхідно і достатньо встановити схожість їх сильних елементів "zelmotor" та "zelmer".

Водночас, у висновку наведено порівняльне дослідження за фонетичними ознаками порівнюваних позначень у вигляді Таблиці № 8.

В результаті проведеного порівняльного дослідження за фонетичними ознаками, експерт дійшов висновку, що позначення "zelmotor professional" за заявкою № m202009115, досліджувані позначення "zelmotor", "zelmotor professional" та торговельні марки за міжнародними реєстраціями № 982311, № 985233, № 992993, № 1128849 є схожими за фонетичними (звуковими) ознаками.

Також, в результаті проведення порівняльного аналізу досліджуваних позначень та торговельних марок за графічними ознаками, експерт дійшов наступних висновків:

- досліджуване позначення "zelmotor" (див. таблиця № 2 стрілки червоного кольору) та торговельна марка zelmer за міжнародною реєстрацією № 982311 є схожими за візуальними (графічними) ознаками;

- досліджувані позначення zelmotor professional за заявкою № m202009115, "zelmotor professional" (див. таблиця № 2 стрілки зеленого кольору) та торговельна марка zelmer за міжнародною реєстрацією № 982311 є частково схожими за візуальними (графічними) ознаками;

- досліджувані позначення zelmotor professional за заявкою № m202009115, "zelmotor" (див. таблиця № 2 стрілки червоного кольору), "zelmotor professional" (див. таблиця № 2 стрілки зеленого кольору) та торговельні марки за міжнародними реєстраціями № 985233, №992993, № 1128849 не є схожими за візуальними (графічними) ознаками.

Разом з тим, враховуючи, що досліджувані позначення є фантазійними, такими, що не мають конкретного значення, і мають фонетичну схожість, при використанні їх для позначення таких самих та споріднених товарів і послуг, вони можуть викликати у свідомості споживача однакові або схожі асоціації від їх сприйняття через близькість асоціацій, що виникають у свідомості споживача при слуховому сприйнятті фонетично схожих позначень.

Таким чином, враховуючи наведене експерт дійшов висновку, що позначення zelmotor professional за заявкою № m202009115, досліджуванні позначення zelmotor, zelmotor professional та торговельні марки за міжнародними реєстраціями № 982311, № 985233, №992993, №1128849, при використанні їх для таких самих та споріднених товарів і послуг можуть породжувати однакові або схожі асоціації, через що вони є схожими за смисловими (семантичними) ознаками.

Підсумовуючи проміжні результати проведеного дослідження та враховуючи наведені методичні рекомендації, експерт дійшов наступних висновків:

Позначення "zelmotor professional", яке заявлено для реєстрації торговельної марки в Україні за заявкою № m202009115 польською компанією Зелмотор спулка з огранічоно одповієдзяльносця (Zelmotor spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia) та позначення "zelmotor", "zelmotor professional", що містяться на сайті https:/zelmotor.com.ua, з зображеннями побутової техніки, маркованої позначеннями "zelmotor", "zelmotor professional", є схожими настільки, що їх можна сплутати із зареєстрованими торговельними марками за міжнародними реєстраціями № 982311, №985233, № 1128849 компанії В&В TRENDS, S.L., дія яких поширюється на територію України для таких самих та споріднених з ними товарів і послуг.

Позначення "zelmotor professional", яке заявлено для реєстрації торговельної марки в Україні за заявкою № m202009115 польською компанією Зелмотор спулка з огранічоно одповієдзяльносця (Zelmotor spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia) є схожими настільки, що їх можна сплутати із зареєстрованою торговельною маркою за міжнародною реєстрацією № 992993 компанії В&В TRENDS, S.L., дія якої поширюється на територію України, в частині таких самих та споріднених товарів і послуг, а саме: товарів 07 класу МКТП: "млинки побутові, крім ручних" та послуг 35 класу МКТП: "послуги щодо роздрібного та оптового продажу, в тому числі через комп'ютерну мережу Інтернет, електрочайників, кавоварок, електричних кавомолок; організовування показів, ярмарків та виставок на комерційні або рекламні потреби".

Крім того, з наданих на дослідження матеріалів експертом встановлено наступне.

Торговельні марки zelmer, zelmer та zelmer .NERRO. за міжнародними реєстраціями №982311 № 985233 та № 992993 було зареєстровано компанією В&В TRENDS, S.L. ще у 2008 році. Тобто на дату подачі заявки на реєстрацію позначення zelmotor professional за заявкою № m202009115 - 15.05.2020 рік, зазначені торговельні марки вже були зареєстровані більше десяти років.

Тому поява на ринку таких самих або споріднених товарів і послуг, на яких нанесено позначення або при наданні яких використовується позначення, схоже настільки, що його можна сплутати з торговельними марками за міжнародними реєстраціями №№ 982311, 985233, 992993 та 1128849, може породжувати у свідомості споживачів асоціації, пов'язані з виробником, які насправді не відповідають дійсності.

Крім того, у 2012 році компанією В&В TRENDS, S.L. було зареєстровано ще одну торговельну марку за міжнародною реєстрацією № 1128849, в основі якої лежить слово "zelmer". Компанія В&В TRENDS, S.L. є власником ряду торговельних марок, які містять спільну частину zelmer, що утворює серію торговельних марок з основою серії - словом "zelmer".

Це може призвести до змішування діяльності господарюючих суб'єктів та ввести споживачів в оману щодо особи, яка виробляє зазначені товари, тобто, щодо джерела походження товару (особи виробника).

Таким чином, в результаті проведеного дослідження, експерт дійшов висновку, що позначення "zelmotor", "zelmotor professional" є такими, що можуть ввести споживачів в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Відповідно до ч.ч. 1-4, 6 ст. 98 ГПК України, висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові, складений у порядку, визначеному законодавством.

Предметом висновку експерта може бути дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких потребує наявних у експерта спеціальних знань.

Предметом висновку експерта не можуть бути питання права.

Висновок експерта може бути наданий на замовлення учасника справи або на підставі ухвали суду про призначення експертизи.

Висновок експерта викладається у письмовій формі і приєднується до справи.

У висновку експерта повинно бути зазначено: коли, де, ким (прізвище, ім'я, по батькові, освіта, спеціальність, а також, за наявності, свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового експерта, стаж експертної роботи, науковий ступінь, вчене звання, посада експерта), на якій підставі була проведена експертиза, хто був присутній при проведенні експертизи, питання, що були поставлені експертові, які матеріали експерт використав. Інші вимоги до висновку експерта можуть бути встановлені законодавством.

За змістом ч.ч. 1, 5 ст. 101 ГПК України, учасник справи має право подати до суду висновок експерта, складений на його замовлення.

Порядок проведення експертизи та складення висновків експерта за результатами проведеної експертизи визначається відповідно до чинного законодавства України про проведення судових експертиз.

У висновку експерта зазначається, що висновок підготовлено для подання до суду та що експерт обізнаний про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок.

За змістом ч. 1 ст. 102 ГПК України, матеріали, необхідні для проведення експертизи, експерту надає суд, якщо експертиза призначена судом, або учасник справи, якщо експертиза проводиться за його замовленням.

Стаття 104 ГПК України передбачає, що висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом із іншими доказами за правилами, встановленими статтею 86 цього Кодексу. Відхилення судом висновку експерта повинно бути мотивоване в судовому рішенні.

Згідно постанови Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 19.10.2023 року у справі № 910/7514/21, оцінка доказів - це визначення їх об'єктивної дійсності, правдивості та достовірності. Способи перевірки і дослідження доказів залежать від конкретного виду засобів доказування, що використовуються. Метою оцінки доказів з огляду на їх належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також вірогідність і взаємозв'язок доказів у їх сукупності - є усунення суперечностей між доказами, сумнівів у достовірності висновків, що випливають з отримуваної доказової інформації. Від повноти встановлення відповідних обставин справи та правильної оцінки доказів залежить обґрунтованість висновків суду при ухваленні судом рішення по суті спору. При цьому суд у кожному випадку повинен навести мотиви, з яких він приймає одні докази та відхиляє інші.

Приймаючи або відхиляючи будь-які доводи сторін суди повинні у мотивувальній частині судового рішення навести правове обґрунтування і ті доведені фактичні обставини, з огляду на які ці доводи взято або не взято до уваги судом.

Суд зазначив, що висновок експерта є рівноцінним засобом доказування у справі, поряд з іншими письмовими, речовими і електронними доказами, а оцінка його, як доказу, здійснюється судом у сукупності з іншими залученими до справи доказами за загальним правилом статті 86 ГПК України.

Відповідно до постанови Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 09.02.2023 року року у справі № 910/5028/21, у застосуванні до спірних правовідносин приписів статті 104 ГПК України «Оцінка висновку експерта судом» Верховний Суд враховує свою сталу та послідовну правову позицію, на яку також посилається у своїх доводах скаржник, відповідно до якої сприйняття торговельних марок пересічним споживачем відіграє вирішальну роль при їх порівнянні і оцінюванні. Такий висновок викладений, зокрема, у постановах Верховного Суду від 20.02.2018 у справі №922/3136/16, від 15.07.2019 у справі № 910/18587/16, від 09.06.2020 у справі №910/15741/17.

Водночас, Верховний Суд врахував й викладену у зазначених справах правову позицію, згідно з якою схожість до ступеня змішування базується на загальному враженні, що створюють знаки для товарів і послуг. Під час купівлі товару споживач зазвичай візуально сприймає знак, що позначає товари. Споживач сприймає упаковку та не аналізує окремо слово.

Верховний Суд зазначив, що обізнані та проінформовані споживачі через власні індивідуальні відмінності мають набагато меншу від звичайної вірогідність придбати продукцію не того призначення або не того виробника (навіть за умови її схожості), відповідно у вирішенні питань наявності чи відсутності схожості до ступеня змішування орієнтуватись належить на звичайного пересічного споживача, в даному випадку - звичайного пересічного споживача алкогольних напоїв.

У п. 18 Постанови № 4 від 23.03.2012 р. Вищого господарського суду України "Про деякі питання практики призначення судової експертизи" викладено правову позицію про те, що у перевірці й оцінці експертного висновку господарським судам слід з'ясовувати: чи було додержано вимоги законодавства при проведенні судової експертизи; чи не було обставин, які виключали участь експерта у справі; повноту відповідей на порушені питання та їх відповідність іншим фактичним даним; узгодженість між дослідницькою частиною та підсумковим висновком судової експертизи.

Отже, надаючи оцінку наявному у цій справі висновку судового експерта Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України Дорошенка О.Ф. від 24.08.2022 року № 1340, суд зважає на те, що відповідний висновок містить усі відомості передбачені приписами ст. ст. 98, 101 ГПК України.

Поряд з цим, згідно ст. 7-1 Закону України "Про судову експертизу", підставою проведення судової експертизи є відповідне судове рішення чи рішення органу досудового розслідування, або договір з експертом чи експертною установою - якщо експертиза проводиться на замовлення інших осіб.

Суд звертає увагу на те, що в матеріалах справи наявні завірені копії таких документів: договір № 02/01-2022 від 26.01.2022 року про проведення експертизи у сфері інтелектуальної власності, укладеного між Науково-дослідним інститутом інтелектуальної власності Національної академії правових наук України (Виконавець) та Адвокатським об'єднанням "Місечко та партнери" (Замовник); рахунок № 03 від 26.01.2022 року на суму 25 002,00 грн - витрати, пов'язані з проведенням експертизи у сфері інтелектуальної власності згідно договору № 02/01-2022 від 26.01.2022 року; платіжне доручення № 328 від 08.02.2022 року із призначенням платежу : сплата послуг з проведення експертизи у сфері інтелектуальної власності згідно договору № 02/01-2022 від 26.01.2022 року.

Відтак, матеріалами справи підтверджується на якій підставі було проведено експертизу у сфері інтелектуальної власності та складено зазначений вище висновок експерта від 24.08.2022 року № 1340.

Крім цього, згідно підпункту 1.2.5., п. 1.2 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 № 1950/5, далі - Інструкція), основними видами (підвидами) експертизи є, зокрема, експертиза у сфері інтелектуальної власності: літературних та художніх творів; фонограм, відеограм, програм (передач) організації мовлення; винаходів і корисних моделей; промислових зразків; сортів рослин і порід тварин; комерційних (фірмових) найменувань, торговельних марок (знаків для товарів і послуг), географічних зазначень; топографій інтегральних мікросхем; комерційної таємниці (ноу-хау) і раціоналізаторських пропозицій; економічна у сфері інтелектуальної власності.

Відповідно до п. 1.4 Інструкції, під час проведення експертиз (експертних досліджень) з метою виконання певного експертного завдання експертами застосовуються відповідні методи дослідження, методики проведення судових експертиз, а також нормативно-правові акти та нормативні документи (міжнародні, національні та галузеві стандарти, технічні умови, правила, норми, положення, інструкції, рекомендації, переліки, настановчі документи Держспоживстандарту України), а також чинні республіканські стандарти колишньої УРСР та державні класифікатори, галузеві стандарти та технічні умови колишнього СРСР, науково-технічна, довідкова література, програмні продукти тощо.

Визначення способу проведення експертизи (вибір певних методик, (методів дослідження)) належить до компетенції експерта.

Згідно пунктів 5.1, 5.2 Розділу V Науково-методичним рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 № 1950/5), основним завданням експертизи об'єктів інтелектуальної власності є визначення властивостей цих об'єктів, до яких належать об'єкти промислової власності, об'єкти авторського права і суміжних прав.

При дослідженні об'єктів промислової власності вирішуються питання щодо властивостей цих об'єктів, а саме: знаків для товарів і послуг (торговельних марок); комерційних найменувань; географічних зазначень; промислових зразків; винаходів і корисних моделей; комерційної таємниці і ноу-хау; раціоналізаторських пропозицій; топографії інтегральних мікросхем; сортів рослин; порід тварин тощо.

Судом встановлено, що у висновку експерта від 24.08.2022 року № 1340, серед іншого, зазначено : який вид експертизи було проведено; викладені питання на які експерту слід надати відповіді; наведено список нормативних актів і літератури; які об'єкти досліджено (вказано детальний опис досліджуваних торгівельних марок; визначено спорідненість товарів і/або послуг за відповідними торгівельними марками; визначено схожість порівнюваних торгівельних марок за словесними, фонетичними, візуальними, смисловими ознаками); на підставі яких доказів проводилося експертне дослідження; викладені висновки експерта на поставлені питання.

Зважаючи на викладене, суд, оцінюючи наявний у справі висновок судового експерта Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України Дорошенка О.Ф. від 24.08.2022 року № 1340, дійшов висновку, що зазначений висновок містить відповіді на поставлені питання, які є обґрунтованими та такими, що узгоджуються з іншими матеріалами справи.

За таких обставин, відповідний висновок приймається судом як належний та допустимий доказ в підтвердження підстав позову щодо порушення Відповідачем прав інтелектуальної власності Позивача на зареєстровані за останнім торговельні марки.

Водночас, як вказано вище та встановлено судом, згідно наведеного висновку експерта від 24.08.2022 року № 1340, позначення "zelmotor professional", яке заявлено для реєстрації торговельної марки в Україні за заявкою № m202009115 польською компанією Зелмотор спулка з огранічоно одповієдзяльносця (Zelmotor spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia) та позначення "zelmotor", "zelmotor professional", що містяться на сайті https:/zelmotor.com.ua, з зображеннями побутової техніки, маркованої позначеннями "zelmotor", "zelmotor professional", є схожими настільки, що їх можна сплутати із зареєстрованими торговельними маркими за міжнародними реєстраціями № 982311, № 985233, № 1128849 компанії В&В TRENDS, S.L., дія яких поширюється на територію України для таких самих та споріднених з ними товарів і послуг та зареєстрованою торговельною маркою за міжнародною реєстрацією № 992993 компанії В&В TRENDS, S.L., дія якої поширюється на територію України, в частині таких самих та споріднених товарів і послуг.

Також, у цьому висновку, експерт вказав, що використання позначень "zelmotor", "zelmotor professional" для позначення товарів та послуг, які є такими самим та спорідненими з товарами, для яких зареєстровані торговельні марки за міжнародними реєстраціями № 982311, № 985233, № 992993, № 1128849, може призвести до сплутування споживачами цих товарів з такими самими та спорідненими товарами компанії В&В TRENDS, S.L.. За цих обставин, в результаті проведеного дослідження, експерт дійшов висновку, що позначення "zelmotor", "zelmotor professional" є такими, що можуть ввести споживачів в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Слід зазначити, що в матеріалах справи наявна фотокопія м'ясорубки виробництва польської компанії Zelmotor sp. z о.о. та касовий чек ТОВ "Комфі Трейд" (м. Київ) № ЧКІР5-0004 від 25.11.2020 про придбання цієї м'ясорубки під торговельною маркою ZELMOTOR PROFESSIONAL, імпортер - ТОВ "Зелмотор" (м. Вінниця). Водночас, позначення на упаковці придбаного товару, а саме "zelmotor professional" було об'єктом дослідження експерта в межах встановлення схожості такого позначення із належними Позивачу торговельними марками за міжнародними реєстраціями № 982311, № 985233, № 992993, №1128849.

Разом з цим, Відповідачем не надано суду доказів які б підтверджували істотні недоліки наданого Позивачем висновку судового експерта Дорошенка О.Ф. № 1340 від 24.08.2022 року, зокрема, рецензії на такий висновок згідно норм чинного законодавства.

З огляду на вказане, суд, надавши оцінку, наведеному вище висновку експертного дослідження, який міститься в матеріалах справи та беручи до уваги специфіку спірних правовідносин у сфері інтелектуальної власності у цій справі, дійшов висновку, що товари за міжнародними торговельними марками Позивача - Компанії В&В TRENDS S.L., які зареєстровані за № 982311 (zelmer), за № 985233 (zelmer), за № 992993 (zelmer .NERRO.), за №1128849 (BASIK by zelmer) та товари за торговельними марки "zelmotor", "zelmotor professional" (виробник польська компанія Zelmotor sp. zoo.), дистриб'ютором в Україні яких є Відповідач - ТОВ "Зелмотор", фактично є схожими настільки, що їх можна сплутати із вказаними торгівельними марками виробника - В&В TRENDS S.L., що також буде створювати у споживача враження належності товарів, маркованих знаками "zelmotor", "zelmotor professional" до лінійки товарів Позивача.

Стаття 431 ЦК України передбачає, що порушення права інтелектуальної власності, в тому числі невизнання цього права чи посягання на нього, тягне за собою відповідальність, встановлену цим Кодексом, іншим законом чи договором.

В силу ч. 2, ч. 4 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", свідоцтво надає його власнику право використовувати торговельну марку та інші права, визначені цим Законом.

Використанням торговельної марки визнається: нанесення її на будь-який товар, для якого торговельну марку зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням торговельної марки з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування її під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої торговельну марку зареєстровано; застосування її в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Торговельна марка визнається використаною, якщо її застосовано у формі зареєстрованої торговельної марки, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованої торговельної марки лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності торговельної марки.

Згідно ч. 1, ч. 2 ст. 20 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

На вимогу власника свідоцтва таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов'язаний відшкодувати власнику свідоцтва завдану майнову шкоду шляхом відшкодування збитків чи виплати компенсації та/або завдану немайнову (моральну) шкоду.

Власник свідоцтва може також вимагати усунення з товару, його упаковки незаконно використаної торговельної марки або позначення, схожого з нею настільки, що їх можна сплутати, або знищення виготовлених зображень торговельної марки або позначення, схожого з нею настільки, що їх можна сплутати.

З огляду на викладене та встановлені обставини справи, позов в частині вимог про припинення порушення прав інтелектуальної власності компанії В&В TRENDS, S.L. на торговельні марки серії "ZELMER" за міжнародними реєстраціями №№ 982311, 985233, 992993, 1128849 шляхом заборони ТОВ "ЗЕЛМОТОР" продавати, пропонувати для продажу, будь-яким іншим чином вводити у цивільний обіг продукцію із використанням позначення "ZELMOTOR", "ZELMOTOR Professional" на продукції класів 7, 9, 11 Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (Ніццька класифікація), є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Разом з тим, як вказано вище, у доповненні представника Відповідача до відзиву на позовну заяву б/н від 27.06.2023 року, зокрема, повідомлено, що 15.06.2020 Польською компанією Zelmotor sp.z.o.o. до Укрпатенту подано заяву про реєстрацію в Україні торговельної марки "Zelmotor" та "Zelmotor professional". Компанією В&В TRENDS S.L. подані до Укрпатенту заперечення. Укрпатентом проведено формальну та кваліфікаційну експертизу, заперечення Компанією В&В TRENDS S.L. відхиленні. За Польською компанією Zelmotor sp.z.o.o. зареєстровано торговельну марку "Zelmotor" та "Zelmotor professional".

На переконання, представника Відповідача, викладене свідчить про те, що фахівцями Укрпатенту проведено відповідні кваліфікаційні дослідження та встановлено відсутність будь-яких порушень законних прав та інтересів Компанії В&В TRENDS S.L., а також про законні підстави використання на території України товарів з торговельною маркою "Zelmotor" та "Zelmotor professional".

Водночас, судом встановлено, що 09.10.2023 року до суду від представника Відповідача надійшло клопотання б/н від 27.06.2023 року про долучення документів до матеріалів справи, а саме : основного договору про поглинання моторного заводу, укладеного між АТ "Зелмер" та ТОВ "Зелмотор" від 23.12.2009 (з переводом на українську мову), договір купівлі-продажу - передачі права власності на рухоме майно та права на виробництво слайсера від 12.09.2019, укладений між ТОВ "БіЕсЕйч Спшент Господарства Домовего" та ТОВ "Зелмотор" (з переводом на українську мову), свідоцтво про реєстрацію від 24.06.2013 (з переводом на українську мову), витяг з Національного судового реєстру станом на 10.06.12023 (з переводом на українську мову).

Згідно наданих Відповідачем документів вбачається, що польська компанія Zelmotor sp.z.o.o. звернулася до ДП "Український інститут інтелектуальної власності" із заявою щодо реєстрації ТМ "Zelmotor professional" (заявка № m202009115 отримано 15.05.2020 року, що підтверджується розпискою за вх. № 68445).

Відповідно до висновку провідного експерта ДП "Український інститут інтелектуальної власності" (УКРПАТЕНТ) № 29254/ЗМ/22 від 04.02.2022 року про відповідність позначення умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи за заявкою № m202009115 від 15.05.2020 року, за результатами кваліфікаційної експертизи, проведеної згідно зі ст. 10 Закону, встановлено, що заявлене позначення відповідає умовам надання правової охорони (п. 1 ст. 5; ст. 6 Закону).

Відповідно до ст. 1 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (тут і далі - у редакції, чинній станом на час подання заявки № m202009115 від 15.05.2020 року), Установа - центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.

Згідно ч. 1 ст. 7 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", особа, яка бажає одержати свідоцтво, подає до Установи заявку.

За змістом ч. 1, ч. 3, ч. 8, ч. 15 ст. 10 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", експертиза заявки має статус науково-технічної експертизи, складається з формальної експертизи та кваліфікаційної експертизи (експертизи по суті) і проводиться закладом експертизи відповідно до цього Закону та правил, встановлених на його основі центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності.

Кінцеві результати експертизи заявки, що не вважається відкликаною або не відкликана, відображаються в обґрунтованому висновку експертизи за заявкою, що набирає чинності після затвердження його Установою. На підставі такого висновку Установа приймає рішення про реєстрацію знака для всіх зазначених у заявці товарів і послуг або про відмову в реєстрації знака для всіх зазначених у заявці товарів і послуг, або про реєстрацію знака щодо частини зазначених у заявці товарів і послуг та відмову в реєстрації знака для іншої частини зазначених у заявці товарів і послуг. Рішення Установи надсилається заявнику.

Будь-яка особа може подати до закладу експертизи мотивоване заперечення проти заявки щодо невідповідності наведеного в ній позначення умовам надання правової охорони, встановленим цим Законом.

Під час кваліфікаційної експертизи перевіряється відповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони, визначеним цим Законом. При цьому використовуються інформаційна база закладу експертизи, в тому числі матеріали заявки, а також довідково-пошуковий апарат та відповідні офіційні видання.

Отже, з наведених норм законодавства вбачається, що згаданий вище висновок про відповідність позначення умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи № 29254/ЗМ/22 від 04.02.2022 року, був підставою для прийняття рішення про реєстрацію знака для зазначених у заявці товарів і послуг.

Водночас, згідно постанови Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 09.02.2023 року у справі № 910/5028/21, передбачена можливість подання заперечень проти заявки до Національного органу інтелектуальної власності (НОІВ) не позбавляє і не перешкоджає заінтересованій особі захистити своє порушене право або охоронюваний законом інтерес шляхом звернення з позовом до суду, зокрема, шляхом оскарження прийнятого органом рішення за результатом розгляду поданої заявки. Такий захист має бути ефективним, зокрема, доступним для тих, кого він стосується, спроможним запобігти виникнення або продовженню стверджуваного порушення.

Зважаючи на викладене, суд дійшов висновку, що вказаний висновок кваліфікаційної експертизи № 29254/ЗМ/22 від 04.02.2022 року не є експертним висновком яких вирішує питання щодо схожості позначень "zelmotor" та "zelmotor professional" на дрібній побутовій техніці, яка імпортується Відповідачем для продажу в Україні, із належними Позивачу торгівельними марками за міжнародними реєстраціями №№ 982311, 985233, 992993, 1128849.

Крім цього, суд зважає на те, що з огляду на зміст позову, його предмет та наявні у цій справі докази, підставами звернення Позивача до суду стало саме здійснення Відповідачем продажу товарів під торговельною маркою "zelmotor professional", а не реєстрація в Україні цієї торговельної марки, та як підтверджено висновком судового експерта Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України Дорошенка О.Ф. від 24.08.2022 року № 1340, позначення "zelmotor", "zelmotor professional" із зображеннями побутової техніки, є схожими настільки, що їх можна сплутати із зареєстрованими торговельними марками за міжнародними реєстраціями № 982311, №985233, № 992993, № 1128849 Позивача - Компанії В&В TRENDS, S.L..

Також, судом встановлено, що Позивач звертався до окружних судів у Польщі із позовами до польської компанії Zelmotor sp.z.o.o. щодо заборони останній виготовляти товар з торговельною маркою "Zelmotor" та "Zelmotor professional".

При цьому, Позивачем у позові повідомлено, що зважаючи на заборону використання торговельної марки "zelmotor" на території Польщі, компанія Zelmotor sp. z о.о. провела повний ребрендинг товарів та випустила нову лінію товарів побутової техніки з іншою назвою торгової марки "SMAPP", що підтверджується наявними у справі роздруківками із сайтів компанії Zelmotor sp. z о.о. - https://zelmotor.com. та ТОВ "Зелмотор" - https://zelmotor.com.ua (том 1, а.с. 223-226).

Враховуючи вказане, суд дійшов висновку, що надані Відповідачем докази не спростовують підстав заявленого Позивачем позову у цій справі.

Стосовно позовної вимоги про вилучення з цивільного обороту товарів, виготовлених або введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності, що містять назву торговельної марки "ZELMOTOR", "ZELMOTOR Professional", суд зазначає наступне.

Згідно ч. 1, ч. 2 ст. 178 ЦК України, об'єкти цивільних прав можуть вільно відчужуватися або переходити від однієї особи до іншої в порядку правонаступництва чи спадкування або іншим чином, якщо вони не вилучені з цивільного обороту, або не обмежені в обороті, або не є невід'ємними від фізичної чи юридичної особи.

Види об'єктів цивільних прав, перебування яких у цивільному обороті не допускається (об'єкти, вилучені з цивільного обороту) або перебування яких у цивільному обороті допускається за спеціальним дозволом (об'єкти, обмежено оборотоздатні), а також види об'єктів цивільних прав, що можуть належати лише певним учасникам обороту, встановлюються законом.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 432 ЦК України, суд у випадках та в порядку, встановлених законом, може постановити рішення, зокрема, про вилучення з цивільного обороту товарів, виготовлених або введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності, та знищення таких товарів за рахунок особи, яка вчинила порушення.

Згідно п. 72 Постанови пленуму Вищого господарського суду України "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності" від 17.10.2012 року № 12, відповідно до абзацу другого пункту 2 статті 20 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" власник свідоцтва може вимагати усунення з товару, його упаковки незаконно використаного знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати, або знищення виготовлених зображень знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати. Якщо усунення з товару, його упаковки незаконно використаного знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати, неможливе без заподіяння істотної шкоди самому товару, суд згідно з пунктом 3 частини другої статті 432 ЦК України може прийняти рішення про вилучення товару з цивільного обороту.

За змістом постанови Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 30.11.2023 року у справі № 911/2129/22, згідно висновку Верховного Суду, який міститься у постанові від 14.08.2018 у справі № 910/10771/17, якщо господарським судом приймається рішення про вилучення з цивільного обороту певних товарів, виготовлених або введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності, та знищення таких товарів або про вилучення з цивільного обороту та знищення матеріалів та знарядь, які використовувалися для виготовлення таких товарів, у резолютивній частині такого рішення, а відповідно - і у виданому на його виконання наказі мають зазначатися як найменування такого роду товарів (матеріалів, знарядь), так і ті притаманні їм ознаки, (в тому числі за необхідності - індивідуальні), які дають можливість виокремити їх з числа інших однорідних виробів (товарів, предметів).

Суд зазначив, що вибір способу судового захисту прав інтелектуальної власності, включаючи такі, як вилучення та знищення товарів і матеріалів, введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності, здійснюється особою, якій належить право інтелектуальної власності. Водночас перевірка відповідності цього способу допущеному порушенню і меті здійснення судового розгляду є обов'язком суду, який має приймати рішення зі справи в межах заявлених позовних вимог та з урахуванням фактичних обставин конкретної справи, беручи до уваги як можливість у той чи інший спосіб захистити порушене право, так і необхідність подальшого виконання прийнятого судового рішення.

Суд звертає увагу на те, що Позивачем у прохальній частині позову не вказано які саме товари (їх найменування та притаманні їм ознаки), що містять назву торговельної марки "ZELMOTOR", "ZELMOTOR Professional" слід вилучити з цивільного обороту, а саме : м'ясорубки, слайсери, блендери тощо, які дають можливість виокремити їх з числа інших однорідних товарів, а також не зазначено місцезнаходження відповідного товару, що на переконання суду є суттєвим, з огляду на викладені вище висковки Верховного Суду.

Зважаючи на викладене та встановлені обставини справи, суд дійшов висновку про відмову у задоволенні позову в частині вимоги щодо вилучення з цивільного обороту товарів, виготовлених або введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності, що містять назву торговельної марки "ZELMOTOR", "ZELMOTOR Professional".

Згідно правових висновків, викладених у постанові Верховного Суду від 01.07.2021 у справі № 917/549/20, стандарт доказування "вірогідності доказів", на відміну від "достатності доказів", підкреслює необхідність співставлення судом доказів, які надає позивач та відповідач. Тобто, з введенням в дію нового стандарту доказування необхідним є не надання достатньо доказів для підтвердження певної обставини, а надання саме тієї кількості, яка зможе переважити доводи протилежної сторони судового процесу.

Тлумачення змісту статті 79 Господарського процесуального кодексу України свідчить про те, що ця стаття покладає на суд обов'язок оцінювати докази, обставини справи з огляду на їх вірогідність, яка дозволяє дійти висновку, що факти, які розглядаються, скоріше були (мали місце), аніж не були.

Аналогічний висновок Верховного Суду викладений у пункті 7.44. постанови від 16 лютого 2021 року у справі № 927/645/19.

Верховний Суд в ході касаційного перегляду судових рішень неодноразово звертався загалом до категорії стандарту доказування та відзначав, що принцип змагальності забезпечує повноту дослідження обставин справи. Цей принцип передбачає покладання тягаря доказування на сторони. Одночасно цей принцип не передбачає обов'язку суду вважати доведеною та встановленою обставину, про яку сторона стверджує. Така обставина підлягає доказуванню таким чином, аби задовольнити, як правило, стандарт переваги більш вагомих доказів, тобто коли висновок про існування стверджуваної обставини з урахуванням поданих доказів видається більш вірогідним, ніж протилежний (постанови Верховного Суду від 2 жовтня 2018 року у справі № 910/18036/17, від 23 жовтня 2019 року у справі №917/1307/18, від 18 листопада 2019 року у справі № 902/761/18, від 4 грудня 2019 року у справі № 917/2101/17). Аналогічний стандарт доказування застосований Великою Палатою Верховного Суду у постанові від 18 березня 2020 року у справі № 129/1033/13-ц (провадження № 14-400цс19).

Зазначений підхід узгоджується і з судовою практикою Європейського суду з прав людини, юрисдикція якого поширюється на всі питання тлумачення і застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі - Конвенція) (пункт 1 статті 32 Конвенції). Так, зокрема, у рішенні 23 серпня 2016 року у справі "Дж. К. та Інші проти Швеції" ("J.K. AND OTHERS v. SWEDEN") ЄСПЛ наголошує, що "у країнах загального права у кримінальних справах діє стандарт доказування "поза розумним сумнівом ("beyond reasonable doubt"). Натомість, у цивільних справах закон не вимагає такого високого стандарту; скоріше цивільна справа повинна бути вирішена з урахуванням "балансу вірогідностей". Суд повинен вирішити, чи являється вірогідність того, що на підставі наданих доказів, а також правдивості тверджень заявника, вимога цього заявника заслуговує довіри".

Виходячи з наведеного Верховний Суд зазначив про те, що суд зобов'язаній надати оцінку кожному належному, допустимому та достовірному доказу, який міститься в матеріалах справи, а також визначити певну сукупність доказів, з урахуванням їх належності, допустимості, достовірності, вірогідності та взаємного зв'язку, що дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета доказування. Рішення може ґрунтуватись лише на тих доказах, які були предметом дослідження і оцінки судом.

Зважаючи на наведені приписи законодавства та встановлені обставини справи у їх сукупності, суд дійшов висновку про часткове задоволення позовних вимог, з мотивів наведених вище.

Обґрунтованість та правомірність задоволених позовних вимог, підтверджуються наданими та дослідженими судом письмовими доказами, наявними у матеріалах справи.

При вирішенні питання щодо розподілу судових витрат суд виходить з наступного.

Згідно п. 2 ч. 1, п. 3 ч. 4 ст. 129 ГПК України, судовий збір покладається у спорах, що виникають при виконанні договорів та з інших підстав, - на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Інші судові витрати, пов'язані з розглядом справи, покладаються у разі часткового задоволення позову - на обидві сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

З огляду на викладене, судові витрати по сплаті судового збору в сумі 2 684,00 грн та витрати на проведення експертизи у сфері інтелектуальної власності в сумі 25 002,00 грн, підлягають покладенню на Відповідача.

Керуючись ст. ст. 2, 3, 12, 13, 73-79, 86, 129, 232, 233, 236-238, 240-242, 326, 327 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ :

1. Позов Компанії B&B TRENDS S.L. до ТОВ "Зелмотор" про припинення порушення прав інтелектуальної власності задоволити частково.

2. Припинити порушення прав інтелектуальної власності компанії В&В TRENDS, S.L. (С/Catalunya 24 - Poligon ind. Са N'oller 08130 Santa Perpetua de Mogoda (Barcelona) на торговельні марки серії "ZELMER" за міжнародними реєстраціями №№ 982311, 985233, 992993, 1128849 шляхом заборони Товариству з обмеженою відповідальністю "ЗЕЛМОТОР" (Україна, 21011, Вінницька обл., місто Вінниця, вул. Ватутіна, 10Б) продавати, пропонувати для продажу, будь-яким іншим чином вводити у цивільний обіг продукцію із використанням позначення "ZELMOTOR", "ZELMOTOR Professional" на продукції класів 7, 9, 11 Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (Ніццька класифікація).

3. В решті позовних вимог відмовити.

4. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Зелмотор" (вул. Ватутіна, 10Б, м. Вінниця, 21011; код ЄДРПОУ 43616114) на користь Компанії B&B TRENDS S.L. (реєстраційний номер В86880473; Каталонія, 24, Полігон інд. Ка Ноллер, 08130 Санта-Парпетуа-да-Мугоза, Іспанія (С/Catalunya 24 - Poligon ind. Са N'oller 08130 Santa Perpetua de Mogoda (Barcelona); адреса для листування: вул. Антоновича, 41, оф. 22, м. Київ, 03150) 2684,00 грн - витрат на сплату судового збору та 25 002,00 грн - витрат на проведення експертизи у сфері інтелектуальної власності.

5. Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

6. Копію рішення надіслати сторонам до електронних кабінетів ЄСІТС та на електронні поштові адреси: представникам компанії B&B TRENDS S.L.: адвокату Місечку В.М. - ІНФОРМАЦІЯ_1 ; адвокату Борисенко І.Г. - ІНФОРМАЦІЯ_3, ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ТОВ "Зелмотор" - info@zelmotor.com.ua; представнику ТОВ "Зелмотор" - адвокату Якименку Є.П. - ІНФОРМАЦІЯ_4.

Відповідно до ст. 241 ГПК України, рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Згідно ч. 1 ст. 256 ГПК України, апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів, а на ухвалу суду - протягом десяти днів з дня його (її) проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Рішення може бути оскаржено до Північно-західного апеляційного господарського суду в порядку та строки встановлені статтями 254, 256, 257 Господарського процесуального кодексу України.

Відповідно до ч. 6 ст. 233 ГПК України повне рішення складено 31 січня 2024 р.

Суддя Тісецький С.С.

Віддрук. прим.: 1 - до справи.

Попередній документ

116668996

Наступний документ

116668998

Інформація про рішення:

№ рішення:	116668997
№ справи:	902/327/23
Дата рішення:	24.01.2024
Дата публікації:	01.02.2024
Форма документу:	Рішення
Форма судочинства:	Господарське
Суд:	Господарський суд Вінницької області
Категорія справи:	Господарські справи (з 01.01.2019); Справи позовного провадження; Справи у спорах щодо захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності; про торговельну марку (знака для товарів і послуг); щодо комерційного найменування

Стан розгляду справи:

Стадія розгляду:	Призначено до судового розгляду (05.02.2024)
Дата надходження:	07.03.2023
Предмет позову:	про припинення порушення прав інтелектуальної власності

Розклад засідань:

Минулі засідання (16)

18.04.2023 10:00	Господарський суд Вінницької області
16.05.2023 14:30	Господарський суд Вінницької області
21.06.2023 12:00	Господарський суд Вінницької області
28.06.2023 11:00	Господарський суд Вінницької області
10.08.2023 11:00	Господарський суд Вінницької області
24.08.2023 11:00	Господарський суд Вінницької області
11.09.2023 15:00	Північно-західний апеляційний господарський суд
09.10.2023 10:30	Господарський суд Вінницької області
27.11.2023 14:30	Господарський суд Вінницької області
24.01.2024 14:30	Господарський суд Вінницької області
08.02.2024 10:30	Господарський суд Вінницької області
24.04.2024 15:00	Північно-західний апеляційний господарський суд
27.05.2024 14:10	Північно-західний апеляційний господарський суд
13.06.2024 14:30	Північно-західний апеляційний господарський суд
16.07.2024 12:40	Касаційний господарський суд
06.08.2024 12:00	Касаційний господарський суд