12 серпня 2010 року Справа №09-11/5328
Господарський суд Черкаської області в складі головуючого - судді Курченко Н.М., при секретарі -Лавріненко С.І., за участю представника третього відповідача - Могилка А.В. за довіреністю, розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Черкаси справу за позовом Байер Шерінг Фарма Акцієнгезельшафт, м. Берлін, Німеччина до товариства з обмеженою відповідальністю "Буассон Еліт "Бельведер Груп", м. Черкаси (перший відповідач), Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України, м. Київ (другий відповідач), товариства з обмеженою відповідальністю Промислово-інвестиційне спільне українсько-американське підприємство "Італьяно в Україні, Лтд", с. Степанки Черкаського району Черкаської області (третій відповідач) про дострокове припинення дії охоронних документів на торговельну марку та зобов'язання вчинити дії, -
03.12.2008 року позивач звернувся до господарського суду з позовною заявою, у якій, посилаючись на п. 4 ст. 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг», просить достроково припинити дію свідоцтва № 30634 на знак для товарів “ДЖАЗ JAZZ” стосовно товарів 5 класу Міжнародної класифікації товарів та послуг: «фармацевтичні та ветеринарні препарати; гігієнічні препарати на лікарські (медичні) потреби; дієтичні речовини на лікарські (медичні) потреби, дитяче харчування; пластирі, перев'язувальні матеріали; матеріали для пломбування зубів і виготовляння зубних виліпків; дезинфікувальні засоби; препарати для нищення паразитів і шкідників; фунгіциди, гербіциди; всі товари, що включені до 5 класу», зареєстрованого на ім'я ТОВ «Буассон Еліт»Бельведер Груп»в Україні. Також позивач просить зобов'язати Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України внести до Державного реєстру знаків для товарів і послуг України відповідний запис, про що видати наказ (том 1 а.с.3-6).
Позовні вимоги мотивовані тим, що в порушення ст.17 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»ТОВ "Буассон Еліт "Бельведер Груп" не використовує цей знак для позначення товарів у 5 класі Міжнародної класифікації товарів та послуг (далі вживається скорочено - МКТП) на протязі трьох років з дня його реєстрації, тому відповідно до ч.4 ст.18 цього Закону будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково.
У додаткових обґрунтуваннях позовних вимог позивач послався на те, що 31 липня 2006 року ним було подано заяву про реєстрацію знака для товарів і послуг в Україні «ДЖАЗ», але 02 серпня 2007 року Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України повідомив про можливу відмову у реєстрації знака з посиланням на те, що вже існує раніше зареєстрований в Україні знак “ДЖАЗ JAZZ” (свідоцтво 30634) на ім'я Черкаського лікеро-горілчаного заводу. Отже права позивача є порушеними (том 1 а.с.102-108).
Рішенням господарського суду Черкаської області від 02.02.2009 року позивачу відмовлено у позові повністю (том 1 а.с.52-53). Постановою Київського міжобласного апеляційного господарського суду від 06.07.2009 року рішення суду першої інстанції скасовано позивачу відмовлено у позові повністю з інших підстав (том 1 а.с.160-165).
Постановою Вищого господарського суду України (ВГСУ) від 24 листопада 2009 року скасовані рішення судів першої і апеляційної інстанцій, справа направлена на новий розгляд до господарського суду Черкаської області (том 1 а.с.204-208).
Підставою скасування судових рішень стало те, що попередні судові інстанції не встановили фактичних обставин, пов'язаних з використанням чи невикористанням (його причинами) в Україні ТОВ «Черкаський лікеро-горілчаний завод»та/або його правонаступником - товариством з обмеженою відповідальністю "Буассон Еліт "Бельведер Груп" (чи під їх контролем іншою особою) знака для товарів і послуг “ДЖАЗ JAZZ” за свідоцтвом України №30634 для товарів 5 класу МКТП, тоді як зазначення апеляційного суду про використання цього знака в діловій документації з посиланням виключно на договір від 06.02.2008 року є безпідставним.
Також у Постанові ВГСУ зазначено, що участь Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (далі найменування сторони вживається скорочено -Департамент) у справі зі статусом третьої особи не відповідає приписам чинного законодавства, оскільки позивачем висунуто до нього самостійну вимогу, що потребує залучення Департаменту до участі у справі як другого відповідача, що не було здійснено попередніми судовими інстанціями.
Ухвалою судді господарського суду Черкаської області від 20 січня 2010 року справу прийнято до провадження, на виконання вказівок, що містяться у постанові ВГСУ, Департамент виключений зі складу третіх осіб, його залучено другим відповідачем, від сторін витребувані нові докази (том 2 а.с.2-3).
При новому розгляді справи:
ТОВ "Буассон Еліт "Бельведер Груп" (перший відповідач) подало письмові пояснення від 10.02.2010 року, у яких просить припинити провадження у справі, посилаючись на те, що ТОВ «Черкаський лікеро-горілчаний завод», правонаступником якого стало ТОВ "Буассон Еліт "Бельведер Груп", 06.02.2008 року, тобто до подання цього позову, передало товариству з обмеженою відповідальністю (ТОВ) Промислово-інвестиційне спільне українсько-американське підприємство "Італьяно в Україні, Лтд" (далі найменування сторони вживається скорочено -ТОВ «Італьяно в Україні, Лтд») право власності на даний знак товарів і послуг на підставі договору про передачу права власності та інших майнових прав на знаки для товарів і послуг; підтвердженням права власності ТОВ «Італьяно в Україні, Лтд»є видача Департаментом свідоцтва № 30634А, яке зареєстроване в Державному реєстрі на знаки для товарів і послуг 10.06.2009 року. Отже ТОВ "Буассон Еліт "Бельведер Груп" не може бути відповідачем у справі (том 2 а.с.8).
ТОВ "Італьяно в Україні, Лтд" подало письмові пояснення від 10.02.2010 року, у яких вказало, що право власності на знак для товарів і послуг кл. 5 за свідоцтвом 30634 перейшло до нього, про що йому видане свідоцтво на знак для товарів і послуг №30634А, отже предметом спору є його власність (том 2 а.с.13-14).
Ухвалою господарського суду Черкаської області від 11 лютого 2010 року задоволено клопотання представника позивача, відкладено розгляд справи на 02 березня 2010 року, витребувані нові докази (том 2 а.с.28-30).
01 березня 2010 року Департамент (другий відповідач) подав клопотання про залучення ТОВ "Італьяно в Україні, Лтд" відповідачем, оскільки ТОВ "Буассон Еліт "Бельведер Груп" була здійснена часткова передача майнових прав на знак «Джаз JAZZ»стосовно 5 класу МКТП до ТОВ "Італьяно в Україні, Лтд" (том 2 а.с.33-34).
Департамент (другий відповідач) у письмовому відзиві на позовну заяву, поданому 01.03.2010 року, просить відмовити у задоволенні позовних вимог до нього та зазначає, що дострокове припинення дії свідоцтва на знак можливе лише за умови, якщо власник свідоцтва України №30634 знака «Джаз JAZZ»не доведе факт використання зазначеного знака, а у разі відсутності такого використання, не надасть суду докази, що виправдовують причини невикористання зареєстрованого знака (том 2 а.с.38-40).
Ухвалою господарського суду Черкаської області від 02 березня 2010 року задоволено клопотання Департаменту (другого відповідача), змінено процесуальний статус ТОВ "Італьяно в Україні, Лтд", його залучено третім відповідачем, у зв'язку з чим відкладено розгляд справи на 14 квітня 2010 року (том 2 а.с.48-50).
ТОВ "Італьяно в Україні, Лтд" (третій відповідач) у письмовому відзиві на позовну заяву, поданому 08 квітня 2010 року, просить відмовити у позові до нього, посилаючись на те, що з 06.02.2008 року він набув право власності на знак для товарів “ДЖАЗ JAZZ” стосовно товарів 5 класу МКТП на підставі договору від 06.02.2008 року, укладеного між ним та першим відповідачем; договір відповідає вимогам чинного законодавства, жодних порушень статті 1114 Цивільного кодексу України (далі -ЦК України) при його укладенні не має; відповідно до п. 9 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знак для товарів і послуг»інформування невизначеного кола осіб про передачу права власності на знак або видачу ліцензії на використання знаку є правом, а не обов'язком сторони договору, таке інформування здійснюється шляхом публікації в офіційному бюлетені відомостей в обсязі та порядку, встановлених установою, з одночасним внесенням їх до реєстру; інформація щодо зміни власника була опублікована в офіційному бюлетені 01.06.2009 року, внесені відомості до Державного реєстру свідоцтв України, також видане свідоцтво на знак для товарів і послуг № 30634А (том 2 а.с.60-62).
ТОВ "Буассон Еліт "Бельведер Груп" (перший відповідач) у додаткових письмових поясненнях, поданих 12 квітня 2010 року, вказав, що з моменту отримання свідоцтва на знак для товарів і послуг від 17.03.2003 року він почав використання знаку та підготовку до виробництва напоїв за двома напрямами: 1-м - за класом 33 Свідоцтва слабоалкогольні напої, що виробляються з 2005 року та продовжують вироблятись на даний час; 2-м - за класом 5 Свідоцтва бальзами та настоянки. Запуск нового проекту потребує багато часу, великого об'єму роботи та значних фінансових витрат, тому на даний час не запущено їх виробництво (том 2 а.с.68-69).
Ухвалою господарського суду Черкаської області від 14 квітня 2010 року задоволено клопотання представника позивача, відкладено розгляд справи на 11 травня 2010 року, продовжено строк вирішення спору до 02 липня 2010 року, зобов'язано позивача подати оригінал довіреності на представника та документи, що підтверджують правоздатність і дієздатність позивача, як юридичної особи, прізвище та ім'я осіб, які мають право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності (том 2 а.с.125-128).
Ухвалою господарського суду Черкаської області від 11 травня 2010 року задоволено клопотання представника позивача, відкладено розгляд справи на 11 червня 2010 року, зобов'язано позивача подати легалізовані документи, що підтверджують правоздатність і дієздатність позивача, як юридичної особи, прізвище та ім'я осіб, які мають право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності (том 2 а.с. 139-141).
Ухвалою господарського суду Черкаської області від 11 червня 2010 року задоволено клопотання представника позивача, відкладено розгляд справи на 15 липня 2010 року, зобов'язано позивача подати суду легалізовані документи, що підтверджують правоздатність і дієздатність позивача, як юридичної особи, прізвище та ім'я осіб, які мають право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності, продовжено строк вирішення спору на два місяці, до 02 вересня 2010 року (том 3 а.с.6-8).
Згідно ст. 77 ГПК України у судовому засіданні оголошувалась перерва з 15 по 22 липня 2010 року, яка була продовжена до 30 липня 2010 року.
26 липня 2007 року надійшла заява позивача, у якій він просить достроково припинити дію також свідоцтва України №30634А на знак для товарів “ДЖАЗ JAZZ” повністю на ім'я ТОВ "Італьяно в Україні, Лтд", зобов'язати Департамент внести до Державного реєстру знаків для товарів і послуг України відповідний запис, про що видати наказ, у зв'язку з чим розгляд справи відкладено.
До початку судового засідання від представника позивача надійшло клопотання про завершення розгляду справи без його участі, яке задоволено судом,
У судових засіданнях:
- представники позивача підтримали позовні вимоги, просили задовольнити позов повністю, спростовуючи доводи відповідачів, посилались на те, що власник свідоцтва №30634 не використовує знак для товарів 5 класу протягом трьох років до подання цього позову на території України, що підтверджується повідомленням Державного фармакологічного центру та іншими докази; чинне законодавство України не ставить можливість дострокового припинення дії свідоцтва від зміни його власника, тому перехід права власності на свідоцтво не має юридичного значення для вирішення спору, отже підлягає достроковому припиненню дія також свідоцтва України №30634А на знак для товарів “ДЖАЗ JAZZ” на ім'я нового власника ТОВ "Італьяно в Україні, Лтд"; матеріали першого та третього відповідачів стосовно використання товарного знаку вважають такими, що не доводять його використання по свідоцтву для товарів 5 класу МКТП, оскільки вони відносяться до лікеро-горілчаних товарів, а не фармакологічних, тобто товарів іншого класу; окрім цього, матеріали не підтверджують дійсну наявність цих товарів на ринку України; на ринку України фактично відсутні товари “ДЖАЗ JAZZ” 5 класу МКТП за свідоцтвом №30634 та №30634А, свідоцтво не використовується більше трьох років без поважних на це причин; права позивача є порушеними, оскільки ним було подано заявку про реєстрацію знака для товарів і послуг в Україні «ДЖАЗ», але 02 вересня 2007 року Департамент повідомив про можливу відмову у реєстрації знака, оскільки вже існує раніше зареєстрований в Україні знак “ДЖАЗ JAZZ” (свідоцтво 30634) на ім'я Черкаського лікеро-горілчаного заводу;
- представник третього відповідача позовні вимоги не визнав з підстав, викладених у письмовому відзиві на позов, також стверджував, що позивач 06.02.2008 року набув право власності на знак для товарів “ДЖАЗ JAZZ” стосовно товарів 5 класу МКТП на підставі договору від 06.02.2008 року, йому видане нове свідоцтво, встановлений строк для використання ним свідоцтва на знак починається з дати публікації відомостей про видачу йому свідоцтва і ним проведена робота на забезпечення виробництва товарів вказаного класу за отриманим ТОВ "Італьяно в Україні, Лтд" свідоцтвом, також доказував, що позивач порушує його права, оскільки маркує товари в Україні 5 класу МКТП позначенням Джаз, яке тотожне знаку для товарів “ДЖАЗ JAZZ” стосовно товарів 5 класу МКТП, власником якого є ТОВ "Італьяно в Україні, Лтд", чим завдає йому шкоди.
Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення учасників процесу, виконавши вказівки, що містяться у постанові ВГСУ, судом встановлено наступне.
Позивач є одним із десяти великих фармацевтичних компаній світу, яка зареєстрована у м. Берлін (Німеччина), має свої філії. Предметом діяльності компанії є дослідження, розробка, виробництво, закупівля та продаж будь-якої хімічної та біотехнологічної продукції, до якої належать, зокрема, лікарські засоби, основні речовини до лікарських засобів, діагностичні засоби та вакцини для медицини, тощо. Продажі компанії у 2008 році становлять 10704 млрд. євро. У Росії компанія зареєструвала новий медичний препарат (контрацептив) Джес®.
На одноосібне представництво компанією видані довіреності, у тому числі ОСОБА_4 та ОСОБА_5, які підписали довіреності на представництво компанії пані ОСОБА_6 та пану ОСОБА_7, представникам у даній справі (том 2 а.с.42-43, 129-133, том 3 а.с.11-38).
Знак для товарів і послуг "ДЖАЗ JAZZ", дію свідоцтва № 30634 на який в частині товарів 5 класу МКТП, позивач просить достроково припинити, зареєстрований в Україні 17 березня 2003 року. Згідно свідоцтва № 30634 серед інших, значаться товари 5 класу: "Фармацевтичні та ветеринарні препарати; гігієнічні препарати на лікарські (медичні) потреби; дієтичні речовини на лікарські (медичні) потреби, дитяче харчування; пластирі, перев'язувальні матеріали; матеріали для пломбування зубів і виготовляння зубних виліпків; дезінфікувальні засоби; препарати для нищення паразитів і шкідників; фунгіциди, гербіциди; всі товари, що включені до 5 класу" (далі вживається -спірна частина свідоцтва).
Власником вказаного знаку відповідно до свідоцтва № 30634 було TOB "Черкаський лікеро-горілчаний завод", правонаступником якого стало ТОВ «Буассон Еліт «Бельведер Груп»(перший відповідач. Тому 18.06.2008 року до державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг внесені зміни стосовно особи власника свідоцтва на знак для товарів і послуг, публікація змін проведена 10.07.2008 року у бюлетені №13 (том 1 а.с.12-14).
Основними видами діяльності за КВЕД первинного власника свідоцтва та послідуючих є виробництво дистильованих алкогольних напоїв (15.91.0), виробництво виноградних вин (15.93.0), неспеціалізована торгівля харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами (51.39.0). Серед видів діяльності власників спірного свідоцтва відсутні виробництво та торгівля фармацевтичними та ветеринарними препаратами, включених до 5 класу.
31 липня 2006 року позивач звернувся до Департаменту із заявою про реєстрацію знака для товарів і послуг в Україні «ДЖАЗ», номер заявки м 2006 11304 (том 1 а.с.105).
02 серпня 2007 року відділення експертизи заявок на позначення та промислові знаки Укрпатенту Державного департаменту інтелектуальної власності направило представнику позивача повідомлення за №33979/п1 про те, що відповідно до Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг (п.4.5.1) можлива відмова у реєстрації знака, оскільки заявлене позначення ДЖАЗ є схожим із раніше зареєстрованим знаком в Україні "ДЖАЗ JAZZ" на ім'я TOB "Черкаський лікеро-горілчаний завод", свідоцтво №30634 від 17.03.2003 року (том 1 а.с.106).
Між ТОВ "Черкаський лікеро -горілчаний завод" (іменується - Власник Свідоцтва) та ТОВ "Італьяно в Україні, Лтд" (іменується - правонаступник) 06 лютого 2008 року укладено договір про передачу права власності та інших майнових прав на знаки для товарів і послуг. Додатком №1 до Договору від 25 лютого 2008 року ТОВ "Італьяно в Україні Лтд" (правонаступник) та ТОВ "Черкаський лікеро -горілчаний завод" (власник) домовились про те, що у зв'язку зі зміною покупцем найменуванню юридичної особи з 01 березня 2008 року читати: «Власник свідоцтва: Товариство з обмеженою відповідальністю «Буассон Еліт «Бельведер Груп»….»(том 1 а.с. 33-37, том 2 а.с.21).
Відповідно до умов цього договору, сторони, зокрема, домовились про наступне:
- власник свідоцтва передає правонаступнику право власності та всі будь-які інші майнові права на знаки для товарів і послуг за Свідоцтвом, що випливають з цього свідоцтва, згаданих в додатку відносно частини товарів з переліку товарів і послуг, наведений у свідоцтві (п.2.1 Договору);
- право власності на знаки для товарів і послуг стосовно класу 5 за свідоцтвом переходять від власника свідоцтва до правонаступника з моменту укладення цього договору (п. 2.4 Договору).
ТОВ «Черкаський лікеро-горілчаний завод»мав Додаток до ліцензії №34 (стор.6) на виробництво алкогольних напоїв серії ВД №002831 зі строком дії до 29 листопада 2006 року, дозвіл на виробництво Горілки і горілки особливої (ДСТУ 4256:2003); напої лікеро-горілчані (ДСТУ 4257:2003), напої слабоалкогольні (ДСТУ 4258:2003). В асортименті серед останніх газовані: Джаз «Джин-Тонік», Джаз «Горілка+Лимон», Джаз «Горілка + Клюква», Джаз «Горілка + Апельсин», Джаз «Бренді-Кола», Джаз «Горілка+Вишня», Джаз «Горілка+Барбарис»(том 2 а.с.71).
ТОВ «Черкаський лікеро-горілчаний завод»розроблені різні види рецептур Бальзаму "ДЖАЗ JAZZ" (5 зразків) з різними показниками та компонентами (том 2 а.с.72-101).
25 червня 2006 року була проведена комісійна дегустація зразків Бальзаму "ДЖАЗ JAZZ", про що свідчить відповідний протокол дегустаційної комісії. За висновками комісії зразки №1,3,4 заслуговують оцінки «відмінно», «добре», «відмінно» відповідно, та можуть бути представлені на розгляд державної центральної дегустаційної комісії для затвердження на виробництво. Зразки №№2,5 заслуговують оцінки «незадовільно», потребують доопрацюванню (том 2 а.с.102-113). Також були розроблені проекти етикеток бальзаму «Джаз»(том 2 а.с.114-120).
09 січня 2009 року ТОВ «Черкаський лікеро -горілчаний завод»подало до Департаменту заяву за №393/Д-169 (вх. №90 від 09.01.2009 року) про публікацію та внесення до Державного реєстру знаків для товарів і послуг України відомостей про передачу права власності на знак для товарів і послуг "ДЖАЗ JAZZ" за Свідоцтвом України № 30634.
10 червня 2009 року право на знак для товарів 5 класу "ДЖАЗ JAZZ" зареєстровано за ТОВ «Італьяно в Україні, Лтд»(третій відповідач), про що свідчить виписка з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відносно свідоцтва №30634А станом на 16.02.2010 року та свідоцтво на знак для товарів і послуг №30634А (том 2 а.с.22-27, 35 - 36).
Оцінюючи докази у справі в їх сукупності, суд вважає позовні вимоги підлягаючими задоволенню, з огляду на наступне.
Предметом спору у справі є дострокове припинення дії охоронного документа на торговельну марку "ДЖАЗ JAZZ" стосовно товарів 5 класу МКТП та внесення у зв'язку цим відомостей щодо припинення дії свідоцтва до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг.
Торговельна марка (знак) є одним з об'єктів права інтелектуальної власності. Нормативно-правове визначення торговельної марки закріплено у статті 492 Цивільного кодексу України (далі -ЦК України) та у абзаці 4 статті 1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»від 15 грудня 1993 року №3689-ХІІ, із змінами і доповненнями (далі вживається скорочено -Закон): торговельною маркою може бути будь-яке позначення, придатне для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами.
Визначення поняття використання знака законодавчо закріплене у пункті 4 ст.16 Закону, згідно з яким використанням знака визнається:
нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);
застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;
застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.
Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.
Згідно ст.17 Закону власник свідоцтва повинен добросовісно користуватися правами, що випливають із свідоцтва.
Право на дострокове припинення дії знака передбачено цим Законом, зокрема п.4 ст.18 Закону.
Так, Законом встановлено, що якщо знак не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково. У цьому разі дія свідоцтва може бути припинена повністю або частково лише за умови, що власник свідоцтва не зазначить поважні причини такого невикористання. Такими поважними причинами, зокрема є:
обставини, що перешкоджають використанню знака незалежно від волі власника свідоцтва, такі як обмеження імпорту чи інші вимоги до товарів і послуг, встановлені законодавством;
можливість введення в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, під час використання знака особою, що звернулася до суду, чи іншою особою щодо товарів і послуг, відносно яких висунута вимога про припинення дії свідоцтва.
Для цілей цього пункту використанням знака власником свідоцтва вважається також використання його іншою особою за умови контролю з боку власника свідоцтва.
Таким чином, підставою виникнення права на дострокове припинення дії охоронного документа на знак є факт невикористання знака власником або іншою особою, за умов контролю з боку власника свідоцтва, повністю або щодо частини товарів і послуг, для яких знак зареєстровано.
З матеріалів справи вбачається, що на дату звернення позивача до господарського суду (03.12.2008) власником знаку для товарів "ДЖАЗ JAZZ" за свідоцтвом № 30634 був ТОВ "Черкаський лікеро-горілчаний завод", правонаступником якого став перший відповідач, за яким було зареєстровано право власності на цей знак. За цим свідоцтвом знак зареєстровано для маркування серед іншого, для таких товарів 5 класу: "фармацевтичні та ветеринарні препарати; гігієнічні препарати на лікарські (медичні) потреби; дієтичні речовини на лікарські (медичні) потреби, дитяче харчування; пластирі, перев'язувальні матеріали; матеріали для пломбування зубів і виготовляння зубних виліпків; дезінфікувальні засоби; препарати для нищення паразитів і шкідників; фунгіциди, гербіциди; всі товари, що включені до 5 класу".
10 червня 2009 року право на знак для товарів 5 класу "ДЖАЗ JAZZ" зареєстровано за ТОВ «Італьяно в Україні, Лтд»(третій відповідач), якому це право було передано по договору 06 лютого 2008 року. Отже право власності на знак щодо позначення товарів 5 класу перейшло до ТОВ "Італьяно в Україні Лтд", якому було видане нове свідоцтво за тим же номером з доповненням буквою «А», тобто № 30634А.
Позивач посилається на порушення власником охоронного документа свого обов'язку стосовно використання належного йому знака, що заважає позивачу зареєструвати знак для товарів і послуг в Україні «ДЖАЗ», чим порушуються його охоронювані законом інтереси.
З матеріалів правоздатності і дієздатності позивача, а також загальнодоступної інформації про його діяльність вбачається, що позивач є великою фармацевтичною компанією, яка займається розробкою, дослідженням, виробництвом, закупівлею та продажем будь-якої хімічної та біотехнологічної продукції, до якої належать, зокрема, лікарські засоби, основні речовини до лікарських засобів, діагностичні засоби та вакцини для медицини, тощо. Окремі види продукції компанія маркує знаком Джес®. Третій відповідач надав інформацію стосовно використання позивачем позначення «Джаз»в Україні на лікарських засобах.
Наявність знаку для товарів "ДЖАЗ JAZZ" для товарів 5 класу МКТП за свідоцтвом № 30634 та №30634 А робить неможливою реєстрацію в Україні позначення «ДЖАЗ»на продукцію 5 класу МКТП, оскільки відповідно абзацу 2 п.3 ст.6 Закону не можуть бути зареєстровані позначення, що є тотожними або схожими за знаком раніше зареєстрованими на ім'я іншої особи. Тому Департамент (другий відповідач) при розгляді заявки позивача на реєстрацію знака для товарів «ДЖАЗ» вірно попередив позивача про можливу відмову у реєстрації цього позначення, оскільки схожий знак зареєстровано за ТОВ «Черкаський лікеро-горілчаний завод».
Таким чином, суд вважає обґрунтованими доводи позивача про те, що спірною частиною свідоцтва на знак, який не використовується більше трьох років, порушується його охоронюваний законом інтерес.
Розглянувши доводи сторін, оцінюючи докази стосовно використання в Україні знака для товарів 5 класу за свідоцтвом № 30634 та №30634А, суд вважає доведеним факт невикористання знака власником свідоцтва № 30634 "ДЖАЗ JAZZ" для товарів 5 класу МКТП на території України протягом останніх трьох років.
Докази, на які посилаються перший та третій відповідачі (власники свідоцтва), як на такі, що свідчать про використання знака для товарів 5 класу МКТП за спірним свідоцтвом, суд вважає неналежними доказами використання знака, оскільки вони не підтверджують те, що такі товари вироблялись та є на ринку України. Перший та третій відповідачі не надали жодного зразку фактичного випущеного ними чи іншими особами під їх контролем товару 5 класу МКТП з вказаним позначенням. Також відсутні докази стосовно наявності цих товарів у продажу. Подані зразки рецептур, етикеток на бальзами не можуть свідчити про використання знаку його власником.
Відповідно до п. 1 Порядку державної реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів і розмірів збору за їх державну реєстрацію (перереєстрацію), затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 376 від 26.05.2005 р. застосування лікарських засобів допускається тільки після їх державної реєстрації. У відповідності до п. 2 вказаного Порядку державну реєстрацію лікарського засобу здійснює Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) на підставі результатів експертизи реєстраційних матеріалів (реєстраційного досьє), проведеної Державним фармакологічним центром МОЗ. Перший та третій відповідачі за такою реєстрацією на товари 5 класу МКТП не звертались.
Власник спірного знака після подання позову про дострокове припинення дії охоронного документа на торговельну марку, передав свої права на товари 5 класу МКТП іншій особі (третій відповідач у справі). Тому виник новий охоронний документ -свідоцтво №30634А на товари 5 класу МКТП. Нове свідоцтво на товари 5 класу МКТП, видане третьому відповідачу, суд вважає похідним від попереднього свідоцтва 30634.
З норм Закону, що регулює дострокове припинення дії охоронного документа на торговельну марку, вбачається, що чинне законодавство не ставить можливість дострокового припинення дії охоронного документа в залежність від зміни його власника. Перебіг встановленого п. 4 ст.18 Закону трьохрічного строку для використання знаку, не переривається зміною його власника. На дату подання позовної заяви у справі (03.12.2008 р.), зазначений трирічний термін використання знаку (публікація відомостей про власника від 17.03.2003 року), суд вважає таким, що сплинув.
Отже посилання першого та третього відповідачів на те, що встановлений законом строк для використання знака в Україні не закінчився, не відповідають фактичним обставинам справи та наведеними нормам законодавства.
Першим та третім відповідачами не наведені, встановлені ч.4 ст.18 Закону, обставини поважних причин невикористання знаку; не встановлені вони також судом.
З огляду на викладене, суд вважає доведеними встановлені Законом підстави для дострокового припинення дії свідоцтва №30634 в частині товарів і послуг 5 класу та свідоцтва №30634А на товари 5 класу МКТП, а саме:
- не використання знака "ДЖАЗ JAZZ" для товарів 5 класу МКТП;
- не використання знака більше трьох років на дату подання позову;
- відсутність поважних причин не використання;
- фактична відсутність на ринку України товарів, для яких зареєстрований вказаний знак.
Положенням про Державний департамент інтелектуальної власності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20.06.2000 р. № 997, не передбачено здійснення Держдепартаментом контролю за використанням знаків для товарів і послуг їх власниками. Водночас на Держдепартамент покладено функцію ведення Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, у тому числі внесення відомостей до реєстру щодо припинення дії свідоцтва повністю або частково.
Відповідно до п.2.3 Положення про державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки від 10 січня 2002 року №10, зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 28 січня 2002 року за №64/6352, із змінами і доповненнями (далі вживається -Положення) у процесі ведення реєстру до нього вносяться відомості у тому числі щодо передачі права власності на знак, припинення дії свідоцтва повністю або частково. Підставою для внесення відомостей до реєстру є рішення Держдепартаменту, рішення судових органів, клопотання або заява власника (власників) свідоцтва (п.2.4 Положення).
Таким чином, у разі припинення дії свідоцтва України №30634 частково та №30634А повністю за рішенням суду Держдепартамент на підставі цього рішення суду зобов'язаний внести до реєстру відомості щодо припинення дії вказаних свідоцтв. Отже, вимога позивача про зобов'язання Департамент внести до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг запис про припинення дії свідоцтва №30634 в частині товарів 5 класу МКТП та свідоцтва №30634А повністю є обґрунтованою.
Згідно ст.49 ГПК України судові витрати покладаються на позивача.
Керуючись ст.ст. 49, 82-85 ГПК України, суд, -
Позов задовольнити повністю.
Припинити дію свідоцтва України на знаки для товарів і послуг №30634 із зображенням «ДЖАЗ JAZZ» в частині товарів і послуг 5 класу Міжнародної класифікації товарів та послуг: «фармацевтичні та ветеринарні препарати; гігієнічні препарати на лікарські (медичні) потреби; дієтичні речовини на лікарські (медичні) потреби, дитяче харчування; пластирі, перев'язувальні матеріали; матеріали для пломбування зубів і виготовляння зубних виліпків; дезинфікувальні засоби; препарати для нищення паразитів і шкідників; фунгіциди, гербіциди; всі товари, що включені до 5 класу», зареєстрованого на ім'я товариства з обмеженою відповідальністю «Черкаський лікеро-горілчаний завод», правонаступником якого стало товариство з обмеженою відповідальністю «Буассон Еліт»Бельведер Груп», вул. Богдана Хмельницького, 55, м. Черкаси, ідентифікаційний код 31712600.
Припинити дію свідоцтва України на знаки для товарів і послуг №30634А із зображенням «ДЖАЗ JAZZ»повністю, зареєстрованого на ім'я товариства з обмеженою відповідальністю Промислово-інвестиційне спільне українсько-американське підприємство "Італьяно в Україні, Лтд", Смілянське шосе, 8, с. Степанки Черкаського району Черкаської області, ідентифікаційний код 19342878.
Зобов'язати Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України внести до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомості щодо припинення свідоцтва України на знак для товарів і послуг №30634 з позначенням «ДЖАЗ JAZZ» стосовно товарів 5 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг та про припинення дії свідоцтва України на знак для товарів і послуг з позначенням «ДЖАЗ JAZZ»№30634А повністю.
Рішення може бути оскаржено до Київського міжобласного апеляційного господарського суду.
СУДДЯ Н.М. Курченко
Повне рішення складено 16 серпня 2010 року