16.02.2023 Справа №914/2380/21
за позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю “Завод решіткового настилу”, с. Нижнє Гусне, Львівська область
до відповідача-1: Товариства з додатковою відповідальністю “Червоноградський завод металоконструкцій”, м. Червоноград, Львівська область
до відповідача-2: Державного підприємства “Український інститут інтелектуальної власності”, м. Київ
про визнання свідоцтва недійсним та зобов'язання вчинити дії
Суддя Коссак С.М.
за участі секретаря Полюхович Х.
Представники:
Від позивача: не з'явився;
Від відповідача-1: Мацей Михайло Михайлович - представник (в режимі відеоконференції);
Від відповідача-2: не з'явився;
Товариством з обмеженою відповідальністю “Завод решіткового настилу” подано на розгляд Господарського суду Львівської області позов до Товариства з додатковою відповідальністю “Червоноградський завод металоконструкцій”, до Державного підприємства “Український інститут інтелектуальної власності” про визнання свідоцтва недійсним та зобов'язання вчинити дії.
Рішенням Господарського суду Львівської області від 21.02.2022 року у справі №914/2380/21 позовні вимоги задоволено повністю, визнано недійсним повністю свідоцтво України № 270187 від 10.01.2020 на знак для товарів і послуг (заявка № m201912554); зобов'язано Товариство з додатковою відповідальністю “Червоноградський завод металоконструкцій” належним чином видалити (припинити реєстрацію) доменного імені zrn.ua.; зобов'язано Державне підприємство “Український інститут інтелектуальної власності” внести відомості про визнання недійсним повністю свідоцтва України № 270187 від 10.01.2020 на знак для товарів і послуг (заявка № m201912554) до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та опублікувати відомості про це у офіційному бюлетeні “Промислова власність” та стягнуто з Товариства з додатковою відповідальністю “Червоноградський завод металоконструкцій” на користь Товариства з обмеженою відповідальністю “Завод решіткового настилу” 27945, 00 грн. судових витрат.
Постановою Західного апеляційного господарського суду від 20.06.2022 року по справі №914/2380/21 рішення Господарського суду Львівської області від 21 лютого 2022 року у справі №914/2380/21 залишено без змін, а апеляційну скаргу Товариства з додатковою відповідальністю “Червоноградський завод металоконструкцій” - без задоволення.
Постановою Верховного суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 06.09.2022 року у даній справі постановлено касаційну скаргу товариства з додатковою відповідальністю "Червоноградський завод металоконструкцій" задовольнити частково. Рішення господарського суду Львівської області від 21.02.2022 та постанову Західного апеляційного господарського суду від 20.06.2022 у справі № 914/2380/21 скасувати, а справу направити на новий розгляд до господарського суду Львівської області.
Протоколом автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 20.10.2022 року було проведено автоматизований розподіл судової справи між суддями, в результаті якого головуючим суддею визначено суддю Коссака С.М.
Ухвалою суду від 25.10.2022 відкрито провадження у справі за правилами загального позовного провадження. Хід розгляду справи викладено в ухвалах суду.
В судове засідання 16.02.2023 року позивач явку представника не забезпечив, 15.02.2023 року представником позивача подано клопотання за вх.№654/23 про призначення у справі №914/2380/21 судової експертизи у сфері інтелектуальної власності та поставити експерту запитання: «Чи є знак для товарів і послуг ZRN за Свідоцтвом № 270187, отриманий Товариством з додатковою відповідальністю “Червоноградський завод металоконструкцій”, тотожним або схожим настільки, що його можна сплутати із комерційним найменуванням ZRN Товариства з обмеженою відповідальністю “Завод решіткового настилу”, яке використовувалось ним на дату подання заяви № m 2019 12554 (28.05.2019)?»; доручити проведення експертизи Тернопільському науково-дослідному експертно-криміналістичному центру МВС України (46020, м. Тернопіль, вул. Будного, 48) та просить зупинити провадження у справі №914/2380/21 на час проведення експертизи. До даного клопотання представником позивача додано витяг з інформаційного листа Тернопільського науково-дослідного експертно-криміналістичному центру МВС України щодо проведення експертиз у сфері інтелектуальної власності.
В судове засідання 16.02.2023 року відповідач-1 явку представника забезпечив в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду за допомогою системи "EаsyCon". 16.02.2023 року на електронну адресу суду представником відповідача-1 подано клопотання за вх.№661/23, в якому просить: призначити у справі №914/2380/21 судову експертизу у сфері інтелектуальної власності проведення якої доручити Київському науково-дослідному інституту судових експертиз, адреса: 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6 та на розгляд судової експертизи у сфері інтелектуальної власності поставити питання Чи є торговельна марка (знак для товарів і послуг) «ZRN» за Свідоцтвом № 270187 від 10.01.2020 станом на 28.05.2019 року - дату подання заявки на її реєстрацію, схожою з фірмовим (комерційним) найменуванням «ZRN» Товариства з обмеженою відповідальністю “Завод решіткового настилу” настільки, що її можна сплутати стосовно таких же або споріднених товарів та послуг?
В судове засідання 16.02.2023 відповідач-2 явку представника не забезпечив, був належним чином повідомлений про місце, дату та час судового засідання, що підтверджується списком розсилки поштової кореспонденції за 03.02.2023 року. Жодних заяви, клопотань процесуального характеру від відповідача-2 до суду не надходило.
Розглянувши клопотання позивача та відповідача про призначення експертизи у даній справі суд доходить висновку про їх задоволення.
Відповідно до пункту 8 частини 2 статті 182 ГПК України, у підготовчому засіданні суд вирішує питання про призначення експертизи. Згідно з частиною 1 статті 99 ГПК України суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов: для з'ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо; жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів.
З аналізу наведених норм вбачається, що підставою для призначення судової експертизи є необхідність з'ясування обставин, що мають значення для справи, для такого з'ясування необхідні спеціальні знання, без яких встановити відповідні обставини неможливо. Також судова експертиза може бути призначена за клопотанням заінтересованої особи, якщо наданий стороною висновок експерта викликає обгрунтовані сумніви щодо їх правильності.
Відтак можливість призначення експертизи у справі є правомірною і у випадку подання до суду висновку експерта, складеного на його замовлення у випадку виникнення обгрунтованих сумнівів щодо його правильності.
Так, в матеріалах справи є наявні два висновки експерта: один на замовлення позивача №76-01 від 28 травня 2021 року та інший на замовлення відповідача №238 від 16.11.2022 року, проте надані відповіді експертами у поданих висновках, суперечать один одному.
За таких обставин, для об'єктивного вирішення справи, з метою виконання завдань господарського судочинства, визначених ст.2 ГПК України та встановлення судової істини у справі у справі слід призначити експертизу у сфері інтелектуальної власності та поставити на розгляд експерту питання, сформульоване у відповідно до Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 року, а саме: Чи є знак для товарів і послуг «ZRN» за Свідоцтвом України (№ 270187), отриманий відповідачем-1 - Товариством з додатковою відповідальністю “Червоноградський завод металоконструкцій”, схожим з комерційним (фірмовим) найменуванням «ZRN» позивача - Товариства з обмеженою відповідальністю “Завод решіткового настилу” настільки, що їх можна сплутати?
Відповідно до частин 4 та 5 статті 99 ГПК України питання, з яких має бути проведена експертиза, що призначається судом, визначаються судом. Учасники справи мають право запропонувати суду питання, роз'яснення яких, на їхню думку, потребує висновку експерта. У разі відхилення або зміни питань, запропонованих учасниками справи, суд зобов'язаний мотивувати таке відхилення або зміну.
Відповідно до частини 3 статті 99 ГПК України, при призначенні експертизи судом експерт або експертна установа обирається сторонами за взаємною згодою, а якщо такої згоди не досягнуто у встановлений судом строк, експерта чи експертну установу визначає суд. З урахуванням обставин справи суд має право визначити експерта чи експертну установу самостійно.
Щодо експертної установи, суд вважає за доцільне, у зв'язку з законом України “Про затвердження Указу Президента України “Про введення воєнного стану в Україні” від 24.02.2022 року та територіальною наближеністю експертної установи у місті Тернополі, доручити проведення цієї судової експертизи експертам Тернопільського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.
Керуючись статтями 2, 42, 99, 100, 102, 103, 182, 232, 233, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд
1. Заяву (вх.№654/23) Товариства з обмеженою відповідальністю “Завод решіткового настилу” - позивача та заяву (вх.№661/23) відповідача-1 - Товариства з додатковою відповідальністю “Червоноградський завод металоконструкцій” про призначення судової експертизи у справі №914/2380/21 задоволити.
2. Призначити у справі №914/2380/21 судову експертизу, проведення якої доручити експертам Тернопільського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України (46020, м. Тернопіль, вул. Будного, 48).
3. На розгляд експертам поставити таке питання:
Чи є знак для товарів і послуг «ZRN» за Свідоцтвом України (№ 270187), отриманий відповідачем-1 - Товариством з додатковою відповідальністю “Червоноградський завод металоконструкцій”, схожим з комерційним (фірмовим) найменуванням «ZRN» позивача - Товариства з обмеженою відповідальністю “Завод решіткового настилу” настільки, що їх можна сплутати?
4. Витрати з проведення судової експертизи покласти на позивача.
5. За результатами експертизи експерту підготувати відповідно до ст.98 ГПК України висновок експерта, який направити суду та учасникам справи.
6. Попередити експерта про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок та за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов'язків.
7. Зупинити провадження у справі №914/2380/21 на час проведення експертизи.
Ухвала набирає законної сили в порядку ст. 235 ГПК України та може бути оскаржена до Західного апеляційного господарського суду відповідно до розділу 4 ГПК України.
Веб-адреса сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі інтернет, за якою учасники справи можуть отримати інформацію по справі, що розглядається - http://court.gov.ua/fair/sud5015, а також у Єдиному державному реєстрі судових рішень за веб-адресою http://reyestr.court.gov.ua.
Повний текст ухвали складено та підписано 20.02.2023р.
Суддя Коссак С.М.