ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА
01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 44-Б тел. 284-18-98
Справа № 54/13909.04.10
За позовом Компанії "Лєк фармацевтська дружба д.д."
до 1) Підприємства з іноземною інвестицією у формі товариства з обмеженою
відповідальністю "ФАЛБІ";
2) Державного департаменту інтелектуальної власності МОН України
про визнання недійсним свідоцтва України № 99529 на знак для товарів і
послуг "Амокси-АПО-Клавулін"
Суддя Демченко Т.С.
Представники:
від позивача Мельник Л.В., за дов. б/н від 05.05.2009 р.
від відповідача-1 не з'явився
від відповідача-2 Запорожець Л.Г., за дов. б/н від 10.03.2009 р.
Компанія "Лєк фармацевтська дружба д.д." звернулася до Господарського суду м. Києва з позовом до Підприємства з іноземною інвестицією у формі товариства з обмеженою відповідальністю "ФАЛБІ" (відповідач-1) та Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (відповідач-2) про визнання недійсним свідоцтва України № 99529 на знак для товарів і послуг "Амокси-АПО-Клавулін" та зобов'язання Державного департаменту інтелектуальної власності внести відповідні зміни до Державного реєстру знаків для товарів і послуг і здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність".
Позовні вимоги обґрунтовані тим, що знак для товарів і послуг "Амокси-АПО-Клавулін" не відповідає умовам надання правової охорони з огляду на його схожість до ступеня змішування із зареєстрованим за позивачем знаком для товарів і послуг "Амоксиклав". Також, на думку позивача, така схожість знаків може ввести в оману споживача щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар чи надає послугу.
Ухвалою суду від 17.04.2009 р. порушено провадження у справі № 54/139, розгляд справи призначено на 06.05.2009 р.
Одночасно з позовом позивачем подано заяву про забезпечення позову шляхом:
- заборони Підприємству з іноземною інвестицією у формі товариства з обмеженою відповідальністю "ФАЛБІ" до винесення рішення суду та набрання ним законної сили відчужувати знак для товарів і послуг "Амокси-АПО-Клавулін" за свідоцтвом України № 99529 у будь-який спосіб, відмовлятися від свідоцтва України № 99529 на знак для товарів і послуг "Амокси-АПО-Клавулін" повністю або частково, видавати ліцензії на використання знаку для товарів і послуг "Амокси-АПО-Клавулін" за свідоцтвом України № 99529;
- заборони Державному департаменту інтелектуальної власності до винесення рішення суду та набрання ним законної сили вносити до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомості про зміни, пов'язані зі зміною особи власника (власників) свідоцтва України № 99529 на знак для товарів і послуг "Амокси-АПО-Клавулін", про припинення дії свідоцтва України № 99529 на знак для товарів і послуг "Амокси-АПО-Клавулін" повністю або частково та про видачу ліцензії на використання знака для товарів і послуг "Амокси-АПО-Клавулін" за свідоцтвом України № 99529.
Заява про забезпечення позову задоволена судом частково в частині заборони Державному департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України до винесення рішення суду у справі № 54/139 та набрання ним законної сили вносити до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомості про зміни, пов'язані зі зміною особи власника (власників) свідоцтва України № 99529 на знак для товарів і послуг "Амокси-АПО-Клавулін".
У зв'язку з неявкою відповідача-1 та неподанням ним витребуваних документів розгляд справи відкладено на 27.05.2009 р.
Відповідач-2 у поданому відзиві заперечив проти вимог позивача, пославшись на те, що відповідачем-1 під час проведення експертизи заявки та видачі оспорюваного свідоцтва не було виявлено підстав для відмови в наданні правової охорони позначенню "Амокси-АПО-Клавулін", а позначення "Амокси-АПО-Клавулін" за оспорюваним свідоцтвом не є схожим настільки, що його можна спутати із позначенням "Амоксиклав" за свідоцтвом № 42286.
У поданому 27.05.2009 р. відзиві відповідач-1 також заперечив проти вимог позивача і просив відмовити у їх задоволенні, обґрунтовуючи свої заперечення тим, позначення "Амокси-АПО-Клавулін" не є схожим настільки, що його можна спутати із позначенням "Амоксиклав" за свідоцтвом № 42286, а зображення знака "Амокси-АПО-Клавулін", яке міститься на упаковці, внаслідок кардинальної відмінності від зображення знака "Амоксиклав", ніяким чином не може ввести в оману споживача щодо товару, послуги та особи, яка виробляє відповідний товар.
Ухвалою від 17.06.2009 р. у справі № 54/139 призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено безпосередньо спеціалісту, а саме атестованому судовому експерту відповідно до витягу з Реєстру атестованих судових експертів Коваленко Тетяні Вікторівні, провадження у справі відповідно до ст. 79 ГПК України зупинено до отримання висновків експертизи.
25.08.2009 р. до суду надійшов висновок № 563 судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, згідно з яким:
1. Позначення "Амокси-АПО-Клавулін", що охороняється свідоцтвом України № 99529, та позначення "Амоксиклав", що охороняється свідоцтвом України № 42286, є схожими настільки, що їх можна сплутати.
2. Позначення "Амокси-АПО-Клавулін", що охороняється свідоцтвом України № 99529, є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар.
Ухвалою суду від 31.08.2009 р. поновлено провадження у справі, її розгляд призначено на 21.10.2009 р.
У наданих додаткових пояснення на висновок судової експертизи позивач вважає зазначений висновок обґрунтованим, вірним по суті та таким, що відповідає матеріалам справи.
Відповідач-2 у наданих поясненнях на висновок судової експертизи зазначає, що він є необґрунтованим та таким, що викликає сумнів у його правильності.
У судове засідання 21.10.2009 р. представник відповідача-1 не з'явився, через відділ діловодства суду подав клопотання про відкладення розгляду справи у зв'язку з неможливістю явки представника, який перебуває у відпустці. Клопотання судом задоволено, розгляд справи відкладено на 20.11.2009 р.
У судове засідання 20.11.2009 р. представник відповідача-1 не з'явився, витребуваних документів суду не надав. Ухвалою суду від 20.11.2009 р. розгляд справи відкладено на 15.01.2010 р.
У зв'язку із перебуванням судді Демченко Т.С. на лікарняному, судове засідання, призначене на 15.01.2010 р., не відбулося. Ухвалою суду від 15.02.2010 р. розгляд справи призначено на 24.02.2010 р.
У судове засідання 24.02.2010 р. представник відповідача-1 не з'явився, про причини неявки суд не повідомив, у зв'язку з чим розгляд справи відкладено на 16.04.2010 р.
Ухвалою суду від 03.03.2010 р. виправлено описку у зазначенні дати та часу розгляду справи, вказаних в ухвалі від 24.02.2010 р.
Як вбачається зі змісту висновку № 563 судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, схожість знаків для товарів і послуг "Амокси-АПО-Клавулін" та "Амоксиклав" обґрунтовується експертом тим, що вказані позначення є схожими за фонетичним, графічним та семантичними ознаками.
Згідно з ч. 4 ст. 5 Закону України "Про охорону знаків для товарів і послуг" обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.
Як передбачено пунктом 4.3.2.4. Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України № 116 від 28.07.1995 р. (в редакції наказу Державного патентного відомства України № 72 від 20.08.1997 р.), позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.
Враховуючи різну кількість складів та звуків порівнюваних позначень, наявність у позначенні "Амокси-АПО-Клавулін", що охороняється свідоцтвом України № 99529, середньої частини -АПО-, яка відсутня у позначенні "Амоксиклав" за свідоцтвом України № 99529, та враховуючи різне звучання кінцевих частин порівнюваних позначень, висновки експерта щодо фонетичної схожості вказаних позначень викликають сумнів у їх правильності.
Також викликає сумнів у його правильності висновок експерта щодо графічної схожості порівнюваних позначень, оскільки експерт лише припускає можливість їх схожості за певних умов використання, зазначаючи, що "знак для товарів і послуг "Амокси-АПО-Клавулін" за свідоцтвом України № 42286 та знак для товарів і послуг "Амоксиклав" за свідоцтвом України № 99529 можуть бути схожими за графічними ознаками за певним умов їх використання, тобто вони можуть стати схожими настільки, що виникне ризик їх сплутування споживачем у разі виконання їх однаковим шрифтом та/або кольором та/або у складі однакових за графічними елементами етикеток".
Як передбачено п. 9.2. Роз'яснення Вищого арбітражного суду України № 02-5/424 від 11.11.1998 р. "Про деякі питання практики призначення судової експертизи", якщо висновок експерта визнано необґрунтованим чи таким, що суперечить іншим матеріалам справи, або коли він викликає сумнів у його правильності, з ініціативи суду або за клопотанням учасників процесу призначається повторна судова експертиза.
Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку про необхідність призначення у справі повторної експертизи об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої суд вважає за доцільне доручити безпосередньо спеціалісту, а саме атестованому судовому експерту відповідно до витягу з Реєстру атестованих судових експертів Мещеряковій Н.М.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 79 Господарського процесуального кодексу України у зв'язку із призначенням судової експертизи провадження у справі підлягає зупиненню до отримання висновків експертизи.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 41, 79, 86 ГПК України, суд
1. Призначити у справі № 54/139 повторну судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручити атестованому судовому експерту відповідно до витягу з Реєстру атестованих судових експертів Мещеряковій Наталії Миколаївні (робоча адреса: ТОВ "Експертне бюро з питань інтелектуальної власності", 04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, буд. 32, оф. 9).
2. На вирішення експерта поставити наступні питання:
- Чи є такими самими або спорідненими товари і послуги, для яких зареєстрований знак для товарів і послуг "Амокси-АПО-Клавулін" , що охороняється свідоцтвом України № 99529, із товарами і послугами, для яких зареєстрований знак для товарів і послуг "Амоксиклав", що охороняється свідоцтвом України № 42286?
- Чи є позначення "Амокси-АПО-Клавулін", що охороняється свідоцтвом України № 99529, та позначення "Амоксиклав", що охороняється свідоцтвом України № 42286, схожими настільки, що їх можна сплутати?
- Чи є позначення "Амокси-АПО-Клавулін", що охороняється свідоцтвом України № 99529, оманливим або таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар?
3. Попередити експерта про кримінальну відповідальність, передбачену ст.ст. 384 та 385 Кримінального кодексу України.
4. Ухвалу та матеріали справи № 54/139 надіслати на адресу експерта: 04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, буд. 32, оф. 9, ТОВ "Експертне бюро з питань інтелектуальної власності".
5. Витрати по проведенню експертизи покласти на Підприємство з іноземною інвестицією у формі товариства з обмеженою відповідальністю "ФАЛБІ" (03170, м. Київ, вул. Тулузи, 3 Б). Зобов'язати Підприємство з іноземною інвестицією у формі товариства з обмеженою відповідальністю "ФАЛБІ" здійснити попередню оплату експертизи відповідно до виставленого експертом рахунку.
6. Зобов'язати експерта після проведення дослідження та підготовки письмового висновку направити належним чином засвідчені копії експертного висновку сторонам у справі.
7. Провадження у справі № 54/139 зупинити до закінчення проведення судової експертизи.
Суддя Т.С. Демченко